ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-783/2020-ГК

 г. Москва                                                                                    Дело № А40-248334/2019 

«12» февраля 2020г.

Резолютивная часть постановления объявлена «05» февраля 2020г.

Постановление изготовлено в полном объеме «12» февраля 2020г. 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А.Птанской,

судей В.Р.Валиева, А.И.Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное Агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09 декабря 2019 года 

по делу № А40-248334/19, принятое судьей Ведерниковым М.А., 

по иску Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное Агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ОГРН: 

<

***>; юр. адрес: юр. адрес: 121059, 

<

...>) 

к Публичному акционерному обществу «Арзамасский машиностроительный завод» (ОГРН: 

<

***>; юр. адрес: 607220, 

<

...>) 

третьи лица: Роспатент, Минфин России о взыскании лицензионного платежа 

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 08.07.2019

от ответчика: извещен, представитель не явился

от третьих лиц: извещен, представитель не явился

У С Т А Н О В И Л:

ФГБУ «ФАПРИД» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ПАО "АМЗ" о взыскании штрафа в размере 500 000 рублей по договору от 25.09.2012 № 1- 01-12-00559 и обязании предоставить отчетную документацию за соответствующие периоды.

Решением от 09 декабря 2019г. Арбитражного суда г.Москвы исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскан штраф в размере 250 000 рублей. Ответчик обязан предоставить отчетную документацию за III, IV кв.2016г.,  I-IV  кВ. 2017г., I-IV кВ. 2019г. По лицензионному договору № 1-01-12-00559 от 25.09.2012г. В остальной части отказано в удовлетворении исковых требований. 

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить иск в полном объеме, ссылаясь на то, что суд неверно применил нормы материального прва в части исчисления срока исковой давности.

Представитель истца в судебном заседании апелляционной инстанции доводы жалобы поддержал.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

 Представители 3-х  лиц в судебное заседание не явились, извещены.

Законность и обоснованность принятого решения проверены апелляционной инстанцией в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителя истца, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела и  установлено судом, между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ «ФАПРИД» (далее - Лицензиар), и открытым акционерным обществом «Арзамасский машиностроительный завод» (далее - Предприятие, Лицензиат) заключен Лицензионный 2 договору от 25.09.2012 № 1-01-12-00559 (далее -Договор) о предоставлении Ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации. На основании норм главы 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) Предприятие изменило свое наименование. 

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ новое наименование общества -Публичное акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод» (ПАО «АМЗ»). В соответствии с п. 7.2 Договора за предоставленное право на использование РИД, Лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере 7 234 491. 65 руб. Лицензионный платеж перечисляется Лицензиатом на счет Лицензиара пропорциональными платежами по отношению к средствам, поступающим на счет Лицензиата согласно условиям договора комиссии в течение 30 (тридцати) дней с дат поступления соответствующих средств за поставляемую продукцию. 

В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании РИД. В соответствии с п. 9.1. Договора, Лицензиат в течение 30 (тридцати) дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию, предусмотренную п. 1.9. Договора, в том числе отчет о выполнении Договора по форме, указанной в разделе 14 Договора (в соответствии со ст. 1237 ГК РФ), содержащий сведения о дате и сумме полученной Лицензиатом выручки от использования РИД. Под «Отчетной документацией» согласно п. 1.9 Лицензионного договора понимается: - отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 Лицензионного договора; - выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по договору комиссии; - копия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; - копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; - копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту; Под «Отчетным периодом» согласно п. 1.8 Лицензионного договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия Лицензионного договора. Как пояснил истец, обязательство по предоставлению отчетной документации является единственной мерой контроля за надлежащим исполнением условий Договора со стороны Предприятия. 

Только из отчетной документации, предоставляемой Предприятием ФГБУ «ФАПРИД» получает сведения о поступлении валютной выручки по контракту. Таким образом, обязанность предоставить отчетную документацию возникает у Ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом. 

Крайняя дата предоставления отчетной документации за: I квартал 2014 года - 30 апреля 2014 года; II квартал 2014 года - 31 июля 2014 года; III квартал 2014 года - 31 октября 2014 года; IV квартал 2014 года - 31 января 2015 года; I квартал 2015 года - 30 апреля 2015 года; II квартал 2015 года - 31 июля 2015 года; III квартал 2015 года - 31 октября 2015 года; IV квартал 2015 года - 31 января 2016 года; I квартал 2016 года - 30 апреля 2016 года; II квартал 2016 года - 31 июля 2016 года; III квартал 2016 года - 31 октября 2016 года; IV квартал 2016 года - 31 января 2017 года; I квартал 2017 года - 30 апреля 2017 года; II квартал 2017 года - 31 июля 2017 года; III квартал 2017 года - 31 октября 2017 года; IV квартал 2017 года - 31 января 2018 года; 3 I квартал 2018 года - 30 апреля 2018 года; II квартал 2018 года - 31 июля 2018 года; III квартал 2018 года - 31 октября 2018 года; IV квартал 2018 года - 31 октября 2018 года. 

Согласно п. 1.9 лицензионного договора в отчетной документации отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию). Таким образом, предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет. Несмотря на указанные нормы гражданского законодательства и условия Лицензионного договора, Предприятием допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору. 

В соответствии с разделом 9 лицензионного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за нарушение пункта 9.1 Лицензионного договора, а именно о представлении Лицензиару отчётной документации в течение 30 дней, следующих за отчётным периодом. 

Предприятием не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за I-IV кв. 2014 г., I-IV кв. 2015 г., I-IV кв. 2016 г., I кв. 2017 г., I-IV кв. 2018 г. (20 отчетных периодов) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетными периодами (п. 9.1 лицензионного договора), тем самым Предприятие нарушило условия лицензионного договора и п. 1 ст. 1237 ГК РФ. Следовательно, Предприятие обязано оплатить в доход федерального бюджета штраф в размере 500 000 рублей (25 000 руб. х 20 отчетных периодов). 

В адрес предприятия была направлена претензия от 28.03.2019 исх. № 464/5-3-АН с требованием предоставить отчетную документацию, и оплатить штраф в размере 500 000 рублей. 

Доводы ответчика, указанные в отзыве, судом первой инстанции признаны обоснованными в части заявления о пропуске сроков исковой давности в отношении части требований о взыскании неустойки (штрафа) и исполнению обязанности по представлению отчетной документации, в силу следующего.

Согласно пункту 2.1 заключенного между Учреждением (Лицензиар) и Общество\ (Лицензиат) лицензионного договора, на котором основаны требования Истца (далее - Договор) Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора право на использование Результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств Лицензиата в соответствии с условиями Договора комиссии и Контракта, а Лицензиат уплачивает Лицензиару за право пользования Результатами интеллектуальной деятельности платеж в соответствии с пунктом 7.2 Договора. В силу пункта 9.1 Договора Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию. В соответствии с пунктом 1.8 Договора отчетный период - каждый календарный квартал в течение срока действия Договора. 

В силу пункта 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По условиям Договора обязанность предоставить отчетную документацию возникает у Ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом. 

Предметом иска является, в том числе, требование о взыскании штрафа за непредставление и предоставление отчетной документации за 1-4 квартал 2014 года, 1-4 квартал 2015 года, 1-2 квартал 2016 года. Обязанность по предоставлению указанной документации должна была быть исполнена Учреждением не позднее 30.04.2014, 31.07.2014, 31.10.2014, 31.01.2015, 30.04.2015, 31.07.2015, 31.10.2015, 31.01.2016, 30.04.2016, 31.07.2016 соответственно. Именно с указанных дат Истец должен был узнать о нарушении своих прав. Поскольку с настоящим иском Учреждение обратилось лишь 18.09.2019, то предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности по вышеуказанным требованиям истек (30.04.2017, 31.07.2017, 31.10.2017, 31.01.2018, 30.04.2018, 31.07.2018, 31.10.2018, 31.01.2019, 30.04.2019, 31.07.2019 соответственно).

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска части требований о взыскании штрафа за непредставление отчетной документации за 1-4 квартал 2014 года, 1-4 квартал 2015 года, 1-2 квартал 2016 года и понуждении Общества предоставить указанную отчетность в связи с истечением срока исковой давности. 

Наряду с изложенным, судом отклонен довод ответчика о том, что обязанность по предоставлению отчетов прекратилась после исполнения обязательств по договору комиссии в силу следующих обстоятельств. 

В соответствии с п. 9.5 лицензионного договора по окончании срока действия договора комиссии Лицензиат в течение 5 дней в письменной форме информирует об этом Лицензиара. Однако, как пояснил истец ПАО «АМЗ» не представило документы, подтверждающие исполнение Договора комиссии. При этом условиями Договора комиссии не предусмотрено направление дополнительных документов в адрес ФГБУ «ФАПРИД» при изменении сроков поставки продукции инозаказчику или изменению порядка оплаты за поставленную продукцию. Таким образом, только из уведомления Лицензиата об исполнении договора комиссии ФГБУ «ФАПРИД» получает достоверные сведения о завершении поставки продукции. Однако, доказательств направления в адрес ФГБУ «ФАПРИД» такого уведомления Ответчиком в материалы дела не предоставлено. 

При этом согласно п. 1.9 лицензионного договора в отчетной документации отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию). Пунктом 9.1 лицензионного договора установлена обязанность Предприятия в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставить Лицензиару отчетную документацию. Под отчетным периодом понимается каждый календарный квартал в течение срока действия Договора (п. 1.8 Договора). Таким образом, с момента подписания лицензионного договора (25.09.2012) у Предприятия возникла обязанность по представлению отчетов, предусмотренных разделом 14, каждый календарный квартал. В соответствии с разделом 2 лицензионного договора право на использование РИД предоставляется на срок действия именно лицензионного договора. 

Также ФГБУ «ФАПРИД» обращает внимание суда на то, что в разделе 13 лицензионного договора предусмотрено, что договор считается заключенным и действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств именно по лицензионному договору. В соответствии с п. 7.5 даже после прекращения срока действия лицензионного договора положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы отношения сторон, связанные с платежами, обязательства по которым возникли в период действия договора. Однако согласно пояснениям ФГБУ «ФАПРИД» лицензионный договор на момент рассмотрения спора не расторгнут и, следовательно, является действующим. Таким образом, предоставление отчетной документации в соответствии с п. 9.1 лицензионного договора является обязательным условием для Ответчика и не зависит от действия договора комиссии. 

Доводы ответчика в остальной части отклонены, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам и не подтверждены документально. 

Доводы ответчика об отсутствии взаимосвязи предоставления отчетов об использовании РИД и иных условий лицензионного договора судом первой инстанции отклоняются, в силу положений ст. 1237 ГК РФ.

Данная норма предусматривает установление условиями лицензионного договора срока и порядка предоставления Лицензиатом отчетной документации, что урегулировано настоящим договором в разделах 9 и 13. 

Ответчик в отзыве подтверждает, что товар, являющийся предметом поставки инозаказчику по Дополнению от 09.06.2012 № 1239806110389-1211845, отгружен Предприятием в полном объеме. Иными словами Ответчик реализовал свое право на использование РИД, предоставленное ему по лицензионному договору, в полном объеме.

В соответствии с п. 7.2 лицензионного договора за предоставленное по договору право на использование РИД Лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере 7 234 491, 65 руб. Согласно п. 7.3 заключенного договора лицензионный платеж оплачивается Лицензиатом на счет Лицензиара поэтапными платежами, пропорциональными полученной Лицензиатом выручке от использования РИД, в срок не позднее 30 дней после получения выручки за соответствующий этап. На момент подачи искового заявления и рассмотрения настоящего судебного дела лицензионный платеж по спорному договору оплачен частично в размере 5 726 763, 73 руб. 

Также на соответствующий вопрос суда ФГБУ «ФАПРИД» пояснило, что, согласно сведениям, представленным Предприятием при заключении лицензионного договора 6 (дополнение от 09.06.2012 № 1239806110389-1211845 к договору комиссии от 05.04.2012 № Р/1239806110389-1211074 между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «АМЗ» при выполнении дополнительного соглашения от 12.04.2012 № 1239806110389 к рамочному контракту от 29.02.2012 № Р/039806132005) общая стоимость поставляемого имущества составляет 235 760 000, 00 руб. Данный факт сторонами не оспаривается. Выручка Ответчиком отражена в отчетной документации за 2012 - 2013 гг. Поступившая выручка ПАО «АМЗ» составила 186 624 640, 97 руб. 

Лицензионный платеж оплачен частично. Таким образом, предприятием в отчетной документации не отражено поступление валютной выручки на сумму 49 135 359, 03 руб. На основании изложенного, по мнению истца, Ответчик умышленно не предоставляет отчетную документацию, чтобы скрыть полученную по контракту выручку, поскольку Истец осуществляет расчет размера лицензионного платежа именно на основании отчетной документации и сведений о выручке, отраженных в ней. 

По мнению суда, доводы ответчика о том, что Договор комиссии является прекратившим свое действие на основании исполнения ПАО «АМЗ» своих обязательств по договору (отгрузка продукции инозаказчику) в связи с чем обязательства по лицензионному договору также прекратились являются необоснованными и подлежат отклонению в силу следующего. При неотражении ответчиком поступившей выручки в полном объеме ссылка ответчика на то, что он осуществил поставку продукции в полном объеме, права на которые принадлежат Российской Федерации, инозаказчику, при этом не получил полную выручку от поставки и, не претендуя на получение полной выручки, считает исполненным Договор комиссии противоречит нормам действующего законодательства, поскольку в указанном случае, Предприятие незаконно совершило часть поставки, по которой не получена выручка и, следовательно, не оплачен лицензионный платеж в бюджет Российской Федерации, чем причинен ущерб интересам Российской Федерации, что не может быть признано судом правомерным. 

Согласно представленному расчету истца, на основании п. 9.1 Договора Ответчик обязан выплатить Истцу штраф в размере 500 000 руб. 00 коп. 

Однако в расчете штрафа истцом допущена ошибка. 

Как установлено в ходе судебного разбирательства по делу, истцом пропущен срок исковой давности по 10-ти отчетным периодам. 

Таким образом, суд первой инстанции, проведя самостоятельный расчет, пришел к выводу, что сумма штрафа составляет 250 000 руб. (25 000 руб. х 10 отчетных периодов 3-4 квартал 2016 г., 1-4 квартал 2017 г., 1-4 квартал 2018 г.) 

Довод апелляционной жалобы о неверном исчислении срока исковой давности был предметом исследования судом первой инстанции, ему дана надлежащая оценка, с которой апелляционный суд соглашается.

Иных доводов апелляционная жалоба не содержит.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями  110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 декабря 2019 года по делу № А40-248334/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:                     Е.А. Птанская

Судьи:              В.Р. Валиев

                                                                                                                   А.И. Трубицын