?????

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№09АП-9447/2023

Дело № А40-182465/22

г. Москва

22 марта 2023г.

Резолютивная часть постановления объявлена 15 марта 2023г.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 марта 2023г.

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Ю.Н. Кухаренко, 

судей Е.А. Птанской, А.И. Трубицына,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "Уральское производственное предприятие "Вектор" 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2022 

по делу №А40-182465/22, по иску Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к акционерному обществу "Уральское производственное предприятие "Вектор" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

об обязании, при участии в судебном заседании: 

от истца - ФИО2 по доверенности от 06.02.2023 

от ответчика - ФИО3 по доверенности 

от третьего лица - извещен, представитель не явился,

 

                                                                                  УСТАНОВИЛ:

ФГБУ «Фаприд» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к АО "Уральское производственное предприятие "Вектор" о взыскании для перечисления в федеральный бюджет штраф в размере 725 000 рублей за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 09.08.2011 № 1-01-11-00518 и обязании АО «Уральское производственное предприятие «Вектор» предоставить отчетную документацию за период с 1 кв. 2015 года - 1 кв. 2022 года по лицензионному договору от 09.08.2011 № 11-01-11-00518.

Решением суда от 26.12.2022 акционерное общество "Уральское производственное предприятие "Вектор" обязано предоставить отчетную документацию за период с II кв. 2019 г. по I кв. 2022 г. включительно.

С акционерного общества "Уральское производственное предприятие "Вектор" в пользу федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" взыскан штраф в размере 300 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

АО "Уральское производственное предприятие "Вектор", не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, что условия п.7.1, лицензионного договора не предусматривают уплату пропорциональных платежей, напротив, в п. 7.2. сторонами согласован фиксированный платеж в размере 62620 долл. США 69 центов после уплаты которого стороны в течение 10 календарных дней оформляют Акт выполненных обязательств в соответствии с п. 7.6. лицензионного договора. В связи с чем, вывод суда первой инстанции о необходимости предоставления отчетной документации для правильного исчисления пропорциональных платежей в целях своевременного зачисления их в федеральный бюджет не соответствует условиям лицензионного договора имеющемся в материалах дела.

Также ссылается на то, что требование о предоставлении ежеквартальной отчетности по истечении срока действия лицензионного договора в связи с его исполнением согласно п.7.6, лицензионного договора, п.1 ст. 407, ст. 408 ГК РФ, является необоснованным, поскольку право на использование РИД передано Лицензиату на срок действия лицензионного договора (пункт 2.1. договора).

Полагает, что им были приняты надлежащие меры по прекращению действия лицензионного договора с указанием наличия оснований для направления ему для подписания акта в соответствии с пунктами 13.1. и 7.6. лицензионного договора.

Полагает, что оформление Акта выполнения обязательств является лишь правоподтверждающим актом исполнения лицензионного договора срок подписания которого ограничен 10-ю днями с момента полной уплаты лицензионного платежа (п.7.6.), в связи с чем Акт не может быть оформлен с момента востребования по п. 2 ст. 314 ГК как это было установлено судом в предпоследнем абзаце на 6 странице Решения.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддерживает в полном объеме.

Истец с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Третье лицо в заседание апелляционного суда не явилось, извещено надлежащим образом.

Как усматривается из материалов дела, между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ «ФАПРИД» (далее - Истец, Лицензиар), и Акционерное общество «Уральское производственное предприятие «Вектор» (далее - Ответчик, Предприятие, Лицензиат) заключен лицензионный договор от 09.08.2011 № 1-01-11-00518 о предоставлении Ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании РИД.

Согласно п. 9.1 Лицензионного договора Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию.

Под «Отчетной документацией» согласно п. 1.9 Лицензионного договора понимается:

- отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 лицензионного договора;

- выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по договору комиссии;

-  опия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту;

-  копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту;

- копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту.

Под «Отчетным периодом» согласно п. 1.9 лицензионного договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия Договора.

Таким образом, обязанность предоставить отчетную документацию возникает у Ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Крайняя дата предоставления отчетной документации за:

I квартал 2015 года -30 апреля 2015 года;

II квартал 2015 года - 30 июля 2015 года;

III квартал 2015 года - 30 октября 2015 года;

IV квартал 2015 года - 30 января 2016 года;

I квартал 2016 года - 30 апреля 2016 года;

II квартал 2016 года - 30 июля 2016 года;

III квартал 2016 года - 30 октября 2016 года;

IV квартал 2016 года - 30 января 2017 года;

I квартал 2017 года -30 апреля 2017 года;

II квартал 2017 года - 30 июля 2017 года;

III квартал 2017 года - 30 октября 2017 года;

IV квартал 2017 года - 30 января 2018 года;

I квартал 2018 года - 30 апреля 2018 года;

II квартал 2018 года - 30 июля 2018 года;

III квартал 2018 года - 30 октября 2018 года;

IV квартал 2018 года - 30 января 2019 года;

I квартал 2019 года - 30 апреля 2019 года;

II квартал 2019 года - 30 июля 2019 года;

III квартал 2019 года - 30 октября 2019 года;

IV квартал 2019 года - 30 января 2020 года;

I квартал 2020 года - 30 апреля 2020 года;

II квартал 2020 года - 30 июля 2020 года;

III квартал 2020 года - 30 октября 2020 года;

IV квартал 2020 года - 30 января 2021 года;

I квартал 2021 года - 30 апреля 2021 года.

II квартал 2021 года - 30 июля 2021 года;

III квартал 2021 года - 30 октября 2021 года;

IV квартал 2021 года - 30 января 2022 года;

I квартал 2022 года - 30 апреля 2022 года.

Согласно п. 9.1 Лицензиат в течении 30 дней, следующих за отчетным периодом предоставляем Лицензиару отчетную документацию, в которой отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию).

Согласно п. 7.1 лицензионного договора лицензионный платеж переводится Лицензиатом на счет Лицензиара пропорциональными платежами в течение 30 дней с даты подписания Договора.

Таким образом, предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

Несмотря на указанные нормы гражданского законодательства и условия Лицензионного договора, Предприятием допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору.

В соответствии с п. 9.6 лицензионного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за нарушение пункта 9.1 Лицензионного договора, а именно о представлении Лицензиару отчётной документации в течение 30 дней, следующих за отчётным периодом.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ штрафом признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. По требованию об уплате штрафа кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как пояснял истец, предприятием не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за I квартал 2015 - I кв. 2022 года (29 отчетный период) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетными периодами (п. 9.1 лицензионного договора), тем самым Предприятие нарушило условия лицензионного договора и п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

Следовательно, Предприятие обязано оплатить в доход федерального бюджета штраф в размере 725 000 рублей (25 000 руб. х 29 отчетных периодов).

В соответствии с п. 12.1 лицензионного договора Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от 21.06.2022 № 766/3.1.3-ГИ с требованием предоставить отчетную документацию за период с I кв. 2015 года -1 кв. 2022 года и оплатить штраф в размере 725 000 рублей.

На основании изложенных обстоятельств, истец по первоначальному иску обратился в суд о взыскании неустойки (штрафа) и обязании осуществить действия по предоставлению отчетности.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований, в силу следующих обстоятельств.

В соответствии с п. 1, 5 ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии с положениями ст. ст. 307-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Доводы ответчика, указанные в отзыве судом первой инстанции были признаны обоснованными в части заявления о пропуске сроков исковой давности в отношении части требований о взыскании неустойки (штрафа) и исполнению обязанности по представлению отчетной документации, а именно применительно к периоду – I квартал 2015 года - I квартал 2019 года, в силу следующего.

Согласно пункту 2.1 заключенного между Учреждением (Лицензиар) и Общество\ (Лицензиат) лицензионного договора, на котором основаны требования Истца (далее -Договор) Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора право на использование Результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств Лицензиата в соответствии с условиями Договора комиссии и Контракта, а Лицензиат уплачивает Лицензиару за право пользования Результатами интеллектуальной деятельности платеж в соответствии с пунктом 7.2 Договора.

В силу пункта 9.1 Договора Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию.

В соответствии с пунктом 1.9 Договора отчетный период - каждый календарный квартал в течение срока действия Договора.

В силу пункта 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По условиям Договора обязанность предоставить отчетную документацию возникает у Ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Предметом иска Учреждения является, в том числе, требование о взыскании штрафа за непредставление и предоставление отчетной документации с

I квартал 2015 года -30 апреля 2015 года;

II квартал 2015 года - 30 июля 2015 года;

III квартал 2015 года - 30 октября 2015 года;

IV квартал 2015 года - 30 января 2016 года;

I квартал 2016 года - 30 апреля 2016 года;

II квартал 2016 года - 30 июля 2016 года;

III квартал 2016 года - 30 октября 2016 года;

IV квартал 2016 года - 30 января 2017 года;

I квартал 2017 года -30 апреля 2017 года;

II квартал 2017 года - 30 июля 2017 года;

III квартал 2017 года - 30 октября 2017 года;

IV квартал 2017 года - 30 января 2018 года;

I квартал 2018 года - 30 апреля 2018 года;

II квартал 2018 года - 30 июля 2018 года;

III квартал 2018 года - 30 октября 2018 года;

IV квартал 2018 года - 30 января 2019 года;

I квартал 2019 года - 30 апреля 2019 года;

II квартал 2019 года - 30 июля 2019 года;

III квартал 2019 года - 30 октября 2019 года;

IV квартал 2019 года - 30 января 2020 года;

I квартал 2020 года - 30 апреля 2020 года;

II квартал 2020 года - 30 июля 2020 года;

III квартал 2020 года - 30 октября 2020 года;

IV квартал 2020 года - 30 января 2021 года;

I квартал 2021 года - 30 апреля 2021 года.

II квартал 2021 года - 30 июля 2021 года;

III квартал 2021 года - 30 октября 2021 года;

IV квартал 2021 года - 30 января 2022 года;

I квартал 2022 года - 30 апреля 2022 года.

Именно с указанных дат Истец должен был узнать о нарушении своих прав.

Поскольку с настоящим иском Учреждение обратилось лишь 13.05.2022, то предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности по требованию о взыскании штрафа за непредставление и предоставление отчетной документации по I квартал 2019 года включительно истек 30 апреля 2022 года.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Учреждения в части требований о взыскании штрафа за непредставление отчетной документации за период с II квартал 2015 года по 1 квартал 2019 года и в связи с истечением срока исковой давности.

В тексте своего отзыва на исковое заявления, ответчик утверждал, что согласно п. 13.1 Лицензионного договора, он считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до подписания Сторонами акта выполненных работ по Лицензионному договору. В своем отзыве Ответчик также ссылается на п. 4 ст. 1235 ГК РФ, которая гласит следующее: срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. По мнению Ответчика лицензионный договор заключен на пять лет, то есть до 10.08.2017, а значит предоставление отчетов за период со II квартала 2017 года по I квартал 2020 года не требовалось.

Указанные доводы ответчика судом первой инстанции были признаны необоснованными и подлежащими отклонению по следующим основаниям.

Как следует из пункта 1 статьи 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В силу пункта 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

В силу статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором. Как установлено пунктом 3 статьи 425 ГК РФ, законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Как разъяснено в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3,422 ГК РФ). При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно 9 (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

Как указано в пункте 7.6 договора, акт выполнения обязательств по договору подписывается представителями сторон в срок 30 календарных дней с момента полной уплаты платежа лицензиатом по договору в соответствии с пунктом 7.2 договора. В лицензионном договоре не установлено, на какую из сторон возложена инициатива или обязанность по составлению и направлению другой стороне проекта указанного акта. Из этого следует, что право (инициатива) направления предложения или требования о подписании акта принадлежит любой из сторон договора, заинтересованной в его подписании.

Согласно пункту 2 статьи 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Вышеперечисленные аргументы подтверждаются судебной практикой с участием ФГБУ «ФАПРИД», а именно Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу №А40-187843/2020. Как установлено в постановлении Суда по интеллектуальным правам «С учетом содержания положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 421, статьи 431 ГК РФ суд кассационной инстанции исходит из того, что истец и ответчик согласовали свое намерение зафиксировать момент прекращения договора посредством подписания акта выполненных обязательств. Каких-либо иных фактов, определяющих прекращение лицензионного договора, он не содержит.

При таких обстоятельствах судебная коллегия посчитала неправомерным применение судами положений пункта 4 статьи 1235 ГК РФ, согласно которым лицензионный договор по общему правилу считается заключенным на пять лет, ввиду того, что данная норма является диспозитивной, служит для восполнения условия о сроке действия договора в случае, когда его стороны такое условие не предусмотрели и оно не может быть установлено исходя из толкования договора с соблюдением действующего законодательства».

Кроме того, невозможность предоставить акт о выполненных работах со стороны Истца продиктовано тем, что для заключения вышеуказанного акта необходимо наличие всей отчетной документации по использованию результатов интеллектуально деятельности на момент подписания акта о выполненных работах.

С учетом изложенного, в случае установления обстоятельства недобросовестного воспрепятствования лицензиаром в подписании акта, в том числе по требованию лицензиата, условие о прекращении действия договора следовало бы считать наступившим.

Между тем из материалов настоящего дела не усматривается, что учреждение препятствовало подписанию акта, иным образом затягивало совершение такого действия либо безосновательно уклонялось от исполнения своей обязанности по его подписанию после того, как обществом были предприняты все зависящие от него меры по прекращению действия лицензионного договора. Что, однако, нельзя сказать о действиях Ответчика.

Как указывал суд в обосновании решения по аналогичному делу №А40-238571/21-27-1646: «Акт исполнения обязательств, который просит подписать Истец, в п. 4 фиксирует следующее: «Стороны удостоверяют, что в отношении исполнения договора стороны взаимных имущественных либо иных претензий не имеют».

Таким образом, при получении предложения (требования) одной стороны договора о подписании акта другая сторона договора обязана при наличии оснований подписать его в указанный срок, то есть обеспечить наступления условия, предусмотренного пунктом 13.1 договора.

Как указывал суд в Постановлении по делу №А40-66631/2019 довод о том, что представление «нулевых» отчетов не предусмотрено лицензионным договором и требование об их предоставлении является злоупотреблением правом, отклоняется судом кассационной инстанции как несостоятельный. Лицензионный договор не содержит разделения обязанности по представлению отчетной документации только с отражением поступившей валютной выручки и не снимает обязанность по представлению отчетной документации в периоды, когда выручка не поступает на счет лицензиата («нулевые» отчеты). Вопреки доводам кассационной жалобы ответчика в соответствии с условиями заключенного лицензионного договора именно на ответчика возложена обязанность представлять «нулевую» отчетную документацию вплоть до момента подписания акта выполненных обязательств.

Из буквального и системного толкования содержания договора, в том числе с учетом цели договора, существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств (в том числе пункта 1 статьи 1237 ГК РФ) указанный вывод также не следует. При этом, как следует из лицензионного договора и в отсутствие в настоящем деле доказательств иного, обязательство по предоставлению отчетной документации является единственной мерой контроля со стороны учреждения за надлежащим исполнением условий договора обществом, так как только из отчетной документации, предоставляемой ответчиком, истец получает сведения о факте и объеме поступления валютной выручки на счет лицензиата, которые необходимы для правильного определения размера лицензионного платежа и надлежащего его зачисления в федеральный бюджет. Таким образом, поскольку судами не установлено, что обязанность по предоставлению отчетной документации за указанный в иске период была лицензиатом исполнена, обстоятельство недобросовестного уклонения лицензиара от подписания акта выполнения обязательств также не установлено, основания для вывода о прекращении действия лицензионного договора до окончания указанного в иске периода у судов отсутствовали.

Как было указано выше, оснований для применения в такой ситуации пункта 4 статьи 1235 ГК РФ о пятилетнем сроке действия лицензионного договора не имелось, поскольку условие договора о сроке его действия подлежало определению с учетом вышеизложенных обстоятельств и норм материального права.

В своём отзыве Ответчик также утверждал, что без предоставления в адрес ФГБУ «Фаприд» договора комиссии невозможно было бы рассчитать зафиксированную сумму лицензионного договора, и что ФГБУ «Фаприд» мог знать о сроке действия договора комиссии.

Кроме того, для подписания акта о выполненных обязательствах к лицензионному договору необходимо предоставить надлежаще заверенное, документально зафиксированное подтверждение исполнения Договора комиссии, одной стороной которого является Ответчик. Кроме того, согласно п. 1.4 спорный Лицензионный договор также был заключен во исполнение Контракта от 08.10.2010 № Р/003106121356, заключенный с Государственной Пограничной службой Азербайджанской Республики.

Заявляя подобные аргументы, Ответчик неверно истоловал условия лицензионного договора, в соответствии с п. 2.1 которого Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия лицензионного договора право на использование Результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) с целью выполнения обязательств Лицензиата в соответствии с условиями договора комиссии и контракта, а Лицензиат уплачивает Лицензиару за право пользования РИД платеж в соответствии с п. 7.2 лицензионного договора.

Право на использование РИД передается Лицензиату на срок действия лицензионного договора (п. 2.2 заключенного договора).

Так как ФГБУ «ФАПРИД» не является стороной ни Контракта с Инозаказчиком, ни Договора комиссии, единственным способом узнать об исполнении указанных соглашений является предоставление надлежаще оформленных документов об их прекращении со стороны Ответчика.

При этом расторжение контракта с инозаказчиком, оформленное надлежащим образом (путем заключения дополнительного соглашения о расторжении контракта, подписанное уполномоченными лицами всех сторон заключенного контракта) и его своевременное направление в ФГБУ «ФАПРИД» является основанием для внесения соответствующих изменений в лицензионный договор.

Так как Истец не является стороной ни Договора Комиссии, ни Контракта с инозаказчиком, отсоветует реальная возможность контроля за исполнением указанных соглашений, в силу чего основная обязанность по предоставлению всех необходимых документов лежит на Ответчике.

Специфика Контрактов с инозаказчиком и Договора Комиссии на поставку продукции содержащей результаты интеллектуальной деятельности военного специального и двойного назначения заключается на неопределенный срок или до момента подписания соответствующего акта об исполнении взаимных обязательств, в связи с тем, что зачастую, для поставки технологически сложной продукции необходимо достаточно много времени на производство такой продукции, поставку на территорию Инозаказчика и т.д. Не редко, на практике в рамках одного договора комиссии и Контрактов с инозаказчиком могут заключаться Дополнительные соглашения, в которых увеличиваются объемы поставки, конкретизируются иные условия. В таком случае, Дополнительным соглашением могут продлеваться сроки исполнения Договора комиссии и контракта с инозаказчиком. Таким образом, единственным способом контроля за надлежащим исполнением условий Лицензионного договора, Ответчик обязан предоставлять документы и информацию об исполнении Договора комиссии и Контракта инозаказчика.

В тексте своего дополнительного отзыва на исковое заявление (стр. 3), ответчик утверждал, что последний платеж по настоящему Лицензионному договору был произведен 04.07.2017 г. Однако, Истец ранее в тексте Искового заявления и Возражения от 30.09.2022 №1221/2.1-2.1 на ранее направленный Отзыв Ответчика от 14.09.2022 №142/3-171, указал, что АО «УПП «Вектор» не предоставил отчетную документацию по настоящему лицензионному договору начиная с I кв.2015 по I кв. 2022. 

То есть Ответчик сам указал, что он продолжал исполнять обязательства по перечислению суммы лицензионного платежа в пользу бюджета Российской Федерации по настоящему Лицензионному договору, между тем нарушая положения п.9.1, где прямо указано, что Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию.

Как указано в пункте 7.6 договора, акт выполнения обязательств по договору подписывается представителями сторон в срок 30 календарных дней с момента полной уплаты платежа лицензиатом по договору в соответствии с пунктом 7.2 договора. В лицензионном договоре не установлено, на какую из сторон возложена инициатива или обязанность по составлению и направлению другой стороне проекта указанного акта. Из этого следует, что право (инициатива) направления предложения или требования о подписании акта принадлежит любой из сторон договора, заинтересованной в его подписании.

Кроме того, ФГБУ «Ф АИР ИД» (на момент подписания ФБУ «ФАПРИД» в лице Генерального директора и АО «УПП «Вектор»» (на момент подписания ОАО «Уральское производственное предприятие «Вектор») ещё 09.08.2011 года согласовали положение о том, что Лицензионный договор № 1-01-11-00517 действует до момента подписания Сторонами Акта о выполнении обязательств по делу, и закрепили его в рамках п. 13.1. Однако, положения указанного пункта ранее не оспаривались, протокол разногласия по данному основанию также сторонами не подписывался. Иных доводов в пользу того, что Ответчик не был согласен с указанными положениям Лицензионного договора до момента подачи настоящего Искового заявления в материалах дела не представлено.

Таким образом, Ответчик, подписывая настоящий Лицензионный договор, признавал, что в соответствии с п. 13.1 он действует до момента подписания Акта о выполненных обязательствах.

Доводы ответчика в остальной части подлежали отклонению, поскольку не соответствовали фактическим обстоятельствам и не были подтверждены документально.

На основании изложенного, Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования в части обязания акционерного общества "Уральское производственное предприятие "Вектор" предоставить отчетную документацию за период с II кв. 2019 г. по I кв. 2022г. включительно, с учетом применения сроков исковой давности.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 329 ГК РФ предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств, в том числе такой способ, как неустойка.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно представленному расчету истца, на основании п. 9.1 Договора Ответчик обязан выплатить Истцу штраф в размере 300 000 руб. 00 коп.

Как бустановлено в ходе судебного разбирательства по делу, истцом пропущен срок исковой давности по отчетным периодам с II квартал 2015 года по 1 квартал 2019 года

Таким образом, в рассматриваемом случае штраф подлежал начислению за 12 отчетных периодов с II квартал 2019 года по 1 квартал 2022 года.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 329 ГК РФ предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств, в том числе такой способ, как неустойка.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Таким образом, суд первой инстанции, проведя самостоятельный расчет, пришел к выводу, что сумма штрафа составляет 300 000 руб. (25 000 руб. х 12 отчетных периодов с II квартал 2019 года по I квартал 2022 года).

Принимая во внимание положения вышеназванных норм материального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, Арбитражный суд Москвы взыскал с ответчика в пользу истца сумму пени в общем размере 300 000 руб., поскольку ответчик не исполнил свои обязательства в установленный договорами срок, хотя должен был это сделать в силу ст. ст. 309 - 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд первой инстанции удовлетворил требования истца в установленной части.

 

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения. 

В апелляционной жалобе Ответчик заявляет, что п. 7.1 Лицензионного договора не предусматривает уплату пропорциональных платежей, и, что сторонами согласован фиксированный платеж в размере 62 620 долларов США 69 центов после уплаты которого стороны в течение 10 календарных дней оформляют Акт выполненных обязательств в соответствии с п.7.6 Лицензионного договора.

Ответчик не правильно трактует условие договора.

Порядок расчета размера лицензионного платежа определяется Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.03.2008 № 72 «Об утверждении порядка взимания платежей в соответствии с лицензионным договорами, заключаемыми при вовлечении в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, и их предельных размеров». Соответствующее положение закреплено в п. 7.1 Лицензионного договора.

Приказом Минюста России от 21.03.2008 № 72 «Об утверждении порядка взимания платежей в соответствии с лицензионными договорами, заключаемыми при вовлечении в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения и их предельных размеров» установлена следующая формула для расчета размера лицензионного платежа:

Ср=Рр/100хк(Спр - Cg) х dg,

где Ср-размер платежа;

Рр-предельный размер платежа в процентном выражении;

Ск-размер общей выручки лицензиата, в интересах, получения которой заключается лицензионный договор (цена контракта, договора или др.);

Спр - непроизводственные расходы;

dg-доля государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности.

Исходя из представленной формулы можно увидеть, что ключевое значение для расчета Лицензионного платежа имеет размер общей выручки лицензиата, в интересах получения которой заключается лицензионный договор. В том случае, если реальная выручка оказывается больше предполагаемой на момент заключения Лицензионного договора - подписывается Дополнительное соглашение, в котором Стороны согласовывают новую сумму Лицензионного платежа. Указанные данные ФГБУ «Фаприд» имеет возможность получить только от Ответчика и только из отчетной документации.

Так как Истец не является ни стороной Договора Комиссии, ни Контракта с Инозаказчиком, у него отсутствует реальная возможность контроля за исполнением указанных соглашений, в силу чего основная обязанность по предоставлению всех необходимых документов лежит исключительно на Ответчике.

Специфика Контрактов с Инозаказчиком и Договора Комиссии на поставку продукции содержащей результаты интеллектуальной деятельности военного специального и двойного назначения заключается в том, что конкретного срока, когда они должны быть исполнены (точной даты исполнения всех условий контракта с инозаказчиком и договора комиссии) в них не указано. 

Подобные контракты заключаются на неопределенный срок или до момента подписания соответствующего акта об исполнении взаимных обязательств, в связи с тем, что зачастую, для поставки технологически сложной продукции необходимо достаточно много времени на производство такой продукции, поставку на территорию Инозаказчика и т.д. 

Таким образом, единственным способом контроля за надлежащим исполнением условий Лицензионного договора, является отчетная документация, которую обязан предоставлять Ответчик, а также иные документы и информация об исполнении Договора комиссии и Контракта Инозаказчика, также предоставляемые Ответчиком.

Указанная позиция подтверждается и судебной практикой с участием ФГБУ «Фаприд».

Так, согласно тексту Постановления Суда по интеллектуальным правам по делу №А40-66631/2019 «как следует из лицензионного договора и в отсутствие в настоящем деле доказательств иного, обязательство по предоставлению отчетной документации является единственной мерой контроля со стороны учреждения за надлежащим исполнением условий договора обществом, так как только из отчетной документации, предоставляемой ответчиком, истец получает сведения о факте и объеме поступления валютной выручки на счет лицензиата, которые необходимы для правильного определения размера лицензионного платежа и надлежащего его зачисления в федеральный бюджет».

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.01.2022 (полностью изготовлено 14.01.2022) по делу А40-187843/2020, по аналогичным обстоятельствам, с участием ФГБУ «ФАПРИД» было указано также следующее: «Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ).

Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. Как установлено судами, в пункте 13.1 спорного договора сторонами было согласовано, что он вступает в силу с момента его подписания (10.08.2012) и действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств.

С учетом содержания вышеназванного пункта лицензионного договора, положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 421, статьи 431 ГК РФ и изложенных разъяснений суд кассационной инстанции исходит из того, что истец и ответчик согласовали свое намерение зафиксировать момент прекращения договора посредством подписания акта выполненных обязательств. Каких-либо иных фактов, определяющих прекращение лицензионного договора, он не содержит».

Кроме того, Лицензионный договор и период его действия служит источником информации о том, какие результаты интеллектуальной деятельности военного, двойного и специального назначения кому и на какой период переданы для использования. Таким образом, лицензионный договор имеет целью также контроль за распоряжением правами на РИД.

В Апелляционной жалобе Ответчик утверждает, что не согласен с выводом суда первой инстанции, о том, что из материалов дела не усматривается, что Истец препятствовал подписанию акта, иным образом затягивал совершение такого действия либо безосновательно уклонялся от исполнения своей обязанности по его подписанию после того, как обществом были предприняты все зависящие от него меры по прекращению лицензионного договора. В качестве аргумента в свою пользу Ответчик ссылается на письмо №331-05/2к от 05.03.2021, в котором он повторно уведомил истца о перечислении лицензионных платежей и просил считать действия Лицензионного договора оконченным.

Однако, простое уведомление без предоставления в адрес ФГБУ «Фаприд» надлежаще заверенных документов, подтверждающих прекращение действия Договора комиссии, а равно Контракта с Инозаказчиком, исполнение всех условий данных договоров, не может являться основанием для подписания Акта выполнения обязательств, поскольку исходя из принципа добросовестности и должной осмотрительности Истец должен был сам, изучив соответствующие документы в дальнейшем принимать решение о подписании Акта. Учитывая, что обязанность о предоставлении всей отчетной документации лежит на Ответчике, направление и надлежащее заверенных, и подписанных надлежащими лицами документов о прекращении поставок также полностью лежит на Ответчике.

Как указал суд в обосновании решения по делу №А40-238571/21-27-1646: «Акт исполнения обязательств, который просит подписать Истец, в п. 4 фиксирует следующее: «Стороны удостоверяют, что в отношении исполнения договора стороны взаимных имущественных либо иных претензий не имеют». Однако, на настоящий момент между ФГБУ «Фаприд» и Ответчиком имеются не разрешённые вопросы, в части предоставления отчетной документации и уплате штрафа за её несвоевременное предоставление.

Таким образом, при получении предложения (требования) одной стороны договора о подписании акта о выполненных обязательствах другая сторона договора обязана при наличии оснований подписать его в указанный срок, то есть обеспечить наступления условия, предусмотренного пунктом 13.1 договора.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2022 по делу №А40-182465/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

 

 

Председательствующий судья:                                                                    Ю.Н. Кухаренко 

 

Судьи                                                                                                                         Е.А. Птанская 

 

А.И. Трубицын