РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-223261/22-110-1668

г. Москва

12 декабря 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2023  года

Решение в полном объеме изготовлено 12 декабря 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "ПРОКСИМА ТЕКНОЛОДЖИ" (117198, МОСКВА ГОРОД, МОСКВА ГОРОД, ПР-КТ. ЛЕНИНСКИЙ, Д./113/1, ЭТ 1 ПОМ 1 КОМН 42-44 (110Д) ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ КАПИТАЛ" (107076, МОСКВА ГОРОД, МОСКВА ГОРОД, ПЕР.. КОЛОДЕЗНЫЙ, Д./14, ЭТАЖ 6 ПОМXIII КОМ16,17,17А; С18 ПО21, ОГРН 

<

***>) о взыскании 790 000 руб.

 

при участии:

от истца – ФИО3,  гендиректор,

от ответчика- ФИО4 по дов.  от  12.07.2023, ФИО5 по дов.  от  12.07.2023 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью  "ПРОКСИМА ТЕКНОЛОДЖИ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТ КАПИТАЛ" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 2 587 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №325617.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, на имя истца зарегистрирован словесный товарный знак РФ "PROXIMA" по свидетельству № 325617. Данный товарный знак был зарегистрирован 03.05.2007 (дата приоритета – 10.03.2005) в отношении таких, в частности, товаров класса 09 МКТУ, как аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; электрические сварочные аппараты; электропаяльники; приборы электрические; машины и приборы для испытания материалов; приборы для трансформации электричества; приборы для регулирования электричества; приборы для управления электричеством; устройства для трансформации электричества; устройства для регулирования электричества; устройства для управления электричеством.

По данному товарному знаку действует лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака в отношении ряда товаров класса 09 МКТУ (дата и номер государственной регистрации договора: 06.03.2015 РД0168782).

Словесное обозначение "PROXIMA" является, кроме того, частью фирменного наименования истца, зарегистрированного в установленном порядке с 09.11.2000.

Истец обнаружил, что ответчик вводит в гражданский оборот на территории РФ аппараты для контактной сварки ювелирных изделий марки "PROXIMA" (рус. – "ПРОКСИМА") производства итальянской фирмы "Bertoncello" (полное наименование производителя – "G. B. F. LLI BERTONCELLO S. R. L.", рус. – "Джи. Би. Эф. ЭлЭлАй ФИО6 Л.") в форме рекламы данных товаров (в частности, на сайте https://federalstore.ru), в форме предложения данных товаров к продаже, в иных формах введения данных товаров в гражданский оборот.

Использование ответчиком зарегистрированного товарного знака истца осуществлялось в следующих формах:

в форме рекламы аппаратов для контактной сварки ювелирных изделий марки "PROXIMA", направленной на российского потребителя, в том числе посредством размещения рекламной информации на русском языке на интернет-сайте https://federalstore.ru,

в форме предложения к продаже аппаратов для контактной сварки ювелирных изделий марки "PROXIMA", направленного на российского потребителя, в том числе на интернет-сайте https://federalstore.ru,

в форме продвижения, информационного и иного сопровождения сбыта аппаратов для контактной сварки ювелирных изделий марки "PROXIMA", направленного на российского потребителя, в том числе на интернет-сайте https://federalstore.ru (предложение и оказание консультирования по продукту, представление материалов о продукте, предложение сервисного обслуживания продукта и др.),

в форме предложения к ввозу на таможенную территорию РФ аппаратов для контактной сварки ювелирных изделий марки "PROXIMA", адресованного юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим такой ввоз, с целью последующей продажи данных аппаратов на территории РФ,

в форме организации и осуществления ввоза на территорию РФ аппаратов для контактной сварки ювелирных изделий марки "PROXIMA" с целью последующей продажи данных аппаратов на территории РФ.

Вышеуказанные обстоятельства нарушения ответчиком исключительного права на зарегистрированные на имя истца товарный знак подтверждаются, в частности, следующими доказательствами.

Нотариальным протоколом от 19.07.2022 о производстве осмотра интернет-сайта ответчика по адресу https://federalstore.ru как письменного доказательства, которым подтверждается наличие на сайте https://federalstore.ru информации об аппаратах для сварки ювелирных изделий производства итальянской фирмы "Bertoncello", маркированных словесным обозначением "PROXIMA".

Выполненными истцом 12.07.2022 копиями некоторых страниц сайта ответчика https://federalstore.ru, содержащими информацию об аппаратах для сварки ювелирных изделий производства итальянской фирмы "Bertoncello", маркированных словесным обозначением "PROXIMA".

Увеличенное изображение аппарата для контактной сварки ювелирных изделий марки "PROXIMA" производства итальянской фирмы "Bertoncello".

Кроме того, Истец сослался на то,  что судебными актами по делу № А40-7492/2022 (спор между теми же лицами) подтверждено, что ответчик с использованием своего интернет-сайта по адресу https://federalstore.ru уже вводил те же товары в гражданский оборот на территории РФ с нарушением исключительного права истца.

Как пояснил истец, Ответчик продолжает умышленно нарушать исключительные права истца, делает это весь период со дня, следующего после дня подачи искового заявления по делу № А40-7492/2022 (с 19.01.2022), по настоящий момент.

Использование ответчиком зарегистрированного товарного знака истца осуществлялось на интернет-сайте https://federalstore.ru, администратором которого является ФИО7, что подтверждается ответом регистратора домена на адвокатский запрос.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ об ответчике ФИО7 (ИНН 

<

***>) является единственным участником ответчика с долей 100% и генеральным директором ответчика.

По адресу https://federalstore.ru размещается интернет-сайт, посредством которого ответчик осуществлял введение в гражданский оборот на территории РФ аппаратов для контактной сварки ювелирных изделий марки "PROXIMA" с нарушением исключительного права на товарный знак, зарегистрированный на имя истца. По указанному адресу расположен интернет-магазин ответчика для продажи ювелирного оборудования и инструментов.

При этом следует учитывать, что настоящие исковые требования заявлены лишь к ответчику как лицу, совершающему действия, нарушающие исключительные права истца. Исковые требования заявлены в связи с использованием товарного знака на интернет-сайте, а не в доменном имени.

Согласие на использование товарного знака истец ответчику не давал. Ответчик без разрешения истца в различных формах неоднократно и в крупном размере использовал в гражданском обороте на территории РФ зарегистрированный на имя истца товарный знак со словесным элементом "PROXIMA" для индивидуализации таких товаров, как аппараты для сварки ювелирных изделий.

В ст. 1225 ГК РФ товарные знаки отнесены к охраняемым средствам индивидуализации, на которые у правообладателя имеется исключительное право, являющееся имущественным правом (см. 1226 ГК РФ).

Ст. 1484 ГК РФ  исключительное право на товарный знак определяется как право, принадлежащее правообладателю, использовать товарный знак для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Далее в названной статье указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно п. 4 данной статьи, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещение убытков либо по своему выбору выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ);

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

При этом компенсация в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения с учетом разъяснений, данных в п. 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015).

Цена товара на сайте ответчика определена как 517 275,00 руб. Данный потенциальный доход эквивалентен стоимости соответствующих товаров в терминах подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Истец просит взыскать 2 587 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем, ответчик оспаривая иск  указал, что Истец    продолжительное    время    не    использует исключительные права на зарегистрированные на его имя товарный знак: по товарному знаку «PROXIMA» №325617:

09 - инструменты электрические, приборы для передачи электричества, приборы для распределения электричества, приборы для трансформации электричества, приборы для накопления электричества, приборы для регулирования электричества, приборы для управления электричеством; инструменты для передачи электричества, инструменты для распределения электричества, инструменты для трансформации электричества, инструменты для накопления электричества, инструменты для регулирования электричества, инструменты для управления электричеством; устройства для передачи электричества, устройства для распределения электричества, устройства для трансформации электричества, устройства для накопления электричества, устройства для регулирования электричества, устройства для управления электричеством; аппараты для антикоррозионной катодной защиты, аппараты для электродуговой резки, аппараты для электродуговой сварки, аппараты для электросварки, каски для сварщиков, маски, шлемы для сварщиков, электрические сварочные аппараты, электрические аппараты для сварки пластмассовых упаковок, электроды для сварки, электропаяльники, устройства для передачи электричества, устройства для распределения электричества, устройства для трансформации электричества, устройства для накопления электричества, устройства для регулирования электричества, устройства для управления электричеством, инструменты, приборы и инструменты.

Ответчик никогда не закупал и ни разу не реализовывал кому-либо товары, содержащие в своем наименовании слово «PROXIMA» или «Proxima» или «ProximaTechnology» или «PROXIMATECHNOLOGY», в том числе сварочных аппаратов для сварки ювелирных изделий производства итальянской фирмы "Bertoncello".

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

В соответствии с п. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Как следует из пункта 154 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд вправе так же отказать лицу в защите его нрава на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Как следует из абзаца второго пункта 5 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ»», конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений.

Исходя из этого, ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие:

при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ);

никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ);

не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ).

В случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Следовательно, учитывая данные разъяснения судов высших судебных инстанций, в случае, если по материалам дела, и исходя из конкретных фактических обстоятельств, следует, что товарный знак правообладателем не используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права, такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у Истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом.

Как разъяснено в абзаце шестом пункта 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - 9 Постановление Пленума № 10), квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Проверяя наличие факта недобросовестного поведения и злоупотребления правом со стороны заявителя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак или приобретено исключительное право на товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака. С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

Как указано выше, положения статьи 10 ГК РФ не допускают осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ допускает при этом признание действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом.

При этом, как указано в пункте 170 постановления № 10, такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении, например, дела по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права.

Кроме того, в силу положений статьи 10 ГК РФ злоупотреблением могут быть признаны действия правообладателя по защите нарушенного исключительного права.

Истец не занимается и не намеревался заниматься производством товаров с товарным знаком «PROXIMA» №325617:

09 - инструменты электрические, приборы для передачи электричества, приборы для распределения электричества, приборы для трансформации электричества, приборы для накопления электричества, приборы для регулирования электричества, приборы для управления электричеством; инструменты для передачи электричества, инструменты для распределения электричества, инструменты для трансформации электричества, инструменты для накопления электричества, инструменты для регулирования электричества, инструменты для управления электричеством; устройства для передачи электричества, устройства для распределения электричества, устройства для трансформации электричества, устройства для накопления электричества, устройства для регулирования электричества, устройства для управления электричеством; аппараты для антикоррозионной катодной защиты, аппараты для электродуговой резки, аппараты для электродуговой сварки, аппараты для электросварки, каски для сварщиков, маски, шлемы для сварщиков, электрические сварочные аппараты, электрические аппараты для сварки пластмассовых упаковок, электроды для сварки, электропаяльники, устройства для передачи электричества, устройства для распределения электричества, устройства для трансформации электричества, устройства для накопления электричества, устройства для регулирования электричества, устройства для управления электричеством, инструменты, приборы и инструменты,класса МКТУ, а также их вводом в гражданский оборот, и в связи с этим отсутствует вероятность их смешения в глазах потребителей, а значит, у потребителя не может возникнуть представления о принадлежности спорных товаров ранее размещенных на сайте https://federalstore.ru истцу.

На момент рассмотрения настоящего спора по существу спорные товарные знаки отсутствуют на сайте https://federalstore.ru.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что Истец в указываемый им период (декабрь 2020г. - апрель 2021г.) и ранее с момента регистрации использовал указанный товарный знак по свидетельству Российской Федерации в отношении указанных товаров МКТУ 09.

При этом патенты на изобретения, свидетельства о гос. регистрации программ для ЭВМ, никакого отношения не имеют к товару 09 класса, в связи с чем их наличие не может однозначно свидетельствовать даже о намерении использовать товарные знаки в гражданском обороте.

Таким образом, все представленные Истцом материалы не могут подтверждать и не свидетельствуют о том, что Истец преследовал цель по использованию указанных товарных знаков с 09 классом МКТУ, а зарегистрировал свои права лишь для того, чтобы предъявлять к лицам, реализующим уже имеющиеся на рынке товары итальянской фирмы «Bertoncello» на территории РФ требования о взыскании сумм компенсаций за якобы нарушенные права Истца.

Между тем, как указано в определении от 23 июля 2015 года по делу № 310-ЭС15-2555 Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации сказано, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10. bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

Как разъяснено в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

С учетом установленного Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Между тем, Истцом не были представлены в материалы настоящего дела доказательства фактического использования исключительного права на противопоставленный товарный знак.

При этом довод Истца о том, что противопоставленный товарный знак используется на основании лицензионного договора от 31 декабря 2014 года № ТМ-269/2014, заключенного между Истцом и компанией «Проксим Уайелесс Корпорейшн», является необоснованным в виду следующего.

Истцом не представлены доказательства фактического введения компанией «Проксим Уайелесс Корпорейшн» в гражданский оборот товаров 09 класса МКТУ, маркированных спорным товарным знаком.

При этом следует отметить, что использованием товарного знака с привлечением третьих лиц является непосредственный ввод в гражданский оборот товаров, любыми способами перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В этой связи лицензионный договор от 31 декабря 2014 года № ТМ-269/2014, заключенный между Истцом и компанией «Проксим Уайелесс Корпорейшн», не подтверждает использование исключительного права на спорный товарный знак.

Более того, согласно пункту 2.2 вышеуказанного лицензионного договора его действие было прекращено 10 марта 2020 года.

Таким образом, представленный Истцом лицензионный договор от 31 декабря 2014 года № ТМ-269/2014, заключенный между Истцом и компанией «Проксим Уайелесс Корпорейшн», не является подтверждением использования исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 325617.

Также Истцом в материалы настоящего дела были представлены сведения:

о зарегистрированных изобретениях по патенту РФ № С2 «Способ стереологического определения анизотропии объектов», по патенту РФ № 2218601 «Способ стереологического определения размеров и размерных распределений объектов», по патенту РФ № 2326441 «Стереологический способ определения пространственной корреляции вытянутых объектов»;

о зарегистрированных (депонировании) программ для ЭВМ по свидетельству № 2010614041 «Анализ профилей микрососудов», по свидетельству № 2010614007 «Анизотропия»;

о зарегистрированном промышленном образце по патенту РФ № 122769 «Аппарат для сварки».

Следовательно, вышеуказанные объекты исключительных прав не содержат сведений о использовании Истцом исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 325617.

Вместе с тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 28 октября 2021 года № 46-П, основным требованием по делам о защите исключительных прав на средства индивидуализации, является запрет использования товарного знака. Взыскание компенсации представляет собой факультативное требование, носящее санкционный характер.

Как было указано выше, Истец не предъявляет требований о запрете использования Ответчиком исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 325617.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2023 года по делу № СИП-810/2022 исковые требования Ответчика к Истцу о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 225667, 325617, 425433, 587037 в отношении части товаров 7-го, 9-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков  вследствие их неиспользования были удовлетворены в полном объеме.

Указанным выше судебным актом Суда по интеллектуальным правам досрочно прекращена правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации:

№ 225667 в отношении товаров 9-го класса МКТУ «приборы и инструменты электрические»;

№ 325617 в отношении товаров 9-го класса МКТУ «инструменты электрические, приборы для передачи электричества, приборы для распределения электричества, приборы для трансформации электричества, приборы для накопления электричества, приборы для регулирования электричества, приборы для управления электричеством; инструменты для передачи электричества, инструменты для распределения электричества, инструменты для трансформации электричества, инструменты для накопления электричества, инструменты для регулирования электричества, инструменты для управления электричеством; устройства для передачи электричества, устройства для распределения электричества, устройства для трансформации электричества, устройства для накопления электричества, устройства для регулирования электричества, устройства для управления электричеством; аппараты для антикоррозионной катодной защиты, аппараты для электродуговой резки, аппараты для электродуговой сварки, аппараты для электросварки, электрические сварочные аппараты, электрические аппараты для сварки пластмассовых упаковок, электроды для сварки, электропаяльники, устройства для передачи электричества, устройства для распределения электричества, устройства для трансформации электричества, устройства для накопления электричества, устройства для регулирования электричества, устройства для управления электричеством, инструменты, приборы и инструменты»;

№ 425433 в отношении товаров 9-го класса МКТУ «приборы электрические; инструменты электрические; приборы для передачи электричества; приборы для распределения электричества; приборы для трансформации электричества; приборы для накопления электричества; приборы для регулирования электричества; приборы для управления электричеством; инструменты для передачи электричества; инструменты для распределения электричества; инструменты для трансформации электричества; инструменты для накопления электричества; инструменты для регулирования электричества; инструменты для управления электричеством; инструменты; приборы и инструменты; устройства для передачи электричества; устройства для распределения электричества; устройства для трансформации электричества; устройства для накопления электричества; устройства для регулирования электричества; устройства для управления электричеством; аппараты для антикоррозионной катодной защиты; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; вольтодобавочные устройства; выводы [электрические]; электрические аппараты для сварки пластмассовых упаковок; электрические сварочные аппараты; электроды для сварки; электрические паяльные устройства; электрические паяльные аппараты»;

№ 587037 в отношении товаров 7-го класса МКТУ «аппараты для лазерной сварки; аппараты для лазерной точечной сварки; аппараты для лазерной точечной сварки ювелирных изделий; электропаяльники; электрические паяльные устройства; электрические паяльные аппараты; электронные паяльные устройства; электронные аппараты для пайки тугоплавким припоем», а также товаров 9-го класса МКТУ «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; маски для сварщиков; экраны для защиты лица рабочего».

Суд по интеллектуальным правам при принятии решения от 4 мая 2023 года по делу № СИП-810/2022 пришел к выводу о том, что Ответчик является заинтересованным лицом в подаче искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с наличием судебного спора по делу №А40-223261/22-110-1668.

При этом Суд по интеллектуальным правам также отметил, что наличие между Истцом и Ответчиком спора о защите исключительного права на спорный товарный знак является доказательством заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 ГК РФ), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

Следует отметить, что судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП-810/2022 пришла к выводу о том, что представленные в материалы дела сведения указывают на мнимость использования спорных товарных знаков, ввиду возможного незначительного объема ввода в гражданский оборот товара на территории Российской Федерации. Также Суд по интеллектуальным правам отметил, что неоднократные ходатайства правообладателя об истребовании доказательств, подтверждающих реализацию товаров, лишь свидетельствуют об отсутствии какого-либо контроля со стороны правообладателя.

В этой связи, Суд по интеллектуальным правам при принятии решения от 4 мая 2023 года по делу № СИП-810/2022 пришел к выводу об отсутствии использования Истцом товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 225667, 325617, 425433, 587037, в связи с чем досрочно прекратил их правовую охрану.

Необходимо отметить, что согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2017 года № 300-КГ17-12018, от 5 декабря 2017 года № 300-КГ17-12021 и от 5 декабря 2017 года № 300-КГ17-12023, вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем.

В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а, соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака.

В связи с этим неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака учитывается как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения спорного обозначения и неиспользуемых противопоставленных товарных знаков (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей).

Таким образом, несмотря на то, что правовым последствием досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков в связи с их неиспользованием будет прекращение исключительного права на этот товарный знак на будущее, неиспользование товарных знаков способно повлиять на выводы относительно вероятности смешения сравниваемых обозначений.

При этом также следует отметить, что как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 2 октября 2003 года № 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В этой связи, действия Ответчика по использованию обозначений не нарушают исключительное право Истца на товарные знаки, поскольку такие действия не приводят к смешению товаров в гражданском обороте.

Таким образом, требования Истца о взыскании с Ответчика компенсации за использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 325617 является неправомерным и не подлежит удовлетворению, в силу отсутствия смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

В рамках рассмотрения дела № СИП-810/2022 в Суде по интеллектуальным правам Ответчиком в адрес ООО «Виннком Технологии» и ООО «Сател-Спб» были направлены запросы патентного поверенного, содержащие просьбу сообщить об их информированности о наличии правовой охраны спорных товарных знаков и существования Лицензионного договора.

Также вышеуказанные запросы содержали просьбу сообщить о формах осуществления Ответчиком контроля за деятельностью ООО «Виннком Технологии» и ООО «Сател-Спб» связанной с реализацией товаров производства компании «Proxim Wireless Corporation)).

В ответ на запрос ООО «Сател-Спб» сообщило, что ему не известно о наличии на территории Российской Федерации правовой охраны спорных товарных знаков и существовании Лицензионного договора.

Также ООО «Сател-Спб» сообщило, что Истец не осуществлял и не осуществляет в настоящее время деятельности по контролю за реализацией товаров производства компании «Proxim Wireless Corporation)).

В свою очередь ООО «Виннком Технологии» в ответ на запрос патентного поверенного указало на то, что о наличии на территории Российской Федерации правовой охраны товарных знаков и Лицензионного договора ему стало известно из претензионного письма Истца от 7 мая 2021 года № ВТ-01/2021.

Указанное претензионное письмо было направлено Истцом в адрес ООО «Виннком Технологии» и содержало требование прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 325617.

Таким образом, довод Истца о том, что противопоставленный товарный знак использовался ООО «Виннком Технологии» и ООО «Сател-Спб» с его разрешения и под его контролем, не соответствует действительности.

Также Истец приводит довод о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 325617 не прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы электрические; высокочастотная аппаратура, грозовые разрядники [искровые], переговорные устройства, передатчики ближней связи, передатчики дальней [дистанционной] связи, передатчики сигналовэлектронных, помехозащитные устройства электрические» на которых он основывает свои требования.

Между тем, в соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В обоснование исковых требований Истцом было указано, что Ответчик реализовывал (размещал) на своем сайте, товары, которые представляют собой «аппараты для контактной сварки ювелирных изделий».

Необходимо отметить, что «аппарат для контактной сварки ювелирных изделий» - это аппарат для соединения металлических частей путем заливки промежутков между ними расплавленным металлом (Толковый словарь ФИО8. ФИО8. 1935-1940).

В свою очередь товары 09 класса МКТУ «высокочастотная аппаратура, переговорные устройства, передатчики ближней связи, передатчики дальней [дистанционной] связи, передатчики сигналов электронных, помехозащитные устройства электрические»,   в   отношении   которых   сохранена   правовая   охрана противопоставленному товарному знаку, представляют собой технические средства для осуществления связи и коммуникаций.

В этой связи, вышеуказанные товары относятся к разному роду (виду), имеют различные потребительские свойства (технические средства для связи / аппарат для ремонтных работ), разное функциональное назначение, разные условия и каналы их реализации, а также разный круг потребителей.

Также следует отметить, что товары 09 класса МКТУ «грозовые разрядники [искровые]», в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, представляют собой электрический аппарат (релейное устройство), предназначенный для ограничения перенапряжений в электротехнических установках и электрических сетях.

данные товары используются российскими потребителями для защиты от перенапряжений в электрической сети и, соответственно, для обеспечения безопасности, в том числе других электрических аппаратов.

В этой связи сравниваемые товары также не являются однородными, поскольку относятся к разному роду (виду), имеют различные потребительские свойства, разное функциональное назначение, разные условия и каналы их реализации, а также разный круг потребителей.

В отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы электрические», в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, следует отметить, что он представляют собой заголовок к 09 классу МКТУ.

Согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в судебных актах по делу № СИП-17/2019, заголовок класса МКТУ не является наименованием конкретного товара, а лишь указывает на возможность отнесения товаров к определенному классу МКТУ, которые не могут быть отнесены к другим классам МКТУ.

В этой связи товары 09 класса МКТУ «приборы электрические» не могут быть признаны однородными товарам, которые реализовал Ответчик, поскольку вышеуказанный заголовок не является конкретным товаром.

Также следует отметить, что согласно словарно-справочным источникам информации прибор - это специальное устройство для измерения, управления или вычисления значений физико-химических величин.

Необходимо отметить, что данные товары используются в научной деятельности для получения результатов тех или иных исследований.

В этой связи вышеуказанные товары 09 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, не являются однородными товару «аппараты для контактной сварки ювелирных изделий», поскольку относятся к разному роду (виду), имеют различные потребительские свойства, разное функциональное назначение, разные условия и каналы их реализации, а также разный круг потребителей.

В этой связи, указанные Истцом товары 09 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 325617, не являются однородными товарам, которые реализовывал Ответчик.

В свою очередь в отношении товаров 09 класса МКТУ «инструменты электрические, аппараты для электродуговой резки, аппараты для электродуговой сварки, аппараты для электросварки, электрические сварочные аппараты, электрические аппараты для сварки пластмассовых упаковок, электроды для сварки, электропаяльники», которые являются однородными товару «аппараты для контактной сварки ювелирных изделий», правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 325617 была досрочно прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2023 года по делу № СИП-810/2022.

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении  иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

ФИО1