АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-22125/2017

30 ноября 2017 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2017 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.В.Селивёрстовой при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.М. Фесько рассмотрел в судебном заседании дело №А60-22125/2017 по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "МИЛАНА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к закрытому акционерному обществу  "ФИРМА "ГИГИЕНА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о прекращении нарушения права,

по встречному иску закрытого акционерного общества  "ФИРМА "ГИГИЕНА"

к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "МИЛАНА"

о признании лицензионного договора неисключительной лицензией

при участии в судебном заседании:

от первоначального истца: ФИО1, доверенность от 19.12.2016; ФИО2, доверенность от 29.08.2017.

от первоначального ответчика: ФИО3, доверенность от 20.02.2017; ФИО4, доверенность от 06.06.2017.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

 

ООО ТД "МИЛАНА"  обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ЗАО Фирма «Гигиена», в котором просит:

1. Запретить ЗАО Фирма «Гигиена» осуществлять предложения к про-даже товара с товарным знаком «Милана» (Свидетельство на товарный знак(знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001г.) по классам05,35,39,42 Международной классификации товаров и услуг).

2.   Обязать ЗАО «Фирма «Гигиена» опубликовать решение арбитражного суда, принятого по настоящему делу, о допущенном нарушении прав ООО Торговый Дом «Милана» с указанием на ООО «Торговый Дом «Милана», как правообладателя товарного знака «Милана» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001г.) по классам 05,35,39,42 Международной классификации товаров и услуг).

Одновременно с подачей искового заявления истцом заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на товар под товарным знаком «Милана» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001г.) по классам 05,35,39,42 Международной классификации товаров и услуг, принадлежащий ЗАО Фирма «Гигиена» и находящийся у ЗАО Фирма «Гигиена» или других лиц до момента вступления в законную силу решения арбитражного суда.

В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер судом отказано, о чем вынесено определение.

Ответчиком представлен письменный отзыв, в удовлетворении исковых требований просит отказать согласно изложенным доводам.

От общества с ограниченной ответственностью ТД "МИЛАНА" 20.06.2017 года  повторно поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета ЗАО Фирма «Гигиена» совершать действия по размещению товарного знака «Милана» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001г.) по классам 05,35,39,42 Международной классификации товаров и услуг на производимом и реализуемом товаре, для которого зарегистрирован товарный знак «Милана», вплоть до вступления в законную силу решения арбитражного суда по настоящему делу. 

В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер судом отказано, о чем вынесено определение.

Истцом также заявлено ходатайство об уточнении исковых требований, с учетом которого просит:

1.      Запретить ЗАО Фирма «Гигиена» осуществлять предложения к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот товара с товарным знаком «Милана» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001г.) по классам 05,35,39,42 Международной классификации товаров и услуг в адрес любого третьего лица в течение срока действия лицензионного договора на предоставление права использования товарного знака от 01.10.2014, зарегистрированного Роспатентом 05.06.2015 за № РД 0174673.

2.      Обязать ЗАО «Фирма «Гигиена» опубликовать решение арбитражного суда, принятого по настоящему делу, о допущенном нарушении прав ООО Торговый Дом «Милана» с указанием на ООО «Торговый Дом «Милана», как правообладателя товарного знака «Милана» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001г.) по классам 05,35,39,42 Международной классификации товаров и услуг.

Уточнения приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

По ходатайству ответчика в судебном заседании 10.07.2017, 20.09.2017 к материалам дела приобщены дополнения к отзыву, по ходатайству истца 05.09.2017 приобщены дополнения к иску.

05.09.2017 ответчик по первоначальному иску закрытое акционерное общество  "ФИРМА "ГИГИЕНА" обратилось в суд со встречным исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "МИЛАНА", в котором просит признать заключенный между ними лицензионный договор от 01.10.2014 (в редакции дополнительного соглашения № 1) неисключительной лицензией. Определением суда от 12.09.2017 встречное исковое заявление принято судом к производству.

Ответчиком по встречному иску представлен письменный отзыв, встречное исковое заявление просит оставить без рассмотрения. В удовлетворении ходатайства судом отказано ввиду отсутствия к тому правовых оснований.

Суд по ходатайству сторон в судебном заседании 26.10.2017, 23.11.2017 приобщил к материалам дела дополнительные документы.

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ:

Между обществом «Фирма «Гигиена» (лицензиар) и обществом ТД «Милана»  01.10.2014 заключен лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака, в соответствии с условиями которого лицензиар предоставляет лицензиату право использования товарного знака для обозначения лицензиатом распространяемых и производимых им товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, а лицензиат обязуется использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором, а также оплатить такое использование товарного знака в соответствии с условиями договора (п. 1.1 договора). 

Согласно п. 1.2 данного договора лицензиар является правообладателем товарного знака на основании Свидетельства на товарный знак «Милана» (знак обслуживания) № 241373, зарегистрированного в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2003 на основании заявки № 2001724877, дата подачи 16.08.2001, с датой приоритета 16.08.2001, и с датой истечения срока действия регистрации: 16.08.2021.

В соответствии с п. 1.3 указанного договора лицензия, выдаваемая лицензиату по договору, является исключительной, лицензиар не вправе выдавать другим лицам лицензии на использование товарного знака в пределах, аналогичных пределам использования товарного знака лицензиатом по договору. За лицензиаром сохраняется право использования товарного знака в отношении производимого и реализуемого им товара в полном объеме.

В п. 2.2, 2.6 договора стороны установили, что лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации.

Лицензиат вправе передать третьи лицам право на использование товарного знака для обозначения товара (заключать сублицензионные договоры).

В последующем стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к названному договору, в котором в разделе I стороны признали п. 1.3 лицензионного договора от 01.10.2014 утратившим силу.

Пункт 2.2 договора стороны изложили в следующей редакции «Лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации, при этом лицензиар не вправе передавать третьи лицам право на реализацию товара с товарным знаком на указанной территории за исключением положений, обозначенных в п. 2.14 договора».

При этом стороны дополнили договор п. 2.14, в котором установили, что лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 241373, у лицензиара в объеме 2 800 000 штук ежемесячно, в ассортиментом перечне согласно поданной заявке, в период с февраля текущего года по декабрь. В январе текущего года лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 241373, у лицензиара, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, в объеме 1 500 000 штук. В случае если указанный объем товара согласно ассортименту, указанному в заявке, не был закуплен лицензиатом, лицензиар оставляет за собой право передать товар на реализацию в невостребованном лицензиатом объеме, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, третьему лицу с маркировкой товарного знака № 241373 на всей территории Российской Федерации.

Таким образом, первоначальный истец на основании лицензионного договора на предоставление права использования товарного знака, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.06.2015 за номером 

<

***> является обладателем права использования товарного знака «Милана» (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001) по классам 05, 35, 39, 42 Международной классификации товаров и услуг.

Как указывает первоначальный истец, ему стало известно о том, что ответчик по первоначальному иску в нарушение условий договора стал самостоятельно реализовывать товар с товарным знаком «Милана» третьим лицам. В подтверждение факта реализации ответчиком товара, содержащего спорный товарный знак, истец представил копии товарных накладных от 25.01.2017 № 3, от 14.02.2017 № 22, от 10.03.2017 № 43, от 05.04.2017 № 64, от 30.05.2017 № 88, от 20.06.2017 № 96.

Исковые требования основаны на том, что ЗАО Фирма «Гигиена» осуществляет реализацию третьим лицам товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак № 241373, в нарушении условия лицензионного договора, предоставляющего лицензиату (ООО ТД «Милана») исключительное право на реализацию товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 241373 на всей территории РФ, а также в нарушение требований п. 1.1. ст. 1236 ГК РФ, устанавливающего, что лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

Общество Фирма «Гигиена», не согласившись с заявленным требованием, обратилось с встречным иском, в котором просило признать заключенный между обществом Фирма «Гигиена» и обществом ТД «Милана» лицензионный договор от 01.10.2014 (в редакции дополнительного соглашения № 1) неисключительной лицензией.

Как указало общество Фирма «Гигиена», дополнительным соглашением № 1 к лицензионному договору стороны признали утратившим силу п. 1.3 лицензионного договора, исключив тем самым условие об исключительной лицензии, при этом включив в договор п. 2.14, предусматривающий возможность лицензиара реализовывать товар, маркированный товарным знаком «Милана» третьим лицам при невыборке данного товара лицензиатом.

По мнению общества Фирма «Гигиена», исходя из буквального толкования условий договора от 01.10.2014 (в редакции дополнительного соглашения № 1), указанный договор является неисключительной лицензией.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав доводы и возражения сторон, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований, исходя из следующего.

  Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Положениями статей 309 и 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия) (подпункт 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ).

При этом п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ установлено, что лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

  Согласно п. 2 ст. 1236  ГК РФ если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Суд, исследовав условия договора от 01.10.2014 (в редакции дополнительного соглашения №1), установив фактические правоотношения сторон, сложившиеся при заключении договора, а также при заключении  дополнительного соглашения к нему, правоотношения в рамках исполнения названного договора,  пришел к выводу о том, что лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака от 01.10.2014 является исключительной лицензией. 

Изначально на исключительность лицензии указывает п. 1.3 договора, согласно которому  лицензия, выдаваемая лицензиату по договору, является исключительной. 

Согласно сведениям Роспатента право использования товарного знака «Милана» (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001) по классам 05, 35, 39, 42 Международной классификации товаров и услуг предоставлено обществу ТД «Милана» на условиях исключительной лицензии на срок до 16.08.2021. Лицензионный договор зарегистрирован 05.06.2015 РД0174673.

Вопреки доводам общества Фирма «Гигиена», из условий дополнительного соглашения № 1 к указанному договору не следует, что, исключая п. 1. 3 договора, стороны изменили вид лицензии на неисключительную.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.01.2017 зарегистрированы изменения в зарегистрированный лицензионный договор от 01.10.2014.

 Согласно сведениям, приведенным в государственном реестре российских товарных знаков, зарегистрировано следующее изменение: «Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры с письменного согласования с лицензиаром».

Другие изменения в условия названного лицензионного договора не регистрировались, в том числе, не регистрировалось изменение вида лицензионного договора (п. 3 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сам ответчик, направляя заявления в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с просьбой зарегистрировать изменения в предоставлении права использования по лицензионному договору в отношении товарного знака, указывал на то, что вид лицензии – исключительная лицензия, в ответ на которое Федеральной службой по интеллектуальной собственности был дан следующий ответ: «… право использования товарного знака № 241373 по договору предоставлено на основании исключительной лицензии. Таким образом, согласно ст. 1236 Кодекса лицензиату предоставлено права использования средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Однако в п. 2.14 предоставленного дополнительного соглашения указано, что «Лицензиар оставляет за собой право передать товар на реализацию в невостребованном лицензиатом объеме...третьему лицу с маркировкой товарного знака № 241373 на всей территории Российской Федерации». Таким образом, данное положение согласно ст. 1236 Кодекса предусматривает предоставление лицензиату права использования средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). Обращаю Ваше внимание, что обязанность отслеживать соблюдение условия договора не относится к компетенции Роспатента и ФИПС. В связи с чем, в случае изменения условий предоставления права использования товарного знака по данному договору (изменение вида договора на неисключительную лицензию), Вам будет необходимо представить откорректированное заявление о регистрации соответствующих изменений.».

Следовательно, как при заключении лицензионного договора от 01.10.2014 и при его регистрации, так и при последующем внесении изменений путем заключения дополнительного соглашения № 1 и регистрации данных изменений, стороны исходили из исключительности лицензии.

В соответствии с п. 2, 5 ч. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права

Поскольку условиями лицензионного договора от 01.10.2014  (в редакции дополнительного соглашения №1) не предусмотрено право общества Фирма «Гигиена» (лицензиара) на продажу, предложение к продаже, иное введение в гражданский оборот товара с товарным знаком «Милана», за исключением, обстоятельств, установленных п. 2. 14 договора, при этом материалами дела подтверждается факт реализации обществом «Фирма «Гигиена» товара с товарным знаком «Милана» третьим лицам, и данное обстоятельство обществом Фирма «Гигиена» не опровергнуто,  так же как и не доказан факт такой реализации в рамках условий, установленных п. 2. 14 договора, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований.

Понесенные истцом расходы на оплату госпошлины в сумме 6 000 руб. подлежат отнесению на ответчика по первоначальному иску в силу ст. 110 АПК РФ.

Рассматривая  встречные исковые требования закрытого акционерного общества  Фирма «Гигиена» о признании лицензионного договора от 01.10.2014 (в редакции дополнительного соглашения № 1) неисключительной лицензией, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения с учетом ранее изложенного и, оценивая данные требования, как не соответствующие условиям зарегистрированного договора и зарегистрированным изменениям к нему.

Кроме того, по сути, требования встречного истца сводятся к изменению в судебном порядке условия договора относительно вида предоставляемой лицензии.

Пунктом 2 статьи 450 ГК РФ установлено, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно пункту 2 статьи 451 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент заключения лицензионного договора), если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 этой статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

В соответствии с пунктом 4 той же статьи изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Поскольку обществом Фирма «Гигиена» в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств наличия существенных изменений обстоятельств, которые могли повлиять на исполнение заключенного между истцом и ответчиком лицензионного договора, не доказано наличие одновременно условий, указанных в пункте 4 статьи 451 ГК РФ, основания для изменения условия договора в части вида предоставленной лицензии отсутствуют.

В связи с отказом в удовлетворении встречных исковых требований, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. относятся на истца по встречному иску.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить.

2. Запретить ЗАО Фирма «Гигиена» осуществлять предложения к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот товара с товарным знаком «Милана» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001г.) по классам 05,35,39,42 Международной классификации товаров и услуг в адрес любого третьего лица в течение срока действия лицензионного договора на предоставление права использования товарного знака от 01.10.2014, зарегистрированного Роспатентом 05.06.2015 за № РД 0174673.

3. Обязать ЗАО «Фирма «Гигиена» опубликовать решение арбитражного суда, принятого по настоящему делу, о допущенном нарушении прав ООО Торговый Дом «Милана» с указанием на ООО «Торговый Дом «Милана», как правообладателя товарного знака «Милана» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 241373, приоритет от 16.08.2001г.) по классам 05,35,39,42 Международной классификации товаров и услуг.

4. Взыскать с закрытого акционерного общества  "ФИРМА "ГИГИЕНА" в пользу общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "МИЛАНА" 6 000 (шесть тысяч) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

5. В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

6. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

7. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

8. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление должно поступить в суд не позднее даты,  указанной в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                          Е.В. Селивёрстова