211/2023-113804(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-4230/2023

г. Ярославль

21 августа 2023 года

Резолютивная часть решения принята 02 августа 2023 года.  

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Чистяковой О.Н. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мякутиной С.В.  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «МАСТЕРФАЙБР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕДИЧ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании 10962212.00 руб. 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, муниципального казенного учреждения  «Агентство по строительству» г. Ярославля  

при участии: 

от истца – ФИО1 – юрист по доверенности от 21.04.2023;  от ответчика – ФИО2 – юрист по доверенности от 21.04.2023;  от третьего лица – не явился;  

Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРФАЙБР» обратилось к  обществу с ограниченной ответственностью «ВЕДИЧ» с иском о взыскании 10 962 212 руб.  компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарного знака  «Мастерфайбр».  

Муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» г. Ярославля  привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора.  

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал, пояснив, что  размер компенсации произведен с учетом актов выполненных работ КС-2 № 10 от 20.07.2021  на сумму 2 758 106 руб. и № 11 от 29.07.2021 на сумму 2 723 000 руб.  

Ответчик в письменном отзыве и его представитель в судебном заседании исковые  требования не признали, заявив о снижении размера компенсации, считая ее чрезмерной.  

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, пояснений по  существу спора не представило.  

 Исследовав материалы дела, заслушав стороны, суд установил.  

Истец является правообладателем исключительного права на словесный товарный знак  «Мастерфайбр», что подтверждается Свидетельством на товарный знак № 296527,  зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ  07.10.2005 с датой приоритета 07.04.2004. Указанный товарный знак зарегистрирован в  отношении товаров и услуг 07, 27, 35, 37, 42-го классов Международной классификации  

товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), среди которых поименованы  «покрытия для детских и спортивных площадок» (27-й класс МКТУ).  

Из свободных источников истцу стало известно о заключении между ответчиком и  третьим лицом муниципального контракта № 283-19 от 26.11.2019 на строительство объекта  капитального строительства – общеобразовательной школы с инженерными  коммуникациями, в рамках которого ответчиком выполнены работы по устройству покрытий  бесшовных толщиной 5мм. Так, в строке 61 акта выполненных работ КС-2 № 10 от  20.07.2021 указано о выполнении ответчиком работ по «устройству покрытий бесшовных  толщиной 5 мм эпоксидно- прим., Мастерфайбр» на сумму 2 758 106 руб.; в строке 61 акта  выполненных работ КС-2 № 11 от 29.07.2021 указано о выполнении ответчиком работ по  «устройству покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно- прим., Мастерфайбр» на  сумму 2 723 000 руб.  

Как пояснил представитель ответчика в ходе рассмотрения дела, при выполнении  работ было использовано иное покрытие, не «Мастерфайбр». В проектную (рабочую)  документацию, в которой имеется указание на покрытие «Мастерфайбр», изменения не  вносились.  

 Поскольку в документации, размещенной в общедоступных официальных источниках,  указано на выполнение работ ответчиком с использованием покрытия «Мастерфайбр»,  которые приняты и оплачены заказчиком (акты выполненных работ КС-2 № 10 от 20.07.2021  на сумму 2 758 106 руб. и № 11 от 29.07.2021 на сумму 2 723 000 руб.), согласие на  использование товарного знака «Мастерфайбр» истец не давал ни ответчику, ни третьему  лицу, истец направил в адрес ответчика претензию от 18.04.2022 с требованием добровольно  оплатить компенсацию за нарушение исключительного права истца, которую ответчик  оставил без удовлетворения (ответ от 12.05.2022), что послужило основанием для обращения  с иском в суд. Расчет взыскиваемой суммы компенсации за нарушение истец произвел в  соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса российской  Федерации (далее-ГК РФ).  

Оценивая материалы дела, суд считает, что исковое заявление подлежит  удовлетворению частично.  

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо,  обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на  средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или  такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если  названным Кодексом не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам  использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.  Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут  использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство  индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев,  предусмотренных названным Кодексом.  

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный  знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака  в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом  (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться  исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения  правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для  индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в  результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК  РФ).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным  Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств  индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо  возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение  указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта  правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права,  освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.  

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в  зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований  разумности и справедливости.  

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать  по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:  

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению  суда исходя из характера нарушения;  

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный  знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака,  определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за  правомерное использование товарного знака.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 постановления Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), компенсация  подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не  обязан доказывать факт несения убытков и их размер.  

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее-АПК РФ), а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 5962, 154, 162 Постановления № 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на  товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения  ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до  степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный  знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого  использования возникнет вероятность смешения.  

При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на  допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего  спор по существу.  

Как разъяснено в пункте 156 Постановления № 10, способы использования товарного  знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи  1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого  товарного знака; исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих  распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию  Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на  территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке,  документации которого) выражен товарный знак.  

Из буквального толкования пункта 2 статьи 1484 ГК РФ явно следует, что перечень  способов использования товарного знака не является исчерпывающим, и не ограничивается  производством товаров с размещением на них этого товарного знака, предложением их к  продаже, продажей, демонстрацией на выставках и ярмарках.  

Суд полагает, что использование материалов с размещенным на них товарным знаком  подрядчиком (в том числе в документации) при выполнении работ по муниципальному  контракту означает введение соответствующих товаров в гражданский оборот.  

Соответствующий вывод следует из системного толкования положений главы 37 ГК  РФ и положений статьи 1484 ГК РФ.  

В соответствии со статьей 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда,  работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им  материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,  обремененных правами третьих лиц.  

Таким образом, по общему правилу работы выполняются иждивением подрядчика.  Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по  правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (пункт 5 статьи  723 ГК РФ).  

Принимая во внимание то, что подрядчик, предоставивший материал для выполнения  работ, передает заказчику результат выполнения работ, передача результата выполненных  работ означает передачу и использованных при выполнении работ материалов, стоимость  которых подлежит оплате подрядчику наряду со стоимостью выполненных работ (в  унифицированных актах формы КС-2 стоимость материалов выделяется отдельными  строками), следовательно, использование подрядчиком материалов при исполнении  контракта является способом введения товара в гражданский оборот.  

В связи с изложенным при выявлении контрафактности использованных при  выполнении работ материалов, правообладатель не лишен возможности предъявить  требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.  

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, в защиту  которого предъявлен настоящий иск, установлен судом на основании представленных  доказательств и не оспаривается ответчиком.  

Судом установлено, что ответчик при выполнении работ по устройству покрытия в  рамках муниципального контракта № 282-19 от 29.11.2019, заключенного между ответчиком  и третьим лицом, использовал иной материал, однако в документации, в том числе, в актах  выполненных работ КС-2 № 10 от 20.07.2021 и № 11 от 29.07.2021, подписанных сторонами  контракта и размещенных в общедоступных официальных источниках, указано на  выполнение работ ответчиком с использованием покрытия «Мастерфайбр», которые  приняты и оплачены заказчиком.  

Указанные обстоятельства ответчиком и третьим лицом не опровергнуты. 

Таким образом, указание товарного знака истца на документации по муниципальному  контракту № 282-19 от 29.11.2019, в актах КС-2 № 10 от 20.07.2021 и № 11 от 29.07.2021  является одним из способов введения товара (услуги) в оборот, что согласуется с  подпунктом 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ. В материалы дела не представлены  доказательства в подтверждение согласования ответчиком или третьим лицом замены  покрытия с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком  истца, на иное, которое было фактически использовано ответчиком.  

На основании изложенного, суд считает установленным факт нарушения ответчиком  исключительных права истца.  

Следует отметить, что упоминание товарного знака истца в бухгалтерских (первичных)  документах вызывает смешения продукции истца и ответчика. Словесный товарный знак  «Мастерфайбр» зарегистрирован, в т.ч.: в отношении покрытий детских площадок (класс 27  МКТУ), муниципальный контракт заключен и исполнен ответчиком на предмет выполнения  работ по благоустройству дворовых территорий (установка покрытия для детских площадок  «Мастерфайбр»). В пункте 162 Постановления № 10 однородность товаров устанавливается  исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя  соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному  производителю.  

При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого  они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или  взаимозаменяемость и другие обстоятельства.  

Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех  отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные  характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же  материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту,  если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к  одному и тому же источнику происхождения. Аналогичные подходы применяются и при  установлении однородности услуг. Вероятность смешения товарного знака и спорного  обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности  товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но  идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но  тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.  

Из материалов дела усматривается высокая вероятность смешения сравниваемых  товарного знака и используемого ответчиком обозначения в документации. При этом не  имеет значения тот факт, что в рамках муниципального контракта поставлено иное  покрытие, а не покрытие с использованием товарного знака «Мастерфайбр».  

Таким образом, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства,  суд приходит к выводу о том, что факт использования ответчиком товарного знака истца  доказан.  

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании  компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК  РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).  

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение  (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие  размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как  факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131  АПК РФ).  

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При  определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с  объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного  нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или  третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим  правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины  нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно  неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли  использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,  права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной  деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и  справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.  

По настоящему делу истец определил компенсацию за нарушение исключительных  прав на один товарный знак в сумме 10 962 212 руб. исходя из двукратного размера  стоимости товаров (выполненных работ), на которых незаконно размещен товарный знак  (5 481 106 руб. (по актам КС-2 № 10 от 20.07.2021 и № 11 от 29.07.2021) Х 2 = 10 962 212  руб.).  

Ответчиком заявлено об уменьшении размера компенсации. 

Принимая во внимание отсутствие доказательств злостного поведения ответчика, а  также доказательств, подтверждающих наступление для истца отрицательных последствий,  суд приходит к выводу, что с учетом заявленных сторонами доводов и возражений, а также  представленных суду доказательств определенная истцом сумма компенсации не  соответствует принципам разумности и справедливости.  

Исходя из принципов разумности и соразмерности, учитывая характер допущенного  ответчиком нарушения, его заявление о снижении размера компенсации, суд определяет  

спорную компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 5 481 106 рублей, что  соответствует однократному размеру стоимости товаров (выполненных работ), на которых  незаконно размещен товарный знак.  

Указанная сумма компенсации, по мнению суда, соразмерна допущенному ответчиком  нарушению исключительных прав истца.  

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика по  правилам статьи 110 АПК РФ.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа  (часть 1 статьи 177 АПК РФ).  

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЕДИЧ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «МАСТЕРФАЙБР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 5 481 000 руб. компенсации за  нарушение исключительного права на товарный знак «Мастерфайбр», а также 38 905,50 руб.  в возмещение расходов на оплату государственной пошлины. Исполнительный лист выдать  по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа, − через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья О.Н. Чистякова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.04.2023 4:12:00

 Кому выдана Чистякова Оксана Николаевна