Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А50-12602/2022

30 ноября 2022 года

город Пермь

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 ноября 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2022 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О., при ведении протокола помощником судьи Ереминой А.М., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Завод зубных щеток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Авиценна» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

третьи лица: ФИО1, ООО «Крон», ООО «ОРАПРО»

о защите нарушенных исключительных прав,

при участии представителя истца ФИО2, по доверенности от 03.10.2022, паспорт, диплом, участвовал по системе «Онлайн заседание»; представителя ответчика ФИО3, по доверенности от 29.08.2021, паспорт, диплом; третьего лица, ФИО1, лично, паспорт, участвовал по системе «Онлайн заседание»,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Завод зубных щеток» (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «Авиценна» взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение ы размере 950 135 руб., а также стоимость закупки в размере 135 руб.

Определением суда от 25.08.2022 производство по делу № А50-12602/2022 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу Суда по интеллектуальным правам № СИП-1058/2021 . 

Протокольным определением от 24.11.2022 производство по настоящему делу было возобновлено.

Требования истца основаны на статьях 1225, 1228, 1252, 1254, 1347, 1354, 1358, 1367, 1369  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).      

Представитель истца поддерживает направленное ранее ходатайство об уточнении требований по исковому заявлению до 475 000 руб. (вх. 18.11.2022), просит приобщить к материалам дела дополнительные доказательства по делу (вх. 10.11.2022).

Третье лицо, ФИО1, также просит приобщить к материалам дела направленные ранее дополнительные документы (вх. 18.11.2022).

Уточнение требований, в порядке ст. 49 АПК РФ, принято судом к рассмотрению; дополнительные документы, в порядке ст. 159 АПК РФ, приобщены к материалам дела.

Представитель истца на уточненных исковых требованиях настаивает в полном объеме, в судебном заседании дал пояснения.

Ответчик с заявленными требованиями не согласен по основаниям, изложенным в отзыве. Ответчик считает, что истец не доказал факт приобретения спорного товара именно у ответчика, а также факт передачи патентному поверенному для проведения экспертизы товара, приобретенного у ответчика. Также ответчик указывает на значительный размер компенсации.

Третье лицо,  не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1 требования истца поддерживает в полном объеме, позицию изложил в пояснениях (17.08.2022). Являясь патентообладателем и автором патента на промышленный образец №123868, он указывает, что именно истец является обладателем исключительного  права на указанный  промышленный образец на основании лицензионного договора  от 16.02.2021 года.

Иные лица позицию по заявленным исковым  требованиям  не изложили, отзывы не представили.

Как   следует   из    материалов     дела,  ФИО1 является правообладателем патента на промышленный образец «Рукоятка зубной щетки» № 123868, дата приоритета 22.11.2019. 

Истец (лицензиат) на основании лицензионного договора № 123868 от 16.02.2021, заключенного с лицензиаром ФИО1, является обладателем исключительного права на промышленный образец № 123868 (исключительная лицензия на срок действия патента на территории Российской Федерации). 

Лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте 11.05.2021. Пунктом 3.1 лицензионного договора предусмотрено лицензионное вознаграждение в виде единовременного платежа в размере 4 800 000 руб., а также в виде периодических платежей 100 руб. за каждое изделие.

Как указывает истец, ответчик производил реализацию  товара «зубную щетку Dr. Dente оранжевого цвета средней жесткости», штриховой код ЕАN-13товара на упаковке:4627173480123  в розничной сети аптек «Планета здоровья». Протоколом осмотра доказательств от 31.05.2021 нотариусом Удомельского городского нотариального округа Тверской области ФИО4 зафиксированы данные о фактах размещения в интернет-аптеке под торговой маркой «Планета здоровья» (сайт https://planetazdorovo.ru) зубных щеток Dr. Dente. 02.06.2021 истец  приобрел товар «Dr. Dente щетка зубная средней жесткости оранжевая» по цене 135 руб.00 коп. в аптеке по адресу:  г. Санкт-Петербург, 

<

...>,  в подтверждение чего представил кассовый чек № 1609 от 02.06.2021.

ФИО1 представил доказательства  приобретения товара «Dr. Dente щетка зубная средней жесткости сиреневая» по цене 135 руб.00 коп. в аптеке по адресу:  г. Санкт-Петербург, 

<

...>,  в подтверждение чего представил кассовый чек № 1608 от 02.06.2021.

24.02.2021 года  в соответствии с договором № ЭПО-07/21 между    ФИО1   и  патентным поверенным ФИО5 последний  подготовил  заключение, согласно которому товар  «зубная щетка Dr. Dente оранжевого цвета средняя» содержит все существенные признаки промышленного образца № 123868, в нем  использован промышленный образец по патенту № 123868.

26.08.2021 истец направил ответчику претензию с требованием прекратить нарушение исключительных прав истца, возместить стоимость проведенной контрольной закупки и возместить компенсацию за нарушение исключительных прав. Ответчик требования истца не исполнил, что повлекло обращение истца  в суд с рассматриваемым заявлением.   

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия    правообладателя,    за исключением   случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации  лицами   иными,   чем    правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно абзацу 4 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Как разъяснено в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает. Наличие же в изделии ответчика всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования промышленного образца.

Таким образом, по настоящему делу надлежит установить совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедших отражение в его изображениях по патенту, и его сходство с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (спорный товар ответчика).

Материалами дела подтверждается, что истец как лицензиат по лицензионному договору обладает исключительными правами на промышленный образец № 123868, в отношении которого было зафиксировано нарушение со стороны ответчика. Факт продажи ответчиком спорного  товара подтвержден кассовым чеком № 1609 от 02.06.2021 года,   в котором указано наименование товара («dr. dente щетка зубная средней жесткости оранжевая»), его количество, стоимость товара, наименование и ИНН ответчика. 

Сравнив изображение  реализованного ответчиком товара с патентом на спорный промышленный образец суд полагает, что внешние признаки промышленного образца воспроизведены в  реализованном ответчиком товаре, а именно состав и форма композиционных элементов (головка, шейка и ручка), рельеф ручки, расположение лунок под щетину. Такие же выводы содержатся в указанном  ранее  заключении патентного поверенного от 24.02.2021 года.  Доказательства соблюдения исключительных прав истца при продаже ответчиком спорного товара не представлены. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ответчик нарушил исключительные права истца.

Доводы ответчика об отсутствии доказательств факта приобретения спорного товара именно у ответчика, а также факта передачи патентному поверенному для проведения экспертизы товара, приобретенного у ответчика судом рассмотрены.

Истцом и третьим лицом представлены доказательства приобретения спорных товаров у ООО "АВИЦЕННА" - кассовые чеки № 1609 от 02.06.2021 и № 1608 от 02.06.2021. На данных чеках в качестве продавца указано ООО "АВИЦЕННА" (ИНН 

<

***>), таким образом, факт продажи товара ответчиком является доказанным.

В отношении факта передачи патентному поверенному для проведения экспертизы товара, приобретенного именно у ответчика, истец представил письмо в адрес третьего лица (получено 29.09.2021) о приобретении товаров, в т.ч. у ООО "АВИЦЕННА", письмо в адрес патентного поверенного о проведении дополнительной экспертизы товаров от 01.10.2021, Дополнение от 06.10.2021 к Заключению от 07.05.2021.

Совокупность представленных истцом доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что патентный поверенных исследовал товар, приобретенный истцом у ответчика. 

 Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст.ст. 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Из пункта 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации   23.09.2015 года, пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения. 

Истец просит суд взыскать  компенсацию за нарушение исключительного права на промышленный образец в сумме 475 руб.00 коп. из расчета 10 000 руб. 00 коп. (минимальный размер компенсации по п. 1 ст. 1301 ГК РФ) х 19 (количество торговых точек ответчика) х 5 (ассортимент контрафактной продукции). По мнению суда, конкретный расчет истец не подтвердил, доказательства  продажи указанного количества товара в каждой  торговой точке в материалах дела отсутствуют. Истцом не представлены доказательства, позволяющие суду оценить наличие таких критериев, как характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя.

Учитывая конкретные  обстоятельства дела, характер допущенного нарушения, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушений, суд считает целесообразным и разумным определение спорной компенсации  в размере  50 000 руб. 00 коп. 

На основании вышеизложенного исковые требования подлежат   удовлетворению частично.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Статьей 106 АПК РФ предусмотрено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся,  в том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь , другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Истец просит взыскать с ответчика расходы по восстановлению нарушенного права в размере стоимости  приобретенного у ответчика  товара  135 руб.00 коп.  Эти расходы  связаны с настоящим делом и  подлежат взысканию с ответчика. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи  статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации  государственная  пошлина по настоящему делу, с учетом уточнений размера исковых требований,   составляет  12 500   руб. 00 коп. Определением суда  от 27.05.2022 года по  настоящему  делу  истцу  была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины. С учетом результатов рассмотрения спора государственная  пошлина относится на ответчика пропорционально   удовлетворенным требованиям  в сумме 1 319 руб. 00 коп. и подлежит взысканию  в доход федерального бюджета. Остальная государственная пошлина 11 181 руб. 00 коп.  возлагается на истца и также подлежит взысканию с него в доход федерального бюджета.

 Руководствуясь статьями 167, 170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью  «Авиценна» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу общества  с   ограниченной ответственностью «Завод зубных щеток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование исключительных  прав на промышленный образец по патенту № 123868 в сумме 50 000  (Пятьдесят  тысяч) руб. 00 коп., стоимость  товара в сумме 135 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Авиценна» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 319 руб. 00 коп.

Взыскать  с общества с ограниченной ответственностью  «Завод зубных щеток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 11 181 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

СудьяЮ.О. Кремер