Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(мотивированное)

Дело № А56-81332/2024

05 ноября 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  15 октября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  05 ноября 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецов М.В.,

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

Истец: индивидуальный предприниматель  ФИО1 (ИНН: 

<

***> ОГРНИП: 

<

***>)

Ответчик: индивидуальный предприниматель   ФИО2 (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)

о взыскании 

 

установил:

индивидуальный предприниматель  ФИО1 обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю   ФИО2 с требованием:

Взыскать компенсацию в размере 92 857 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак № 359303. 

Взыскать судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере руб. и судебные издержки в сумме 8 181 руб., состоящие из стоимости Товара в размере 49руб., почтовых расходов 132 руб.расходов на фиксацию правонарушения 8000 руб.

Определением от 27.08.2024 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на иск. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

Стороны надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. Поступившее в арбитражный суд исковое заявление с приложением размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kad/arbitr.ru в режиме ограниченного доступа. 

Распоряжением Заместителя председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФИО3 от 15 октября 2024 года в связи с уходом в отставку судьи Яценко О.В., руководствуясь статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело № А56-81332/2024 передано для рассмотрения в производство судьи Кузнецова М.В.

            Исследовав материалы дела, суд установил следующее:

 

ИП ФИО1 (далее – истец, правообладатель) является обладателем исключительных прав на товарный знак № 359303 (в виде словесного обозначения «KAIZER»), что подтверждается свидетельством на товарный знак №359303, зарегистрированным в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 08.09.2008 года, срок действия исключительного права продлен до 19.10.2025 года. 

13.05.2022 года в торговом помещении по адресу: Санкт-Петербург, Новоколомяжский 

<

...>, литера А, магазин «Миксмарт», был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП ФИО2 А.З.О. товара – инструмент для макияжа, имеющего технические признаки контрафактности. 

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от 13.05.2022 г., а также видеосъемкой, произведенной в порядке ст. ст. 12, 14 ГК РФ. 

В соответствии с п. 55 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 года №10 «О применении четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации» «При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). 

Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством». 

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи. 

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется. Информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является информацией о его частной жизни, в том числе информацией, составляющей личную или семейную тайну.» 

На спорном товаре содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком №359303.

            Истец обратился к ответчику с претензией, оставление которой без ответа послужило основанием для обращения в суд.

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

На основании ст. 1226, 1479 ГК РФ, на товарный знак признаётся исключительное право, действующее на территории РФ. 

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не вправе использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Разрешение на такое использование товарных знаков Правообладателя путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, их использование Ответчиком в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно – с нарушением исключительных прав Правообладателя. 

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ, «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения». 

При определении сходства до степени смешения между товарным знаком и вещью (например, маникюрным инструментом) применяются общие подходы, используемые для сравнения обозначений (как двухмерных, так и трехмерных).

С учетом измененных исковых требований, истец указывает, что исходя из стоимости правомерного использования товарного знака по договору неисключительной лицензии от 06.04.2021г., размер компенсации по п.2 ч.2 ст. 1515 ГК РФ за нарушение исключительных прав на товарный знак №359303 составляет: 

(1 300 000 рублей (паушальный взнос + роялти) / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ / 4 способа применения) * 2 = 92 857

Обосновывает сумму истец тем, что между истцом и ООО «Торговый дом КЬЮТ-КТЮТ заключен лицензионный от 06.04.2021г., предоставляющий право на использование товарного знака по свидетельству № 359303 в отношении всех товаров 03, 08, 11, 21, 26 классов МКТУ и услуг 35,44 классов МКТУ.  Согласно п.2 указанного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару за предоставление права использования товарного знака № 359303 комбинированное вознаграждение: 

 

•           Разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака № 359303 составляет 1000000 (один миллион) рублей 

•           Ежемесячный платеж в форме роялти за предоставления права использования товарного знака № 359303 в размере 300000 (триста тысяч рублей). 

Истцом неверно произведен расчет компенсации за неправомерное использование товарного знака, а именно: 

а) с учетом разового паушального платежа, который не должен приниматься в расчет

б) без учёта реализации ответчиком только одного товара соответствующего класса (8) МКТУ из перечисленных 13 товаров. 

В своем исковом заявлении истец в формуле расчета компенсации использует сумму паушального платежа за предоставление права использования товарного знака № 359303 в размере 1000000 (один миллион) рублей. 

Между тем сумма разового платежа за предоставление права использования товарного знака № 359303 в размере 1 000 000 руб. при расчете компенсации не может быть учтена, поскольку лицензионным договором от 06.04.2021 не предусмотрен срок, за который выплачивается данное вознаграждение (договор действует на весь срок действия исключительного права на товарный знак (п. 3.1), который может быть неоднократно продлен). В этой связи определение ежемесячной платы за пользование товарным знаком с учетом единовременного паушального взноса является некорректным. 

Истцом не представлены платежные поручения, подтверждающие разовую оплату паушального платежа другой стороной лицензионного договора, в порядке, предусмотренном п.2.3 лицензионного договора истца от 06.04.2021г, что также расценивается судебной практикой как основание для его не учёта в исчислении размера компенсации. 

В соответствии со свидетельством на товарный знак № 359303 правообладателю предоставлено право использования товарного знака, в том числе, в отношении 13 товаров 8 класса МКТУ: инструменты для маникюра; инструменты для педикюра; ножницы для маникюра; ножницы для стрижки волос; пилки для ногтей; электрические пилки для ногтей; пинцеты для эпилирования; устройства для завивки волос (неэлектрические); приборы (электрические и неэлектрические) для полировки ногтей; щипцы для завивки волос; щипцы для удаления ногтей; щипчики для ногтей; щипчики для завивки ресниц.

По условиям анализируемого договора (п. 1.2) право использования спорного товарного знака предоставлено лицензиату в отношении семи классов МКТУ:

03 - ногти искусственные; ресницы искусственные.

08 - инструменты для маникюра; инструменты для педикюра; ножницы для маникюра; ножницы для стрижки волос; пилки для ногтей; электрические пилки для ногтей; пинцеты для эпилирования; устройства для завивки волос (неэлектрические); приборы (электрические и неэлектрические) для полировки ногтей; щипцы для завивки волос; щипцы для удаления ногтей; щипчики для ногтей; щипчики для завивки ресниц.

11 - аппараты для загара; сушилки воздушные; сушилки для волос.

21 - гребни; изделия щеточные; кисточки для бритья; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; принадлежности для снятия грима [неэлектрические]; пудреницы; пуховки для пудры; расчески; расчески электрические; футляры для расчесок; щетки; щеточки для бровей; щеточки для ногтей.

26 - бигуди; зажимы для волос; изделия декоративные для волос; кисти; шапочки для окраски волос; шпильки для волос.

35 - продвижение товаров 03, 08, 11, 21 и 26 классов [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 03, 08, 11, 21 и 26 классов].

44 - маникюр; парикмахерские; салоны красоты.

В соответствии с п. 1.3 договора право использования спорного товарного знака предоставлено лицензиату следующими четырьмя способами: путем его размещения с указанием «товарный знак по лицензии: на товаре, который лицензиат производит, предлагает к продаже, продает, демонстрирует на выставках и ярмарках или иным образом вводит в гражданский оборот; на упаковке и этикетках товара, ценниках к товару; в сопроводительной и деловой документации к товару; в предложениях о продаже товара, объявлениях, на вывесках и в рекламе, в том числе в сети Интернет.

Ответчик фактически осуществил нарушение прав истца на товарный знак одним способом и путем продажи одного товара - «ножницы для маникюра», относящегося к 8 классу МКТУ. 

По лицензионному же договору от 06.04.2021 истец предоставил лицензиату право использования спорного товарного знака в отношении всего 7 (семи) классов МКТУ и 13 товаров 8 класса МКТУ (п.1.2 договора), в частности. 

Исходя из этого, стоимость права использования товарного знака по лицензионному договору от 06.04.2021 формировалась, в том числе, с учетом количества товаров 8 класса МКТУ, в отношении которых лицензиату предоставлено право использования товарного знака истца (всего таких товаров 13 - п. 1.2 договора).

С учетом реализации ответчиком одного контрафактного товара (ножницы), который относится к 8 классу МКТУ, размер компенсации исходя из стоимости права использования товарного знака подлежит определению с учетом данного обстоятельства и условий предоставления права использования товарного знака «KAIZER» по лицензионному договору от 06.04.2021.

Иными словами, стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель (ответчик), применительно к обстоятельствам настоящего дела должна определяться следующим образом: размер ежемесячного вознаграждения за 1 класс МКТУ /количество классов МКТУ/ количество товаров 21 класса/ количество способов использования, по которым предоставлено право использования обозначения. 

Размер компенсации в данном случае в виде двукратной стоимости права пользования с учетом конкретного способа использования составляет сумму 1 648,35 руб., из следующего расчета: 

(300 000 рублей / 7 классов МКТУ / 13 количество товаров в классе 8 по условиям договора / 4 способа применения) *2 

Между тем истцом не учтено, что ответчиков был реализован только один товар из товаров, относящихся к 8 классу МКТУ – «маникюрные ножницы», а не все товары, относящиеся к 8 классу МКТУ, что привело к неверному расчету компенсации. 

Сведений о том, что помимо маникюрных ножниц ответчик распространял иные товары (ножницы для стрижки волос, пилки для ногтей, приборы для полировки, щипцы, щипчики и другие товары, перечисленные в классе 8 МКТУ в п. 1.2 договора), неправомерно используя товарный знак, истцом не представлено. 

«Стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, применительно к обстоятельствам настоящего дела должна определяться следующим образом: размер ежемесячного вознаграждения за 1 класс МКТУ /количество классов МКТУ/ количество товаров 8 класса/ количество способов использования, по которым предоставлено право использования обозначения». (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2023 N 15АП-18119/2023 по делу N А53-27089/2023)

Товаров соответствующего класса было 13, тогда как распространению подлежал всего 1, следовательно в формуле необходимо отразить это число, что не было сделано истцом. 

«С учетом реализации ответчиком одного контрафактного товара, который относится к 8 классу МКТУ, суд первой инстанции обосновано определил размер компенсации исходя из стоимости права использования товарного знака с учетом условий предоставления права использования товарного знака "KAIZER" по лицензионному договору от 06.04.2021. А именно в виде двукратной стоимости права пользования в сумме 1 648,35 руб. из расчета (300 000 рублей / 7 классов МКТУ/13 количество товаров в классе по условиям договора / 4 способа применения)*2)». (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2023 N 15АП-18319/2023 по делу N А53-27257/2023)

«С учетом характера допущенного ответчиком нарушения (единичный факт реализации контрафактного товара стоимостью 55 руб.) суды сочли возможным при определении цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель, не учитывать при расчете компенсации паушальный взнос в размере 1 000 000 руб» (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2023 N С01-1038/2023 по делу N А35-5238/2022)].

Размер компенсации в данном случае в виде двукратной стоимости права пользования составит сумму 1 648,35 руб. из расчета (300 000 рублей / 7 классов МКТУ / 13 количество товаров в классе по условиям договора / 4 способа применения) x 2).

Разовым" паушальным" платеж за предоставление права использования товарного знака N 359303 в размере 1 000 000 руб. при расчете не может быть принят во внимание, поскольку лицензионным договором от 06.04.2021 не предусмотрен срок, за который выплачивается данное вознаграждение.

Согласно условию п. 2.8 Лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения от 03.05.2021 сумма разового паушального платежа является фиксированной, оплачивается за предоставление права использования объекта и не зависит от срока использования.

Таким образом, правовая природа паушального взноса в отличие от роялти не предполагает его учет в повременной стоимости права, поскольку окупает расходы лицензиара на подготовку документации на объект и его передачу, гарантирует ему доход». (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2024 N 09АП-20958/2024 по делу N А40-297969/2023). 

Аналогичная позиция изложена в Постановлении 15 ААС от 30.11. 2022 по делу № А53-13677/2022, Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2024 N 09АП-21217/2024 по делу N А40-298334/2023. 

С учетом характера и степени грубости допущенного нарушения, способа нарушения, данных о личности ответчика, сумма компенсации в двукратном размере стоимости товара, является несоразмерной допущенному нарушению. 

Согласно позиции Суда по интеллектуальным правам «Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения». (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2023 N С01-1038/2023 по делу N А35-5238/2022)

 

Истцом заявлено требование о возмещении 8 000,00 руб. расходов на фиксацию правонарушения.

Оценив представленные доказательства разумности понесенных расходов, исходя из фактического объема проделанной работы, ее качества, характера суд приходит к выводу об уменьшении заявленных расходов до суммы 500 руб., указанная сумма связана с рассмотрением дела, отвечает требованиям разумности и справедливости, а иные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям.

 

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

решил:

Принять уточнение исковых требований.

Взыскать с индивидуального предпринимателя   ФИО2 (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ИНН: 

<

***> ОГРНИП: 

<

***>) 1 648,00 руб. компенсации, 200,00 руб. стоимости вещественного доказательства – товара, 500,00 руб. расходов на фиксацию правонарушения, 2 000,00 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части в иске – отказать.

Вещественные доказательства после вступления решения суда в законную силу – уничтожить.

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Кузнецов М.В.