СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ул. Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, https://7aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 город Томск                                                                                    Дело № А45-36021/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 05 ноября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 ноября 2020 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  Хайкиной С.Н., 

судей Кривошеиной С.В.,

ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания    помощником судьи Лачиновой К.А.     с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 (№ 07АП-7273/2020) на решение от 10.07.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-36021/2019 (судья Хорошуля Л.Н.), по иску открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ» (пер. Новокузнецкий 2-й, д. 13/15, 

<

...>, ОГРН 

<

***>), публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ул. Красносельская Малая, д. 7, стр.24, 

<

...>, ОГРН 

<

***>), открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» (ул. Красносельская Малая, 

<

...>, ОГРН 

<

***>), открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика» (ул. Кольцовская, д. 40, 

<

...>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ул. Широкая, д. 19/1, кв. 128, 

<

...>, ОГРНИП 315547600056880) о взыскании 3 800 000 рулей компенсации.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: акционерное общество «Рахат» 050002, Казахстан, 

<

...>), объединение юридических лиц «Ассоциация кондитеров Казахстана» (050051, Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 132, н.п. 75), общество с ограниченной ответственностью «Лотте Кондитерская фабрика Русь» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

В судебном заседании приняли участие:

от истцов:    ФИО3 – по доверенности от 28.02.2019 – онлайн, ФИО4 – доверенность от 08.02.2019 -  без участия, онлайн не подключился  по техническим причинам                

от ответчика:       ФИО5 – доверенность от 01.01.2019, ФИО2             

от третьих лиц:    без участия, извещены                

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» (далее – ОАО «РОТ ФРОНТ»), публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее – ПАО «Красный Октябрь»), открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее – ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»), открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» (далее – ОАО «Воронежская кондитерская фабрика») обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2, предприниматель, ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в общей сумме 3 800 000 руб., а именно:

- в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» - 300 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Ласточка» по свидетельству № 124607, 300 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Южная ночь» по свидетельству № 126757, 300 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Василек» по свидетельству № 126780, 300 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «Артек» по свидетельству № 150317, 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «Барбарис» по свидетельству № 137558 и общеизвестного товарного знака «Барбарис» № 116, 300 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «Театральная» по свидетельству № 126793, всего 2 000 000 руб.;

- в пользу ПАО «Красный Октябрь» - 300 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Красный мак» по свидетельству № 461352, 300 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «Любимые» по свидетельству № 192958, всего 600 000 руб.

- в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 300 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Буревестник» по свидетельству № 164224, 300 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Ивушка» по свидетельству № 167185, 300 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Снежинка» по свидетельству № 164829, всего 900 000 руб.;

- в пользу ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» - 300 000 руб. за незаконное использование товарного знака «Зеленый кузнечик» по свидетельству № 180117.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 10.07.2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ИП ФИО2 взыскано в пользу:

- ОАО «РОТ ФРОНТ» 2 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам № 124607, № 126757, № 126780, № 150317, № 137558, № 116, № 126793, 33 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины;

- ПАО «Красный Октябрь» 600 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам № 461352, № 192958, 15 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины;

- ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 900 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам № 164224, № 167185, № 164829, 21 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины;

- ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» 300 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 180117, 9 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП ФИО2 обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, а в случае оснований для взыскании компенсации по конкретному товарному знаку просит суд снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) – в размере 1 000 руб. за каждый товарный знак.

В обоснование апелляционной жалобы предприниматель указывает на то, что судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права; заключение специалиста ФИО6 от 18.11.2019 не является относимым и допустимым доказательством по настоящему делу; несостоятельна ссылка истцов на решение Арбитражного суда Калужской области от 20.01.2020 по делу №А23-6394/2019; спорный товар не является контрафактным, поскольку обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака в стране происхождения товара, нанесено в стране происхождения товара самим обладателем права на такой товарный знак или с его согласия; отсутствие признака контрафактности у спорного товара подтверждается решение Арбитражного суда Новосибирской области от 18.12.2019 по делу №А45-30464/2019; суд первой инстанции не обоснованно отклонил доводы ответчика о злоупотреблении истцами своими правами; суд необоснованно установил наличие сходства до степени смешения обозначений на спорном товаре с товарными знаками истцов; полагает, что заключения экспертов, представленные истцами, не подтверждают факта наличия сходства до степени смешения изображений на товаре ответчика с товарными знаками истцов; полагает, что суд первой инстанции неправомерно взыскал с ответчика компенсацию за продажу карамели «Лотте-Снежинка», поскольку все доказанные факты продажи карамели происходили до даты признания товарного знака №677178, зарегистрированного в РФ, аннулированным; судом необоснованно отклонено ходатайство ответчика о снижении размера компенсации ниже установленного ГК РФ минимума до 1000 руб. за каждый товарный знак; истцами не представлено доказательств, подтверждающих соразмерность суммы истребуемой компенсации предполагаемому нарушению ответчиком их прав на товарные знаки; в действиях ответчика отсутствует вина; доказательств причинения вреда истцам действиями ответчика не представлено; суд в нарушение статьи 48 АПК РФ не произвел замену ответчика на ФИО2.

В отзыве на апелляционную жалобу истцы указывают на то, что доводы жалобы основаны на неверном толковании норм права, не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, направлены на попытку ввести суд в заблуждение с целью избежать предусмотренной законом ответственности за незаконное использование товарных знаков, просят оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. В порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) отзыв приобщен к материалам дела.

В возражениях на отзыв ответчик, указывая на несостоятельность довод истцов, просит решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Определением апелляционного суда от 29.09.2020 судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы ИП ФИО2 отложено для рассмотрения сторонами вопроса о мирном урегулировании спора.

В письменных пояснениях ответчик указал, что от истцов получен отказ от рассмотрения возможности мирного урегулирования спора, просил решение суда первой инстанции отменить, вынести новый судебный акт.

В соответствии со статьей 18 АПК РФ в составе суда произведена замена судьи.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в судбеное заседание не явились. Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ рассмотреть дело в отсутствие представителей третьих лиц.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, возражений на отзыв, письменных пояснений ответчика, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в ходе мониторинга кондитерского рынка истцами установлено, что ИП ФИО2 предлагает к продаже и реализует кондитерскую продукцию с использованием следующих обозначений: - конфеты «Ласточка», - конфеты «Южная ночь», - конфеты «Василек», - вафли «Артек», - карамель «Со вкусом барбариса», - карамель «Театральная», - конфеты «Красный мак», - мармелад «Любимый», - конфеты «Буревестник», - карамель «Ивушка», - карамель «Лотте-Снежинка», - карамель «Кузнечик».

Полагая, что осуществляя реализацию товара с использованием указанных обозначений ответчик допустил нарушение принадлежащих истцам исключительных прав на поименованные товарные знаки, истцы обратились в арбитражный суд с соответствующим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истцов на спорные товарные знаки и отсутствия правовых оснований для снижения размера заявленной суммы компенсации.

Арбитражный апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции, в связи с чем отклоняет доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации охраняются ГК РФ.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1229 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (часть 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

Из смысла данной нормы следует, что под введением товара в гражданский оборот понимается не только производство, но и продажа, обмен, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках. При этом перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием средств индивидуализации не является исчерпывающим.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Из содержание приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления № 10 и пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о вероятности и степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, а также в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

Из положений пунктов 41 – 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила) следует, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Из материалов дела следует, что ОАО «РОТ ФРОНТ» является правообладателем следующих товарных знаков: «Ласточка» по свидетельству Российской Федерации № 124607; «Южная ночь» по свидетельству Российской Федерации № 126757; «Василек» по свидетельству Российской Федерации № 126780; «Артек» по свидетельству Российской Федерации №150317; «Барбарис» по свидетельству Российской Федерации № 137558 и общеизвестного товарного знака «Барбарис» № 116; «Театральная» по свидетельству Российской Федерации № 126793.

ПАО «Красный октябрь» является правообладателем следующих товарных знаков: «Красный мак» по свидетельству Российской Федерации № 461352; «Любимые» по свидетельству Российской Федерации № 192958.

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» является правообладателем товарных знаков: «Буревестник» по свидетельству Российской Федерации № 164224; «Ивушка» по свидетельству Российской Федерации № 167185; «Снежинка» по свидетельству Российской Федерации № 164829.

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» является правообладателем товарного знака «Зеленый кузнечик» по свидетельству Российской Федерации № 180117.

Правовая охрана всем вышеуказанным товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия».

Сходство до степени смешения товарного знака «Ласточка» по свидетельству № 124607 и этикета конфет «Ласточка» АО «Рахат», сходство до степени смешения товарного знака «Южная ночь» по свидетельству № 126757 и этикета конфет «Южная ночь» АО «Рахат», сходство до степени смешения товарного знака «Буревестник» по свидетельству № 164224 и этикет конфет «Буревестник» АО «Рахат» установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-9331/2017 о привлечении ИП ФИО2 к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков истцов.

При этом доводы апеллянта  о том, что ввоз на территорию  Российской Федерации товара, на который в стране происхождения законно нанесен товарный знак, не образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена часть 1 статьи 14.10 КоАП РФ, со ссылкой на  решение суда по делу А45-30464/19 , судом апелляционной инстанции отклоняется в связи с необоснованностью, поскольку правовая позиция, изложенная в пункте 13 Обзора судебной практики  «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 14 Кодекса  Российской  Федерации об административных правонарушениях», утвержденного  Президиумом Верховного  Суда Российской Федерации от 06.12.2017 не исключает  возможность защиты прав российского правообладателя в порядке гражданского судопроизводства.

Сравнив товарный знак «Василек» по свидетельству № 126780 и этикет конфет «Василек» АО «Рахат», товарный знак «Артек» по свидетельству № 150317 и этикет вафель «Артек» АО «Рахат», товарный знак «Театральная» по свидетельству № 126793 и этикет карамели «Театральная» АО «Рахат», товарный знак «Красный мак» по свидетельству № 461352 и этикет конфет «Красный мак» АО «Рахат», товарный знак «Любимые» по свидетельству № 192958 и этикет мармелада «Любимый» АО «Рахат», товарный знак «Ивушка» по свидетельству № 167185 и этикет конфет «Ивушка» АО «Рахат», апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции о наличие между ними сходства до степени смешения в силу простоты запоминания и идентификации словесного элемента в сравнении с изобразительными элементами, а также в силу пространственного положения словесного элемента на этикете.

К выводу о наличие сходства до степени смешения между товарным знаком «Барбарис» по свидетельству № 137558, общеизвестным товарным знаком «Барбарис» № 116 и этикетом карамели «Со вкусом Барбариса» АО «РАХАТ» апелляционный суд приходит в силу пространственного положения словесного элемента на этикете и широкой известности среди потребителей.

Сходство до степени смешения обозначения «ЛОТТЕ-СНЕЖИНКА» и товарного знака «Снежинка» по свидетельству № 164829 установлено Роспатентом на основании Заключения Коллегии Палаты по патентным спорам, утвержденным 20.09.2019.

Наличие сходства до степени смешения обозначений, нанесенных на представленные образцы товара, с зарегистрированными товарными знаками «Буревестник», «Южная ночь», «Красный мак», «Барбарис», «Ласточка», «Кузнечик» подтверждается также представленным в материалы дела истцами заключением эксперта от 22.05.2019, подготовленное экспертом Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Новосибирска.

Как верно установил суд первой инстанции, наличие сходства до степени смешения товарного знака и словесного обозначения «КУЗНЕЧИК», используемого в этикете имеется по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) критериям.

Факты предложения к продаже и реализации ответчиком вышеуказанной продукции подтверждены материалами произведенных закупок продукции непосредственно у ответчика, решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-9331/2017, материалами проверки отдела №7 ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новосибирску, проводимой в отношении ответчика.

Доводы ответчика о том, что суд первой инстанции неправомерно взыскал с него компенсацию за продажу карамели «Лотте-Снежинка», поскольку все доказанные факты продажи карамели происходили до даты признания товарного знака №677178, зарегистрированного в РФ, аннулированным, апелляционным судом отклоняются.

Так предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 677178 было признано недействительным полностью, что следует из резолютивной части решения Роспатента по возражению ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» против предоставления правовой охраны товарному знаку «Лотте-Снежинка», следовательно, исходя из положений статей 1512, 1513 ГК РФ, действия по использованию данного обозначения в любой период времени является нарушением исключительных прав ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

Доводы апеллянта о том, что в отношении спорной продукции должен действовать принцип исчерпания исключительных прав, признаются апелляционным судом несостоятельными, поскольку основаны на неверном толковании действующего законодательства.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Следовательно, принцип исчерпания прав связан с непосредственным вводом в гражданский оборот товара по воле правообладателя объектов интеллектуальной собственности, что исключает незаконность использования данных объектов в силу легального характера и недопустимости повторной реализации прав на тот же товар.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим, либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Таким образом, применительно к настоящему делу бремя доказывания должно быть распределено следующим образом: истец должен доказать наличие у него права на спорные объекты интеллектуальной собственности и использование его ответчиком. В свою очередь, ответчик должен опровергнуть эти обстоятельства либо представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства в части использования товарного знака истца.

Именно на ответчике лежит обязанность предоставления доказательств легальности ввода в гражданский оборот спорного товара.

Между тем, на территории Российской Федерации права на спорные товарные знаки истцами ответчику не передавались, на территории Казахстана в гражданский оборот не вводились.

Таким образом, поскольку спорная продукция произведена на территории Республики Казахстан без согласия правообладателей, доказательств обратного в нарушение статьи 65 АПК РФ ответчиком в материалы дела не представлено, принцип исчерпания исключительных прав в настоящем случае применению не подлежит.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В силу положений пунктов 60, 61 Постановления №10 требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. При этом, если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение и прочее, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно (пункт 63 Постановления № 10).

Исходя из разъяснений высшей судебной инстанции, данных в пункте 62 Постановления № 10, непредставление ответчиком доказательств, подтверждающих завышенный характер заявленной компенсации, не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим о невозможности определения судами компенсации в размере, меньшем, нежели заявленный размер. При этом определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

Как следует из материалов, истец, обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым иском, истцы просили взыскать с ответчика по 300 000 рублей компенсации за каждый случай нарушения исключительного права на товарные знаки, а также 500 000 руб. за нарушение исключительных прав на общеизвестный товарный знак «Барбарис» №116. Общий размер заявленной компенсации составил 3 800 000 руб.

При этом вопреки доводам апелляционной жалобы истец  в исковом заявлении, в пояснениях по делу  привел обоснование   размера испрашиваемой  компенсации. 

Ответчик заявил о снижении размера требуемой истцами компенсации до 1 000 руб. за каждый товарный знак, ссылаясь на отсутствие грубой степени вины со стороны ответчика, отсутствие причинения истцам материального вреда, наличие на иждивении у ответчика несовершеннолетних детей и супруги, прекращение реализации спорной продукции, ухудшение материального положения ответчика в связи с действиями истцов, незначительность доказанного объема предполагаемой контрафактной продукции, злоупотребление истцами своими правами, в результате действий ответчика доверие потребителей к кондитерским изделиям производства истцов не снижено, в претензии не была указана сумма компенсации, отсутствует множественный характер нарушения, доля истцов на рынке не снизилась, доказательств продолжительной реализации ответчиком спорной продукции материалы дела не содержат.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже минимального предела, установленного положениями подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. Данный правовой подход изложен, в частности, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 № 305- ЭС16-13233, от 11.07.2017 № 308-ЭС17-2988.

Пунктом 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, ранее было разъяснено, что при удовлетворении требования о взыскании компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (от десяти тысяч до пяти миллионов рублей) суд определяет ее размер не произвольно. Истец должен представить доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации (статья 65 АПК РФ). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. В том случае, когда ответчиком представленный истцом расчет размера компенсации не опровергался, исковые требования подлежат удовлетворению полностью.

 Таким образом,  бремя доказывания  наличия оснований для снижения размера  предъявляемой ко взысканию компенсации  возлагается на ответчика. 

На основании вышеизложенных разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации, исходя из обстоятельств и характера совершенного нарушения, установленных судом первой инстанции и принимая во внимание, что ранее ответчик привлекался к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков «Ласточка», «Буревестник», «Южная ночь», принадлежащих истцам, что подтверждается решением Арбитражного суда Новосибирской области от 02.08.2017 по делу №А45-9331/2017, вступившим в законную силу, при этом ИП ФИО2 неоднократно уведомлялся истцами о том, что он осуществляет реализацию контрафактной продукции, однако продолжил ее предложение к продаже и реализацию, множественный характер нарушения (12 фактов выявленных нарушений исключительных прав четырех правообладателей),  предпринимательская деятельность ФИО2 на протяжении нескольких лет была непосредственно связана с реализацией кондитерской продукции, данные обстоятельства в ходе рассмотрения дела  предпринимателем не были опровергнуты,  апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для снижения заявленной ко взысканию суммы компенсации, в связи с грубым нарушением ответчиком исключительных прав истцов. 

Только наличие  на иждивении несовершеннолетних детей и супруги в отсутствии иных  обстоятельств, указанных в Постановлении  КС РФ № 28-П не может быть положено в основу решения о снижении размера компенсации.

При этом суд апелляционной инстанции отклоняет ссылки апеллянта на прекращение предпринимательской деятельности, закрытие магазинов  ФИО2 в связи с невозможностью осуществления деятельности по продажи кондитерских изделий судом отклоняется, поскольку доказательства связи прекращения предпринимательской деятельности с запретом осуществления реализации кондитерских изделий с товарными знаками до степени смешения с товарными знаками истцов в материалы дела не представлено.

Ссылки апеллянта на непредставление  со стороны истца доказательств возникновения убытков отклоняются судом апелляционной инстанции  на основании положение пункта 59  Постановление № 10.

С учетом установленных по делу обстоятельств, доводы апеллянта приведенные в обоснование необходимости снижения заявленной суммы компенсации, апелляционной коллегией отклоняются.

Кроме того, апелляционный суд отмечает, что ответчику в апелляционной инстанции давалась возможность представить в материалы дела доказательства в обоснование необходимости снижения суммы компенсации с учетом сложного финансового положения, в связи с чем судебное заседание откладывалось, а также объявлялся перерыв.

Между тем, своими процессуальными правами ответчик не воспользовался, в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств в подтверждение наличия обстоятельств при которых суд мог бы снизить  сумму компенсации ответчик апелляционному суду не представил.

В силу статьи 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке.

Следовательно, приобретая товар, а затем, реализуя его, ответчик принял все риски, связанные с введением в оборот данного товара.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд приходит к выводу, что компенсация за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 3 800 000 рублей взыскана судом первой инстанции правомерно.

Доводы апеллянта о наличие со стороны истцов злоупотребления правом, правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку являясь лицензиарами по ряду принадлежащих им товарных знаков, обязаны защищать свои права путем предъявления соответствующих исков.

Довод ответчика о том, что суд в нарушение статьи 48 АПК РФ не произвел замену ответчика на ФИО2 подлежат отклонению, поскольку согласно данным ЕГРЮЛ ФИО2 прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 26.11.2019, исковое заявление принято к производству судом первой инстанции 09.10.2019, в связи с чем дело подлежит рассмотрению арбитражным судом,  оснований, предусмотренных статьей 48 АПК РФ, для замены ответчика по настоящему делу, у суда первой инстанции не имелось.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на обоснованность и законность судебного акта.

Ссылка подателя жалобы на судебную практику не может быть принята апелляционным судом во внимание при рассмотрении настоящего дела, так как какого-либо преюдициального значения для настоящего дела не имеет, принята судами по конкретным делам, фактические обстоятельства которых отличны от фактических обстоятельств настоящего дела.

При изложенных обстоятельствах, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 10.07.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-36021/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

      Председательствующий   С.Н. Хайкина

       судьи  С.В. Кривошеина

ФИО1