Арбитражный суд Воронежской области

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

г. Воронеж                                                                                               Дело № А14-24656/2018

 « 13 » июня 2019 г.

 

Резолютивная часть решения оглашена 22 апреля 2019 г.

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Щербатых И.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску                                                     

общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ», г. Электросталь, Московская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Борисоглебск, Воронежская область, ОГРНИП 315366800010893, ИНН 

<

***>,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Автосила», г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

индивидуальный предприниматель ФИО3, г. Электросталь, Московская область, ОГРНИП 312505305500019, ИНН 

<

***>,

о взыскании 300000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042

при участии в заседании:

от истца – не явился, надлежаще извещен,

от ответчика – не явился, надлежаще извещен,

от третьего лица ООО «Автосила» – не явилось, надлежаще извещено,

от третьего лица  ИП ФИО3 – не явилось, извещено в порядке ст. 123 АПК РФ, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (далее – истец, ООО «РУСМАШ») обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2) о взыскании 200000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, а также 7000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 200 руб. судебных издержек в связи с получением выписки из ЕГРИП, 750 руб. судебных издержек в связи с приобретением контрафактного товара, 108 руб. 50 коп. судебных издержек в связи с оплатой почтовых услуг.

Определением суда от 28.11.2018 исковое заявление принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Материалы дела размещены в электронном виде на официальном сайте Арбитражного суда Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном законом порядке.

От ответчика 20.12.2018 в суд поступил отзыв на исковое заявление, в котором ответчик возражал против иска, а также ходатайства о рассмотрении дела по общим правилам искового производства в связи с представлением истцом дополнительного вещественного доказательства, о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Автосила», г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, у которого ответчик, согласно его доводам и приложенным к отзыву документам, приобрел контрафактный товар.

От истца 21.01.2019 в суд поступило заявление об увеличении размера исковых требований, в котором истец просил взыскать с ответчика 300000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042.

Определением суда от 24.01.2019 принято заявление ООО «РУСМАШ» об увеличении исковых требований до 300000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Автосила» (далее – ООО «Автосила»), индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее – ИП ФИО3), осуществлен переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, предварительное судебное заседание назначено на 25.02.2019.

От истца 15.02.2019 в суд поступило заявление об уменьшении исковых требований до 200000 руб. компенсации.

От истца в суд 18.02.2019 поступили пояснения, в которых истец сообщил, что не обязан представлять документы ведения хозяйственной деятельности в рамках лицензионного договора, поскольку плата за предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору взимается независимо от фактического использования лицензиатом предоставленного права. 

Определением суда от 25.02.2019 предварительное судебное заседание отложено на 25.03.2019.

От третьего лица ООО «Автосила» в суд 20.03.2019 поступил отзыв на исковое заявление.

Определением суда от 25.03.2019 предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 22.04.2019.

В предварительное судебное заседание 22.04.2019 лица, участвующие в деле, не явились. Судом установлено, что все лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о дате, месите и времени судебного заседания. На основании статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) предварительное судебное заседание проводилось в отсутствие истца и третьего лица. 

На основании статьи 49 АПК РФ судом принято заявленное истцом уменьшение искового требования до 200000 руб. компенсации. 

На основании статьи 137 АПК РФ судом вынесено определение об окончании подготовки дела к судебному разбирательству и переходе к судебному разбирательству в суде первой инстанции. На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводилось в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле. 

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «РУСМАШ» по свидетельству Российской Федерации № 473042,  зарегистрированного 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающего двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя.

Указанные обстоятельства подтверждается представленными истцом копиями   свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 473042 и зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности сведений в отношении указанного товарного знака. 

По утверждению истца, 13.09.2018 в магазине «Автоспорт», расположенном по адресу: 

<

...>, ответчик реализовал контрафактный товар – автоматический натяжитель цепи «Pilot», на котором имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

В подтверждение указанного обстоятельства истцом представлены:

- кассовый чек от 13.09.2018, в котором указаны сведения об ИП ФИО2 , включая ее ИНН, месте осуществления продажи, сведения о товаре – автозапчасти в количестве 1 ед. по цене 750 руб.;    

- видеозаписи момента приобретения товара;

- спорный товар.

Реализация спорного товара была произведена в торговом помещении, используемом ответчиком, неустановленным лицом, выполняющим функции продавца, с выдачей кассового чека от 13.09.2018.  

Указанные обстоятельства приобретения спорного товара, его внешний вид, а также выдача продавцом кассового чека подтверждаются представленной истцом видеозаписью момента приобретения товаров.

Из представленной истцом копии лицензионного договора № 2 от 01.03.2016, заключенного между ООО «РУСМАШ» (лицензиар) и ИП ФИО3 (лицензиат)  следует, что истец предоставил третьему лицу ФИО3 на срок действия договора с даты заключения договора до 13.09.2021 неисключительную лицензию на территории Российской Федерации на использование товарных знаков по свидетельствам № 473042 (зарегистрирован 17.10.2012)  и № 561554 (зарегистрирован 11.01.2016) в отношении всех товаров 12 класса МКТУ (пункты 1.2, 2.1, 10.3). 

Согласно пунктам 3.1 – 3.3 договора лицензиат обязуется использовать товарный знак лицензиара на согласованных сторонами образцах товара лицензиата; лицензиат обязан обеспечить соответствие качества изготавливаемых товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемых Техническими регламентами на изготавливаемые товары и всем требованиям государственных органов Российской Федерации;  качество товаров, изготавливаемых лицензиатом, должна быть не ниже качества товаров лицензиара. Согласно пункту 3.9 договора лицензиат вправе наносить товарный знак на производимые и реализуемые лицензиатом рекламные материалы и материалы информационного характера, связанные с реализуемым лицензиатом товаром. 

В соответствии с пунктом 4.1 договора лицензиат обязуется уплачивать фиксированное вознаграждение за использование товарного знака № 473042 в размере 100000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора,  за использование товарного знака № 561554 в размере 100000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора,            

Согласно приложению к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 473042 лицензионный договор зарегистрирован 26.05.2016.   

Из представленной истцом копии претензии от 18.10.2018, квитанций ФГУП «Почта России» от 18.10.2018 следует, что истец обращался к ответчику с досудебной претензией.   

Доказательств ответа на претензию ответчик не представил.  

Ссылаясь на то, что, осуществляя реализацию контрафактного товара, содержащего на упаковке изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, зарегистрированным под № 473042, ответчик допустил нарушение принадлежащих истцу исключительных прав на упомянутый товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В отзыве на исковое заявление ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что истцом не представлено доказательств приобретения именно указанного товара у ответчика, доказательств того, что спорный товар является контрафактным, по утверждению ответчика спорный товар был им приобретен у ООО «Автосила», которое имело сертификаты соответствия, выданные истцом, истцом не представлено доказательств нанесения на товар ответчиком товарного знака истца. По мнению ответчика представленный истцом лицензионный договор не является относимым доказательством, поскольку лицо, которому передано право использования товарного знака по лицензионному договору, само в своей хозяйственной деятельности спорный товарный знак не использует, при этом является учредителем ООО «РУСМАШ».

Из представленной ответчиком копии договора поставки № 121/2015 от 27.03.2015 усматривается, что между ООО «Автосила» и ИП ФИО2 был заключен договор поставки, по условиям которого ООО «Автосила» обязалось передать в собственность ИП ФИО2 запасные части для автомобилей в количестве и ассортименте согласно принятым заказам ИП ФИО4.  В пункте 10.3 договора стороны предусмотрели возможность пролонгации договора при отсутствии возражений сторон на следующий календарный год. 

Из представленной ответчиком копии универсального передаточного документа № 1060 от 27.01.2016 на передачу товара от ООО «Автосила» ИП ФИО2 усматривается в числе переданного товара  натяжитель цепи Pilot 2101-07 автоматический в количестве 1 шт. (№ п/п 42).        

            В отзыве на иск третье лицо ООО «Автосила» указало на то, что оно в рамках договора поставки № 10/2015 от 13.01.2015 у ИП ФИО5 приобрело автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ 21012-07» по товарной накладной № 5360 от 11.11.2015, который был впоследствии реализован ИП ФИО6 в рамках договора поставки № 121/2015 по УПД № 1016 от 27.01.2016, на дату закупки ООО «Автосила» данного товара ИП ФИО5 являлась официальным дистрибьютером ООО «РУСМАШ». 

Третье лицо ИП ФИО3 пояснений по заявленному иску не представил.  

Рассмотрев представленные по делу материалы и исследовав их, обозрев представленные истцом видеозапись, спорный товар, арбитражный суд полагает иск неподлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если нормами ГК РФ не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии со статьей 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков).

Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 473042 и зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности сведениями в отношении указанного товарного знака подтверждается, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак № 473042, зарегистрированный 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающего двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя.

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения силуэта лошадиной головы и передних ног и расположенного слева от него изображения шестеренки с размещенным по диаметру внутренней окружности словесным обозначением «РУСМАШ».     

Представленными истцом в материалы дела доказательствами (кассовым чеком от 13.09.2018, видеозаписью) подтверждается факт реализации 13.09.2018 в торговой точке, принадлежащей ответчику, автоматического натяжителя цепи «Pilot»-21214. 

В этой связи, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта реализации ответчиком спорного товара.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, а также положениям статьи 494 ГК РФ использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

Спорный товар упакован в картонную коробку, на верхней плоскости и передней боковой стороне которой, размещены обозначения сходные с товарным знаком истца.    

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Обозрев обозначения, размещенные на упаковке спорного товара, в виде силуэта головы лошади, шестеренки словесного обозначения «РУСМАШ», суд приходит к выводу о том, что указанные обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за № 473042, принадлежащим истцу, поскольку совпадают фонетический и графический признаки словесного обозначения, а также совпадают графические элементы. 

Спорный товар относится к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающего двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя.

Вместе с тем на задней боковой стороне упаковки спорного товара размещены сведения о производителе: «ООО «РУСМАШ», 

<

...>, www.rusmash.org / www.русмаш.рФ».      

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что спорный товар был изготовлен не самим истцом, что упаковка спорного товара отличается от упаковки оригинального товара, истец не представил. 

При этом суд также находит доводы ответчика и третьего лица ООО «Автосила» о приобретении спорного товара у официального дистрибьютера ООО «РУСМАШ» необоснованными, поскольку ни ответчиком, ни третьим лицом ООО «Автосила» не было представлено доказательств, подтверждающих указанное обстоятельство. Из представленной   ответчиком копии универсального передаточного документа № 1060 от 27.01.2016  усматривается факт продажи товара с иным наименованием – «натяжитель цепи Pilot 2101-07», в то время как спорный товар имеет наименование «натяжитель цепи Pilot» 21214».  

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В этой связи суд приходит к выводу о недоказанности истцом факта реализации ответчиком контрафактного товара, поскольку представленная истцом упаковка товара свидетельствует о том, что спорный товар изготовлен самим истцом.  

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Недоказанность истцом факта реализации ответчиком контрафактного товара является самостоятельным основанием для отказа в иске.    

Кроме того суд считает необходимым отметить, что  в обоснование заявленного размера компенсации в 200000 руб. истец сослался положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и на наличие заключенного между ним и третьим лицом ИП ФИО7 лицензионного договора № 2 от 01.03.2016, указывая, что стоимость такого права составляет 100000 руб. за каждый товарный знак.   

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По смыслу положений пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель, самостоятельно распоряжаясь принадлежащими ему правами, определяет вид компенсации, при этом суд по своей инициативе не вправе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. 

Вместе с тем в силу положений статьи 65 АПК РФ в рассматриваемом споре бремя доказывания соответствия взыскиваемого размера компенсации стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возлагается на истца.

Определениями суда от 24.01.2019, 25.02.2019, 25.03.2019 истцу и третьему лицу ИП ФИО3 предлагалось представить документально подтвержденные сведения о реализации выпущенной продукции с использованием товарного знака № 473042 во исполнение лицензионного договора № 2 от 01.03.2016. Истец и ИП ФИО3 указанных доказательств фактического исполнения лицензионного договора не представили.     

Истец также не опроверг утверждения ответчика о том, что ФИО3 также является участником ООО «РУСМАШ» и фактически не использует спорный товарный знак.

В этой связи суд считает необходимым отметить, что сам по себе факт заключения с аффилированным лицом лицензионного договора в отношении спорного товарного знака сам по себе не свидетельствует о том, что указанная в таком договоре плата за использование товарного знака на основании неисключительной лицензии является обычно взимаемой за правомерное использование товарного знака.

Иных доказательств, свидетельствующих о соответствии заявленного размера компенсации цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, истец не представил.  

В этой связи суд приходит к выводу о недоказанности истцом заявленного размера компенсации. 

При таких обстоятельствах, исходя из заявленных требований и представленных доказательств, в иске надлежит отказать. 

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы относятся на истца. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181, 229 АПК РФ, пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

 

Судья                                                                                                                      И.А. Щербатых