РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-24915/22-12-172

г. Москва

26 марта 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2023 года

Решение суда в полном объеме изготовлено 26 марта 2023 года

 

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:

ООО "АЛЕФ МОНТАЖ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: ФИО2

3-е лицо: ООО "РЕГТАЙМ"

о прекращении права администрирования доменного имени,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

 

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения заявленных требований ООО "АЛЕФ МОНТАЖ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФИО2 о запрете использовать доменное имя.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует в сети Интернет охраняемое обозначение, тождественное с товарным знаком истца.

Решением суда от 07.06.2022 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2022 года, требования истца были удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 года вышеуказанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с указанием на необходимость установить наличие (отсутствие) у истца права на иск, наличие (отсутствие) факта нарушения ответчиком исключительного права каким-либо из способов и с учетом установленных обстоятельств дела определить, подлежат ли исковые требования удовлетворению и в каком объеме.

Истец и третье лицо представителей в судебное заседание не направили, от ООО "РЕГТАЙМ" поступили письменные пояснения.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что является обладателем исключительного права на товарный знак по Свидетельству РФ № 715272, в отношении товаров 09; 11 и услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Ответчик, является администратором доменного имени CASAMBI.RU (далее - Доменное имя/Сайт), при этом, регистратором, указанного доменного имени, является Третье лицо.

Доменное имя было зарегистрировано 17.01.2018 г. Дата государственной регистрации товарного знака 07.06.2019 г., при этом, дата приоритета Товарного знака - 03.11.2018 г.

В связи с изложенным Истец полагает, что Ответчик своими действиями нарушает его исключительные права на товарный знак, используя доменное имя и размещая обозначение также на делегируемом с доменного имени Интернет-сайте.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Как установлено пунктом 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такими действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак право переходит новому правообладателю с момента государственной регистрации такого перехода (пункт 4 статьи 1234 ГК РФ, пункт 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10). За период до такой регистрации при оценке правомерности использования товарного знака учитывается воля на использование товарного знака прежнего правообладателя (пункт 70 Постановления № 10).

Сама по себе передача исключительного права на товарный знак иному лицу действует лишь на будущее время и не касается правоотношений до такой передачи.

Поскольку запись о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 715272 компании Касамби Технолоджиз Ои внесена в Государственный реестр регистрации товарных знаков и знаков обслуживания 05.03.2022, то на момент обращения общества в суд 10.02.2022 у названного лица имелось правомочие требовать пресечения незаконного использования принадлежащего ему средства индивидуализации.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановления № 10), суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Возражая относительно заявленных требований, ответчик указывал, что действия истца по подаче иска являются злоупотреблением правом, поскольку общество на указанную дату знало о существовании доменного имени CASAMBI.RU, зарегистрированного 17.01.2018.

Данное обстоятельство подтверждает переписка истца и ответчика, являющаяся приложением к исковому заявлению (приложение № 12), из которой следует, что еще 03 февраля 2018 года, истец узнал, что ответчик приобрел доменное имя CASAMBI.RU. При этом дата приоритета товарного знака 03 ноября 2018 г.

Также, из материалов дела следует, что на момент подачи искового заявления (11.02.2022), истцом уже было подано заявление о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак (30.12.2021), таким образом, очевидна недобросовестность поведения истца, поскольку он инициировал переход исключительного права на товарный знак по договору и, при этом, подал исковое заявление о запрете использования доменного имени CASAMBI.RU, с целью дальнейшей регистрации доменного имени на себя, при отсутствии исключительного права на товарный знак №715272. Факт регистрации доменного имени CASAMBI.RU на истца подтверждается выпиской с сервиса whois, представленной ответчиком в кассационной инстанции, согласно которой, истец является администратором спорного доменного имени с 25 августа 2022 г.

Действия по использованию доменного имени имеют длящийся характер и не были прекращены на момент вынесения решения судом первой инстанции, таким образом, момент предполагаемого нарушения также соотносится с моментом принятия решения, а не с моментом подачи искового заявления.

Отсутствие исключительного права на дату предполагаемого нарушения по смыслу положений пункта 2 статьи 1250 и статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для отказа в удовлетворении требований истца, направленных на защиту такого права (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.09.2016 по делу N 305-ЭС16-7224)

Таким образом, право на пресечение действий по незаконному использованию исключительных прав на товарный знак имеет только правообладатель, являющийся таковым на момент вынесения судом решения.

В данном случае доводы истца о незаконном использовании ответчиком вышеуказанных обозначений не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного товарного знака злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

В силу п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация за нарушение исключительного права подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, обратного в материалы дела истцом не представлено.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на заявителя.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1252, 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требования ООО "АЛЕФ МОНТАЖ" – отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. 

 

Судья                                                                                                А.С.Чадов