РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-270968/23-5-2127

г. Москва

04 марта 2024 г.

Резолютивная часть решения вынесена  05 февраля 2024 г.

Мотивированное решение изготовлено 04 марта 2024 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н., единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ дело

по иску Акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (127410, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.10.2008, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: Акционерное общество "ПКФ Спектр" (105082, 

<

...>, этаж 5 пом I комната 35, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.02.2009, ИНН: 

<

***>)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака №439290 в размере 500 000 руб. 00 коп.,

при участии: без вызова сторон; 

 

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Акционерному обществу "ПКФ Спектр" (далее – ответчик) компенсации за незаконное использование товарного знака №439290 в размере 500 000 руб. 00 коп.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные ст. 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 ноября 2023 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 27 ноября 2023 г. направлена лицам, участвующим в деле, а также размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 228 АПК РФ.

В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие надлежащее извещение сторон о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

В срок, установленный определением суда, ответчиком представлен отзыв, дополнения к отзыву, ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Перечень оснований, при наличии которых суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, установлен частью 5 статьи 227 АПК РФ. В частности, к таким обстоятельствам относятся: 1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны; 2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц; 4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

При этом АПК РФ не предусматривает обязательности перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в случае заявления об этом лица, участвующего в деле, считающего, что данное дело не должно быть рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Отказ в переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства не лишает стороны права представлять суду дополнительные доказательства в обоснование своих доводов и возражений, высказывать свое мнение по доказательствам и доводам процессуального оппонента, и не исключает возможности пользоваться иными средствами доказывания.

Суд считает, что основания для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленные частью 5 статьи 227 АПК РФ, отсутствуют. Само по себе заявление о переходе по общим правилам искового производства таким основанием не является, в связи с чем дело, рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ.

В срок, установленный определением суда, истцом представлены письменные объяснений.

05 февраля 2024 г. принято решение в виде резолютивной части согласно ч.1 ст. 229 АПК РФ.

08 февраля 2024 г. поступило заявление ответчика о составлении мотивированного решения в соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ  по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" является правообладателем товарного знака "ЭПОФЕНИПЛЕН", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству №439290, приоритет товарного знака установлен с 16 июня 2011 г. Согласно сайту Федерального института промышленной собственности (https://wwwl.fips.rn/registers-doc-view/fips_servlet), представленного в материалы дела свидетельства на товарный знак "ЭПОФЕНИПЛЕН" №439290, защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 511 класса по Международной классификации товаров и/или услуг:

01 - вещества химические для изготовления красок.

02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества.

35 - реклама.

40 - обработка материала.

14 марта 2022г. истцом в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет было установлено, что АО "ПКФ Спектр" неправомерно использует Товарный знак путем предложения к продаже на своей странице в сети Интернет по адресу: https://spektrlkm.ru/ep-5285_emal продукции: эмаль ЭП-5285 Эпофениплен, содержащее указание на словесное обозначение товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отсутствие каких-либо правовых оснований для использования товарного знака для индивидуализации предлагаемого к продаже товара.

Кроме того, на данной странице также размещен раздел «Гарантии изготовителя» АО "ПКФ Спектр" гарантирует соответствие Эмали ЭП-5285 Эпофениплен™ требованиям ТУ 95-2184-90 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения»).

Как следует из разъяснений, приведенных в п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения.

Истцом в качестве доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком исключительных прав, представлены распечатки страниц ответчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://spektrlkm.ru/ep-5285_emal и https://spektrlkm.ru, которые содержат адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения, и заверены истцом.

Представленные истцом распечатки страниц сайта ответчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://spektrlkm.ru/ep-5285_emal и https://spektrlkm.ru являются относимыми и допустимыми доказательствами по настоящему делу.

23 марта 2022 г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 16 марта 2022 г. №039/45/2022-ПРЕТ с требованиями прекратить незаконное использование товарного знака "ЭПОФЕНИПЛЕН", изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, этикетки, упаковку товара, на которых размещен незаконно используемый Товарный знак, а также выплатить АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" компенсацию за незаконное использование Товарного знака в размере 500 000 руб.

Претензия была получена Ответчиком 28 марта 2022 г., что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 11157869016232.

Из предъявленных в претензии требований было удовлетворено только одно: Ответчиком прекращено незаконное использование товарного знака "ЭПОФЕНИПЛЕН" путем размещения предложения к продаже на своей странице продукции (со страницы https://spektrlkm.ru/ep-5285_emal Ответчиком было удалено словесное обозначение Товарного знака).

Требование о выплате компенсации за незаконное использование Товарного знака в размере 500 000 руб. осталось без удовлетворения.

На основании вышеизложенного истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование зарегистрированного товарного знака "ЭПОФЕНИПЛЕН" в размере 500 000 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

В пункте 3 статьи 1484 ГК РФ указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истец как правообладатель имеет исключительное право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичный подход закреплен в пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), согласно которому вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 названного постановления.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Из распечатки страницы https://spektrlkm.ru/ep-5285_emal очевидно усматривается, что на данной странице присутствует наименование ЭПОФЕНИПЛЕН, сходное до степени смешения со словесным обозначением товарного знака истца "ЭПОФЕНИПЛЕН".

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца. Доказательства наличия согласия истца на использование товарного знака суду не представлено.

Относительно доводов сторон о сроках нарушения, суд отмечает следующее.

Истцом с ЗАО "ПКФ Спектр" (Ответчик по настоящему иску) 15 декабря 2012 г. был заключен лицензионный договор №80999-12 (далее - Договор). Предметом Договора (п. 1.1) являлось предоставление права использования Товарного знака сроком по 23 сентября 2020 г.

При этом, 14 июля 2020 г. между сторонами был заключён Договор № 81004-20, в соответствии с п. 1.1. которого Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующей работы: «Проведение испытаний и выдача заключения на соответствие ГОСТ Р 51102-97 ЭП-5285 "ЭПОФЕНИПЛЕН"  (цвет белый)».

В соответствии с п. 1.3. указанного Договора, срок выполнения работ по договору - в течение 4 (четыре) месяцев с даты получения от Заказчика образцов покрытия для проведения испытаний при условии выполнения пункта 2.2. договора. В соответствии с п.2.2. Договора, Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 100 % от стоимости работ по договору в течение 10 дней после подписания договора с двух сторон на основании счета Исполнителя.

АО "ПКФ Спектр" в полном объёме выполнило свои обязательства по Договору, что подтверждается платёжным поручением № 934 от 17 июля 2020 г. года на сумму 275 000 руб. 00 коп. и платёжным поручением № 1135 от 25 августа 2020 г. на сумму 275 000 руб. 00 коп. Таким образом, АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" должно было провести испытания и передать заключение, предусмотренные п. 1.1. Договора в срок, не позднее 26 ноября 2020 г.

В письме № 39-140/7049 от 06 октября 2020 г. АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" уведомило АО "ПКФ Спектр" о том, что «...на данный момент между АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" и АО "ПКФ Спектр" заключается лицензионный договор на предоставление права производства эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН ТУ 22.21.42.142-002-08621486-2020 (введённые с 01 сентября 2020 г. взамен ТУ 95-2184-90). По завершению его регистрации будет выдано заключение о соответствии эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН ТУ 22.21.42.142-002-08621486-2020 требованиям ГОСТР 51102-97».

На момент получения указанного письма ответчиком, Лицензионный договор 80999-12 от 15 декабря 2012 г. прекратил свое действие. В связи с указанными обстоятельствами, истец направил в адрес ответчика письмо «О использовании Товарного знака», в котором информировал ответчика о следующем: «Настоящим письмом АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" подтверждает факт своей осведомлённости об использовании АО «ПКФ СПЕКТР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» (свидетельство 439290).... АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" подтверждает, что дало разрешение АО "ПКФ Спектр" на осуществление вышеуказанных действий сроком до 01 марта 2021 г.».

Таким образом, использование ответчиком обозначения "ЭПОФЕНИПЛЕН" до 01 марта 2021 г. могло осуществляться на законных основаниях с разрешения истца (правообладателя).

Как следует из архивных копий страницы ответчика в сети Интернет https://spektrlkm.rn/ep-5285_emal использование ответчиком словесного обозначения ЭПОФЕНИПЛЕН, сходного до степени смешения с товарным знаком "ЭПОФЕНИПЛЕН", осуществлялось с октября 2020 г.

Как видно из представленных архивных страниц информация о предложении к продаже эмали Эп-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН не претерпевала изменений по содержанию страницы на протяжении как минимум с октября 2020 г. по март 2022 г.

Истцом представлены распечатки архивных страниц в том числе по состоянию 21 сентября 2021 г., 28 января 2022 г., то есть после истечения срока правомерного использования обозначения.

Ответчиком доказательств, свидетельствующих о правомерности использования спорного обозначения на дату фиксации истцом нарушения (14 марта 2022 г.), и о наличии оснований для освобождения от ответственности за нарушение исключительного права истца на товарные знаки, в материалы дела не представлено.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим кодексом, требования, в том числе о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

В соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истцом заявлено о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. 00 коп.

Требуемая истцом компенсация рассчитана по правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Ответчиком заявлены возражения относительно размера компенсации, предъявленного истцом ко взысканию.

Согласно п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае ответчиком были нарушены исключительные права истца на один товарный знак.

Судом рассмотрены доводы истца в отношении заявленной суммы компенсации за нарушение прав, однако пришел к выводу о необходимости снижения суммы компенсации до размера 200 000 руб., учитывая компенсационную природу подобного взыскания, критерии разумности в совокупности с установленными последствиями такого нарушения, а также исходя из характера нарушения.

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Расходы по госпошлине также распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, ст.ст. 65, 71, 110, 112, 167 – 170, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства Акционерного общества "ПКФ Спектр" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать.

Взыскать с Акционерного общества "ПКФ Спектр" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) компенсацию 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп., а также  5 200 (пять тысяч двести) руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

 

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня изготовления решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                              Киселева Е.Н.