РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва                                                                                     Дело № А40-221871/24-5-1417

30.07.2025г.

Резолютивная часть решения объявлена 12.03.2025г.

Решение в полном объеме изготовлено 30.07.2025г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Закрытого акционерного общества Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» (г. Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2010, ИНН: 

<

***>);

к ответчику Федеральная служба по интеллектуальной собственности (г. Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2004, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: Закрытое акционерное общество «Дедовский хлеб» (143530, Московская обл., 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.12.2002, ИНН: 

<

***>).

о признании недействительным решения №2024Д04012 от 23.07.2024г.

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» обратилось с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании незаконным отказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.07.2024 г. в регистрации предоставления права по лицензионному договору № 2 от 01.01.2024 г. в отношении товарных знаков по свидетельствам РФ №382092, №440277, №581683, №614653, №628306, №727506, №787914, №979978, №979979, №979991 и №979992 на имя ЗАО «Дедовский хлеб» ОГРН 

<

***>, об обязании провести регистрацию предоставления права на использование товарных знаков по свидетельствам РФ №382092, №440277, №581683, №614653, №628306, №727506, №787914, №979978, №979979, №979991 и №979992 на имя ЗАО «Дедовский хлеб» ОГРН 

<

***> по лицензионному договору №2 от 01.01.2024.

Судом, в порядке ст. 51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Закрытое акционерное общество «Дедовский хлеб»..

В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик иск не признал по основаниям,  изложенным в отзыве.

Третье лицо представило письменные пояснения.

Заслушав представителей лиц,  участвующих в деле,  исследовав и оценив доказательства,  суд пришел к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 197 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, в том числе судебных приставов -исполнителей, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными в главе 24.

Согласно ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии ч. 5 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Как усматривается из материалов дела, заявитель является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «Коломенское»/ «Коломенский» с 2008 года. Серия товарных знаков действует для различных товаров 30 класса, а также для услуг 35 и 39 класса, в том числе для услуг, связанных с доставкой и продажей товаров 30 класса МКТУ. Исключительное право на каждый товарный знак действует в полном объеме и не находится в процессе оспаривания каким бы то ни было образом.

В обоснование требований заявитель сослался на те обстоятельства, что в 2024 году он обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с заявлением от 16.02.2024 г. о регистрации предоставления права использования (лицензии) по договору № 2 от 01.01.2024 г. в отношении товарных знаков по свидетельствам РФ №382092, №440277, №581683, №614653, №628306, №727506, №787914, №979978, №979979, №979991 и №979992 на имя ЗАО «Дедовский хлеб» ОГРН 

<

***> (далее – заявление).

Права по договору предоставляются в отношении всех товаров, для которых товарные знаки зарегистрированы. ЗАО «Дедовский хлеб» входит в одну группу компаний с правообладателем товарных знаков ЗАО БКК «Коломенский» - компании имеют одного учредителя ООО БКХ «КОЛОМЕНСКИЙ» (100% доля).

Вместе с тем, Роспатент направил в адрес ЗАО БКК «Коломенский» уведомление от 18.04.2024 о необходимости представления недостающих или надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления, в котором указал на наличие зарегистрированного наименования места происхождения товаров (далее - НМПТ) №331 «КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ» для товара «калач» и №165 «КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА» для товара «пастила» в связи с чем, предоставление права на товарные знаки не может быть зарегистрировано.

В ответ на указанное уведомление заявитель просил сократить перечень товаров, для которых предоставляется лицензия на товарные знаки, исключив из них товары «калачи» и «пастила».

15.07.2024 Роспатент направил новое уведомление – уведомление об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по лицензионному договору на имя ЗАО «Дедовский хлеб» (далее – отказ).

Отказ Роспатента мотивирован тем, что в соответствии с пп. «л» п. 3. Правил 1 государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующего условия: отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий, воспроизводящий или имитирующий географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, или предоставление права использования такого товарного знака допускается только при наличии у приобретателя или лица, которому предоставлено право использования товарного знака, исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

По мнению Роспатента, поскольку лицо, которому предоставляется право использования указанных товарных знаков по договору - ЗАО «Дедовский хлеб», не является обладателем исключительного права на НМПТ №331 «КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ» и №165 «КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА», то ему не может быть предоставлена лицензия на товарные знаки, а использование ЗАО «Дедовский хлеб» сходных с наименованием места происхождения товара товарных знаков не допускается.

При этом государственная регистрация исключительных прав на указанные НМПТ была осуществлена Роспатентом 29.12.2023 и 05.05.2017 соответственно, то есть, почти на десять лет позднее, чем у ЗАО БКК «Коломенский» возникли исключительные права на серию товарных знаков со словесным элементом «Коломенский».

Заявитель полагает, что уведомление об отказе в регистрации отчуждения исключительного права было основано на незаконном систематическом толковании Роспатентом пункта 3 статьи 1489 ГК РФ и подлежит отмене.

В соответствии пунктом 3 статьи 1489 ГК РФ, предоставление права использования товарного знака, включающего, воспроизводящего или имитирующего географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (подпункт 1 пункта 7 статьи 1483 ГК РФ), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Дефиниция указанной нормы предполагает, что не допускается регистрация лицензии на товарный знак при следующих условиях:

1) права предоставляются на товарный знак, который включает, воспроизводит или имитирует зарегистрированное НМПТ,

2) у лицензиата нет права на НМПТ.

Таким образом, указанное положение может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географическое указание или НМПТ.

Аналогичная позиция была закреплена Президиумом Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 29 апреля 2022 года по делу № А40-35976/2021, в котором правообладатель товарного знака со словесным элементом «Русская сталь» оспаривал отказ в регистрации распоряжения правом по лицензионному договору из-за наличия НМПТ «Русская водка».

Природа запрета на государственную регистрацию предоставления права использования на НМПТ заключается в том, что НМПТ связано с территорией, определенной границами географического объекта, и характеристиками товара. Если лицо находится на той же территории и производит аналогичный товар, оно может само получить исключительное право на использование НМПТ при соблюдении установленных законом требований.

Указанный запрет не может быть распространен на исключительное право на товарный знак, поскольку товарный знак, в отличие от НМПТ, не связан территорией, определенной границами географического объекта.

Согласно положениям п. 3 ст. 1489 ГК РФ, запрет предоставлять право использования товарного знака из-за отсутствия у лицензиата исключительного права на НМПТ распространяется только на случаи, когда такое НМПТ включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Хотя подпунктом "и" п. 3 Правил регистрации распоряжения исключительным правом установлено, что регистрация распоряжения исключительным правом осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак не является причиной введения потребителя в заблуждение, но из оспариваемого акта Роспатента не усматривается, каким образом предоставление права использования товарного знака может быть причиной искаженного представления о товаре или его производителе, способного повлиять на решение потребителя.

Согласно пункту 7 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с географическим указанием или наименованием места происхождения товара, охраняемыми в соответствии с ГК РФ, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое географическое указание или такое наименование либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или такого наименования, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое наименование места происхождения товара.

Смысл соответствующего законодательного регулирования состоит в том, что если конкретный товарный знак зарегистрирован по правилам пункта 7 статьи 1483 ГК РФ на имя лица, имеющего право использования наименования места происхождения товара, то и предоставление права на этот товарный знак возможно только в пользу лица, также обладающего правом на наименование места происхождения товара.

Тем самым соблюдается правило о совпадении в одном лице обладателя исключительного права на товарный знак и обладателя права на использование наименования места происхождения товара.

С учетом этого применение нормы пункта 3 статьи 1488 ГК РФ возможно только в том случае, если конкретный товарный знак, право на который отчуждается, зарегистрирован с учетом пункта 7 статьи 1483 ГК РФ и требуется сохранить совпадение в одном лице обладателя исключительного права на товарный знак и обладателя права на использование наименования места происхождения товара.

Условия применения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ при регистрации товарного знака предполагают, что: наименование места происхождения товара либо сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак; товарный знак регистрируется на имя лица, имеющего право использования такого наименования; регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Вместе с тем в данном случае, не подтверждается, что товарные знаки, о которых идет речь в заявлении, зарегистрированы с учетом пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, поэтому положения этой правовой нормы не подлежит применению административным органом.

Роспатентом должны быть проанализированы риски введения потребителя в заблуждения, с учетом того, что товарные знаки со словесным элементом «Коломенское» активно используются правообладателем уже более пятнадцати лет, и зарегистрированы ранее, чем возникли права на НМПТ, указанные Роспатентом в качестве основания для отказа в регистрации лицензионного договора.

Соответствующая презумпция может быть опровергнута только по результатам рассмотрения поданного в установленном порядке возражения (статьи 1512, 1513 ГК РФ, пункт 52 Постановления № 10).

Пункт 154 Постановления № 10 закрепляет невозможность отказа в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным.

В результате расширительного толкования Роспатентом пункта 3 статьи 1489 ГК РФ заявитель, правообладатель серии товарных знаков, не может реализовать свое право на принадлежащие ему средства индивидуализации, поскольку ограничен в распоряжении такими правами.

Поскольку серия товарных знаков правообладателя не оспорена, не признана недействительной полностью или в части, и не может быть оспорена, поскольку зарегистрирована раньше НМПТ, правообладатель вправе по своему усмотрению осуществлять распоряжение исключительными правами на товарные знаки в соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ.

Кроме того, отказ Роспатента вынесен, в том числе, в части товарных знаков №440277 (СЕМЕЙНЫЙ) и №727506 (100% НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ»), которые не содержат спорного элемента «Коломенский» - и в этой части отказ Роспатента никак не мотивирован.

При указанных обстоятельствах  заявление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-170 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Признать незаконным отказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) от 15.07.2024г. в регистрации предоставления права по лицензионному договору № 2 от 01.01.2024г. в отношении товарных знаков по свидетельствам РФ №382092, №440277, №581683, №614653, №628306, №727506, №787914, №979978, №979979, №979991 и №979992 на имя Закрытого акционерного общества «Дедовский хлеб» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) провести регистрацию предоставления права на использование товарных знаков по свидетельствам РФ №382092, №440277, №581683, №614653, №628306, №727506, №787914, №979978, №979979, №979991 и №979992 на имя Закрытого акционерного общества «Дедовский хлеб» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) по лицензионному договору №2 от 01.01.2024г.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Закрытого акционерного общества Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья                                                                                                          Е.Н. Киселева