СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки 24.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А45-29025/2020

город Томск

16 апреля 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Павлюк Т.В., рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (№ 07АП-1877/21), на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 22.01.2021 по делу № А45-29025/2020 рассмотренное в порядке упрощенного производства по иску Rovio Entertainment Corporation/Ровио Энтертейнмент Корпорейшн (Keilaranta 7 02150 Espoo, Finland) к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Новосибирск о взыскании 70 000 рублей,

без участия сторон,

У С Т А Н О В И Л:

иностранное лицо Rovio Entertainment Corporation/Ровио Энтертейнмент Корпорейшн (далее – компания, истец) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО1, ответчик) о взыскании 20 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1 091 303, 20 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1 086 866, 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1 152 679, 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1 152 678, 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1 153 107, а также 200 рублей судебных издержек по приобретению вещественного доказательства, 297 рублей 54 копеек почтовых расходов, 2 800 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Настоящее дело в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением суда от 22.01.2021 заявленные исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой проситрешение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований. Апелляционная жалоба мотивирована несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, нарушением норм процессуального и материального права

  Истец в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

  Судом апелляционной инстанции исследованы вещественные доказательства, просмотрен диск с видеозаписью закупки товара. Вещественные доказательства возвращены в материалы дела.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыв, изучив вещественные доказательства, в том числе видеозапись, приобщенные к материалам дела, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в ходе закупки, произведенной 05.06.2018 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, установлен факт продажи контрафактного товара (кепка). 

В подтверждение продажи был выдан товарный чек №834, содержащий наименование продавца: ИП ФИО1, дату продажи: 05.06.2018, ИНН продавца: 540528102063, ОГРНИП продавца: 312547611500261. 

На товаре содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками №1091303, №1086866, №1152679, №1152678, №1153107, исключительные права на которые принадлежат компании «Rovio Entertainment Corporation) («Ровио Энтертейнмент Корпорейшн»)) и ответчику не передавались. 

В ходе закупки, произведенной 07.06.2018 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Курганская область, пгт. Лебяжье, улица Пушкина, дом 10, установлен факт продажи контрафактного товара (футболка). 

В подтверждение продажи был выдан товарный чек, содержащий наименование продавца: ИП ФИО1, дату продажи: 07.06.2018, ИНН продавца: 540528102063, ОГРНИП продавца: 312547611500261. 

На товаре имеются обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками №1091303, №1086866. Компания является действующим юридическим лицом, учрежденным 24.11.2003 в качестве публичного акционерного общества, код предприятия 1863026-2. 

Согласно выписке из торгового реестра компании допустимым является наименование компании как на финском языке «Rovio Entertainment Oyj» («Ровио Энтертейнмент Оюй»), так и на иностранных языках «Rovio Entertainment Corporation) («Ровио Энтертейнмент Корпорейшн»). 

Компания является правообладателем товарного знака № 1091303 (логотип «ANGRY BIRDS»). 

В Международный реестр товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 28.06.1989 и протоколом к нему, внесена запись о регистрации за правообладателем товарного знака в виде логотипа «ANGRY BIRDS» от 15.04.2011, что подтверждено свидетельством Всемирной организации интеллектуальной собственности № 1091303. 

Товарный знак № 1091303 (логотип «ANGRY BIRDS») имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг - 25 класса Международной классификации товаров и услуг, включающих в том числе одежду и головные уборы. 

Кроме того, компания является правообладателем товарного знака № 1086866 (изобразительный товарный знак). 

В Международный реестр товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 28.06.1989 и протоколом к нему, внесена запись от 15.04.2011 о регистрации за правообладателем товарного знака № 1086866, что подтверждено соответствующим свидетельством Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

Товарный знак № 1086866 имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг - 25 класса Международной классификации товаров и услуг. Компания является правообладателем товарных знаков № 1152678, №1152679, № 1152687, № 1153107 (изобразительные товарные знаки). 

В Международный реестр товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 28.06.1989 и протоколом к нему, внесены записи от 08.08.2012 о регистрации за правообладателем товарных знаков № 1152678, № 1152679, № 1152687 и №1153107, что подтверждено соответствующим свидетельством Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

Товарные знаки № 1152678, № 1152679, № 1152687, № 1153107 имеют правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг - 25 класса Международной классификации товаров и услуг, включающего, в том одежду и головные уборы. 

Полагая, что введение в гражданский оборот спорных товаров нарушает его исключительные права на товарные знаки, истец направил в адрес ответчика претензии №429 и №430 о досудебном урегулировании спора и впоследствии обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из их обоснованности.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

В соответствии со статьей 4 (1) а) Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г. (принят постановлением Правительства РФ от 19 декабря 1996 г. № 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков») с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой Договаривающейся Стороны. 

Таким образом, в отношении исключительных прав истца на товарные знаки в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности. 

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. 

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в частности литературные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, относятся к объектам авторских прав. Производные произведения, представляющие переработку другого произведения, также в силу части 2 статьи 1259 ГК РФ относятся к объектам авторских прав. 

Применительно к положениям пункта 2 статьи 1270 ГК РФ незаконное использование произведения (его части) может выражаться, в частности, в безосновательном (т.е. без согласия правообладателя) воспроизведении произведения, его переработке, а также распространении произведения (его части) путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляра.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (часть 1 статьи 1515 ГК РФ).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", а также положениями статьи 494 ГК РФ использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

В силу статьи 493 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (статья 428 ГК РФ), договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

С учетом вышеприведенных норм права, а также части 2 статьи 65 АПК РФ, по иску о защите исключительных прав на товарный знак подлежат установлению, в частности, обстоятельства использования ответчиком товарного знака истца или обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Совокупностью представленных истцом доказательств подтверждены факты продажи контрафактных товаров, в том числе видеозаписью процесса продажи, самими контрафактными товарами, кассовыми чеками.

Представленная в материалы дела видеозапись подтверждает факт приобретения спорного товара в торговой точке ответчика. 

Видеозапись закупки осуществлена истцом в порядке статей 12, 14 ГК РФ в целях защиты собственных прав и приобщена к материалам дела в порядке статьи 64 АПК РФ как доказательство, содержащее сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Относимость и достоверность представленных истцом доказательств (чек, видеозапись, контрафактный товар) ответчиком в установленном законом порядке не опровергнута, контрдоказательства не представлены (статьи 65 АПК РФ).

Таким образом, осуществив продажу спорных товаров, ответчик нарушил исключительные права правообладателя на товарные знаки, поскольку материалами дела не подтверждается, что истец давал свое разрешение ответчику на использование принадлежащих ему товарных знаков, равно как и не представлены доказательства, подтверждающие наличие у ответчика прав на введение в гражданский оборот посредством розничной купли-продажи товара с товарными знаками истца.

В соответствии с положениями статей 12,14 ГК РФ допускается самозащита прав, единственным условием которой является соразмерность способов самозащиты нарушению и их достаточность для его пресечения, следовательно, действия истца носили пресекательный характер, дополнительно фиксируя факт реализации ответчиком контрафактного товара.

По смыслу статьи  10 ГК РФ злоупотребление гражданским правом заключается в превышении пределов дозволенного гражданским правом осуществления своих правомочий путем использования их с незаконной целью или незаконными средствами, с нарушением при этом прав и законных интересов других лиц. Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением, установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда. 

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление в иных формах.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Злоупотребление правом может быть вызвано такими действиями лица, которые ставили другую сторону в положение, когда она не могла реализовать принадлежащие ей права.

Непосредственной целью санкции, содержащейся в статье 10 ГК РФ, а именно отказа в защите права лицу, злоупотребившему правом, является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.05.2013 № 17388/12).

Следовательно, для квалификации действий истца, как совершенных со злоупотреблением правом, должны быть представлены доказательства того, что сторона имела умысел на реализацию какой-либо противоправной цели.

Таким образом, действия истца по защите своих прав не могут являться злоупотреблением правом.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному выводу о доказанности факта реализации ответчиком товаров, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях спорной продукции, в деле не имеется. Осуществляя ее продажу без согласия правообладателя, ответчик нарушил исключительные права последнего.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок. 

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в определении от 07.12.2015 по делу № А03-14243/2014 правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой в случае, если закупки товаров производились в течение короткого промежутка времени, по всем фактам после осуществления первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарные знаки, требований о прекращении нарушения прав истца ответчику не поступало, реализацию ответчиком такого товара можно рассматривать как один случай незаконного использования товарных знаков истца.

Как следует из текста представленного ответчиком договора досудебного урегулирования (мирового соглашения) №15117/18 от 31.10.2018, предметом досудебного урегулирования являлись нарушения прав истца, допущенных в форме реализации ответчиком контрафактного товара 13.03.2018 и 14.03.2018. 

Следовательно, как верно указывает суд первой инстанции, фактом предъявления претензии (претензий) по указанным правонарушениям ответчик был предупрежден истцом о нарушении его исключительных прав на товарные знаки. Между тем 05.06.2018 и 07.06.2018 вновь допустил аналогичные правонарушения.

Как следует из договора досудебного урегулирования (мирового соглашения) №20048/19 от 22.02.2019 ответчик 19.10.2018 вновь допустил реализацию контрафактного товара. 

Таким образом, заключая договоры досудебного урегулирования, ответчик продолжает систематически нарушать исключительные права истца, реализуя контрафактный товар в торговых точках, расположенных по различным адресам. 

Заключение договора досудебного урегулирования не влияет на тот факт, что ответчик должен нести ответственность за реализацию иных товаров, нарушающих права истца. Кроме того, заключение договора досудебного регулирования или мирового соглашения не исключает возможность привлечения ответчика к ответственности в других случаях нарушения прав истца.

При рассмотрении настоящего дела ответчиком не представлены доказательства наличия намерений на продажу товары в партии. Ссылка на договор поставки от 01.03.2018 не представляет возможным установить, какие конкретно товары были приобретены ответчиком и что именно реализованные контрафактные товары входили в перечень приобретенной продукции по данному договору. 

Ссылки ответчика на то, что последовательное приобретение у ответчика контрафактных товаров следует рассматривать как один случай подлежит отклонению, так как товары были реализованы в разных торговых точках, на каждый товар выдан отдельно чек, что подтверждает самостоятельность нарушений исключительных прав в отношении каждого товарного знака. Таким образом, из представленных ответчиком документов не следует единство намерений.

Ссылка ответчика на то, что истец не предупреждал его о нарушениях до покупки спорных товаров подлежит отклонению, так как действующим законодательством в рамках защиты объектов интеллектуальной собственности не предусмотрено, что направлению претензии в адрес ответчика должно предшествовать предупреждение.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о правомерности требований истца о взыскании с недобросовестного ответчика компенсации за нарушение исключительных прав, применив размер компенсации в сумме 10 000 рублей за нарушение прав на каждый товарный знак.

            Требование о взыскании судебных расходов, в том числе стоимости приобретенного товара, почтовых расходов, государственной пошлины рассмотрено в соответствии со статьями 101, 106, 110, 112 АПК РФ. Апелляционная жалоба доводов в указанной части не содержит.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1  статьи 269, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 22.01.2021 по делу № А45-29025/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения. 

             Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                                         Т.В. Павлюк