ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-12106/2019

г. Челябинск

14 октября 2019 года

Дело № А07-5751/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 11 октября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 октября 2019 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бояршиновой Е.В., 

судей Арямова А.А., Костина В.Ю., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26.06.2019 по делу № А07-5751/2019.

В судебном заседании принял участие представитель:

закрытого акционерного общества «Микояновский Мясокомбинат» - ФИО3 (доверенность от 16.06.2019).

Закрытое акционерное общество «Микояновский Мясокомбинат» (далее – истец, ЗАО «Микояновский Мясокомбинат», общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2, предприниматель) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 700 000 руб., запрещении использовать обозначение «Советская», сходного до степени смешения с товарным знаком «Советские», при выпуске продукции, предложения к продаже, продаже или ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку и хранение с этой целью колбасы под товарным обозначением «Советская», сходным до степени смешения с товарным знаком «Советские», обязании опубликовать за свой счет резолютивное решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете «Республика Башкортостан» размером не менее 1/8 полосы (с учетом уточнений требований, принятых судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда первой инстанции исковые  требования удовлетворены, с ИП ФИО2 в пользу ЗАО «Микояновский Мясокомбинат» взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 700 000 руб., ИП ФИО2 запрещено использование обозначения «Советская», сходного до степени смешения с товарным знаком «Советские», при выпуске продукции, предложения к продаже, продаже или ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку и хранение с этой целью колбасы под товарным обозначением «Советская», сходным до степени смешения с товарным знаком «Советские», также суд обязал ответчика опубликовать за свой счет резолютивное решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете «Республика Башкортостан» размером не менее 1/8 полосы, в пользу ЗАО «Микояновский Мясокомбинат» также взыскано 23000 рублей суммы расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ИП ФИО2 обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ссылается на то, что обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него, вследствие этого видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации этого товара и указателем источника его происхождения. Колбаса «советская» относится к высшему сорту сырокопченой колбасы, что указывает на определенный вид товара, следовательно, использование слова «сырокопченая» является общеупотребляемым определяющим вид товара. Ссылается на то обстоятельство, что продукт истца, как и продукт ответчика являются узнаваемыми по их марке и стилю написания, существенно отличаются друг от друга.

В представленном отзыве истец ссылался на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие не явившихся лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела, ЗАО «Микояновский мясокомбинат» является правообладателем товарного знака со словесным обозначением «Советские» по свидетельству Российской Федерации № 384150 (с датой регистрации 21.07.2009, приоритетом от 27.12.2007) и № 590925 (с датой регистрации 14.10.2016, приоритетом от 14.08.2014) зарегистрированного для товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) «сосиски, сардельки, изделия колбасные, мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса, продукты мясной переработки». 

Как указывает истец,  в октябре 2018 года при проведении контрольных мероприятий по использованию товарных знаков, принадлежащих ЗАО «Микояновский мясокомбинат», производителями мясной продукции выявлены факты реализации через розничную торговую сеть ответчика сырокопчёной колбасы под названием САВА «Советская» производства мясокомбината САВА, обозначение которых сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца «Советские». 

Из представленных истцом доказательств также следует, что ответчик является промышленным производителем и осуществляет предложение к продаже и продажу аналогичной продукции, маркированной спорным обозначением САВА «Советская». 

Факт использования ответчиком обозначения "Советская" подтверждается представленными в дело доказательствами (фотографией с изображением товара, кассовым чеком, содержащими сведения о товаре, дате покупки, стоимости) и не оспаривается ответчиком.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием прекратить использование обозначения «Советская» на вводимых в гражданский оборот товарах, отозвать уже имеющийся товар из розничной и оптовой торговой сети и выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака при реализации продукции САВА «Советская» через розничную торговую сеть ответчика.

ЗАО «Микояновский мясокомбинат», считая, что исключительное право на указанный товарный знак нарушено и ссылаясь на неудовлетворение претензии, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд первой инстанции пришел к выводам  о доказанности истцом нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знака № 384150, № 590925, запретил ответчику использование обозначения «Советская», сходного до степени смешения с товарным знаком «Советские», при предложении к продаже, продаже или ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, о разумности и соразмерности размера компенсации в сумме 700 000 рублей, о выборе печатного издания, суд первой инстанции согласился с доводом истца, что распространение печатного издания «Республика Башкортостан» соответствует месту производства и распространения контрафактных товаров и обязал предпринимателя опубликовать резолютивное решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете «Республика Башкортостан» размером не менее 1/8 полосы.

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктами 2, 4, 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

2) при выполнении работ, оказании услуг;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу приведенных правовых норм основной функцией товарного знака является отличительная функция, которая позволяет потребителю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем,  вызывает определенное представление о качестве товара.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктами 1, 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также требованием от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В рассматриваемом случае истец, посчитав, что ответчиком используются обозначения, сходные до степени смешения с его товарными знаками № 384150, № 590925, обратился с требованием о прекращении использования спорных обозначений, а также выплате компенсации.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ  для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя. 

В то же время разрешение такого вопроса не предполагает произвольное усмотрение суда, а должно быть основано на приведенных нормах и методологических подходах.

Как следует из правовой позиции постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Согласно абзацу 2 пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482; далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 данных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Ответчиком используется словесное обозначение «Советская», помещенное в белую окружность с указание сверху в красном эллипсе обозначением «САВА».

Истец указывает на неправомерное использование обозначения «Советская» сходного до степени смешения с товарным знаком истца «Советские».

При сравнении используемого обозначения ответчиком установлено наличие звукового сходства, изменено только окончание слова, указывающее на количество называемых предметов (у истца – множественное число, у ответчика – единственное число), при этом в зависимости от изменения числа не изменяется звуковое восприятие, так как корень слова (совет) и суффикс (ск) остаются неизменными, состав согласных букв идентичен, один состав слогов, частично (в части окончания) изменен состав букв, что определяет одинаковую фонетическую длину элементов, почти полная близость звуков, составляющих обозначение, идентичное ударение.

Графическое сходство проявляется в отсутствие каких-либо отличительных признаков применяемого алфавита, что создает одинаковое зрительное впечатление.

Смысловое сходство выражается в очевидном смысловом значении употребления слов «советский», «советская», возникновения у потенциальных потребителей одинаковых ассоциаций от значения приведенных слов.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что словесное обозначение ответчика «Советская» и  товарный знак истца «Советский» является сходными по звуковым, графическим и смысловым признакам.

Ссылка ответчика на использование сочетания «САВА «Советская», где первичным является обозначение «САВА» правомерно отклонена судом первой инстанции.

Согласно пункту 44 Правил рассмотрения заявки комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как указано, сходство словесных обозначение «Советский» и «Советская» установлено.

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции, например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения,  изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

На представленном обозначении ответчика доминирующим очевидно является слово «Советская», которое создает общее впечатление и ассоциацию с приобретаемой продукцией, кроме того, о слове «Советская» как о доминирующем элементе говорит тот факт, что слово расположено в центре, выделено сверху и снизу линиями, зрительно шрифт больше, чем шрифт слова «САВА».

Таким образом, факт сходства до степени смешения обозначения ответчика «Советская» и товарного знака истца «Советские» доказан, использование ответчиком обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком также подтверждено материалами дела: фотографией с изображением товара, кассовым чеком, содержащими сведения о товаре, дате покупки, стоимости и не оспаривается ответчиком.

Доказательства того, что истец как обладатель исключительных прав на указанные товарные знаки дал ответчику свое согласие на их использование, в материалах дела отсутствуют. 

Доводы подателя апелляционной жалобе о наличии у зарегистрированного за истцом товарного знака «Советские» свойств общеупотребляемого наименования, в связи с чем правовая охрана прекращена, подлежат отклонению на основании следующего.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 3.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 № 26 (далее - Методические рекомендации) признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. 

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Анализ приведенных положений позволяет сделать вывод о том, что только при одновременном наличии названных оснований может быть принято решение о лишении правообладателя права на товарный знак.

При этом бремя доказывания существования этих оснований лежит на лице, которое ставит такой вопрос перед компетентным органом.

Требование всеобщности предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. При этом общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства обращения ИП ФИО2 в компетентный орган с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, равно как и не представлены доказательства, характеризующие товарный знак «Советские», принадлежащий истцу, как общеупотребимое понятие.

Иных доводов ответчиком не заявлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26.06.2019 по делу № А07-5751/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья      Е.В. Бояршинова

Судьи      А.А. Арямов

      В.Ю. Костин