Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г.Ульяновск

«06» ноября 2018 года                                           Дело № А72-14980/2018

Резолютивная часть решения объявлена «29» октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  «06» ноября 2018 года.

Судья Арбитражного суда Ульяновской области Е.Е.Каргина, 

при ведении секретарем судебного заседания ФИО1 протокола судебного заседания в письменной форме, с использованием средства   аудиозаписи,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело №А72-14980/2018 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Байкал» (664011, 

<

...>, этаж 4, помещ.408, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к потребительскому обществу Ундоровскому заводу минеральной воды «Волжанка» (433340, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Ундоры, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о запрещении использования сходного до степени смешения товарного знака; об обязании уничтожить изготовленные этикетки, упаковки; о  взыскании компенсации в сумме 1 000 000 руб. 00 коп. 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, -

федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН (109316, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности от 10.06.2017,

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 04.10.2018,

от третьего лица - ФИО2 по доверенности от 15.10.2018,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» (далее – ООО «Байкал», истец) обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к потребительскому обществу Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» (далее - ПО УЗМВ «Волжанка», ответчик), просит:

1. Запретить ПО УЗМВ «Волжанка», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> маркировать и вводить в гражданский оборот производимый им товар - среднегазированный, безалкогольный напиток «Традиции БАЙКАЛА», маркированный этикетками со словесным обозначением «Традиции БАЙКАЛА» (товар 32 класса МКТУ), схожими до степени смешения с товарными знаками «БАЙКАЛ» по свидетельствам: №№59925, 151442,203612, 141917, 152007.

2. Обязать ПО УЗМВ «Волжанка», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> удалить и уничтожить за собственный счёт этикетки, упаковки уже изготовленного напитка «Традиции БАЙКАЛА», маркированного этикетками со словесным обозначением «Традиции БАЙКАЛА» (товар 32 класса МКТУ), схожими до степени смешения с товарными знаками «БАЙКАЛ» по свидетельствам: №№59925, 151442, 203612, 141917, 152007, находящимся на складах предприятия.

3. Взыскать с ПО УЗМВ «Волжанка», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> денежную компенсацию в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за незаконное использование этикеток на напитке «Традиции БАЙКАЛА» со словесным обозначением «Традиции БАЙКАЛА», схожими до степени смешения с товарными знаками «БАЙКАЛ» по свидетельствам: №№ 59925, 151442, 203612, 141917, 152007.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН.

Исследовав представленные участвующими в деле лицами доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Истцу в соответствии со свидетельствами №141917, №152007 принадлежит право на товарные знаки «БАЙКАЛ».

Кроме того, истцу по свидетельствам №№ 59925, 151442, 203612 принадлежит исключительное право на товарные знаки «БАЙКАЛ» на основании исключительной лицензии в соответствии с лицензионным договором, заключенным с правообладателем указанных товарных знаков – Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН (ФГБНУ ФНЦПИ им.В.М. Горбатова РАН), ранее имевшим наименование Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» (ФГБНУ ВНИИПБиВП). Данный договор зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 21.09.2011 № РД0087353).

03 июля 2018 года представитель истца по кассовому чеку №173G1510805 91/145 в магазине ООО «Торговый дом «МИНДАЛЬ» по адресу: 

<

...> произвёл закупку безалкогольного среднегазированного напитка «Традиции БАЙКАЛА» (далее - напиток «Традиции БАЙКАЛА», товар) (о чём свидетельствует название товара на этикетке) в бутылке ПЭТ объёмом 1,5 литра по цене 39,90 рубля за 1 бутылку.

На этикетке указан изготовитель - Потребительское общество Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» (ПО УЗМВ «Волжанка») (433340, Ульяновская область, Ульяновский р-н, село Ундоры), тел. 

<

***>. На плече бутылки напитка указана дата розлива 20.06.2018.

По мнению истца, приобретенный им товар - напиток «Традиции БАЙКАЛА» является контрафактным.

11.07.2018 в адрес ответчика в соответствии с требованиями п.5 ст.4 АПК РФ была направлена претензия (исх.№32 от 10.07.2018) с требованием немедленно прекратить использование указанной этикетки для выпуска производимого им напитка «Традиции Байкала», а также прекратить вводить в гражданский оборот указанный напиток. Как следует из отчёта Почты России 18.07.2018 ответчиком указанная претензия была получена.

Как указал истец, ответчик на его претензию не отреагировал и продолжил выпуск и реализацию (введение в гражданский оборот) контрафактного напитка «Традиции БАЙКАЛА», в связи с чем истец обратился в арбитражный суд.

Ответчик иск не признал, указав в отзыве, что этикеткой товара, произведенного ответчиком, и товарными знаками, указанными истцом, отсутствует смысловое, звуковое (фонетическое) и визуальное сходство, что угроза смешения обозначений товаров отсутствует, что произведенный ответчиком товар не является контрафактным, и что дизайн этикетки товара, произведенного ответчиком, является объектом исключительных авторских прав, приобретенных ответчиком у  ООО «ЦКМ» по договору от 01.03.2018 № 0102/ЦКМ-2018, при этом данные права никем не оспорены.

Суд не находит доводы ответчика обоснованными с учетом следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно части 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечёт ответственность, установленную ГКРФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из пункта 2 статьи 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Согласно статье 1484 ГК РФ, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладатель), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи, Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правовая охрана товарным знакам «БАЙКАЛ» по свидетельствам: №№141917, 152007, 59925, 151442, 203612 предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ - минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков.

При производстве указанной продукции согласия на использование товарных знаков ответчиком у истца как правообладателя товарных знаков «БАЙКАЛ» по свидетельствам №№141917, 152007, а также как исключительного лицензиата по товарным знакам «БАЙКАЛ» по свидетельствам: №№59925, 151442, 203612, также и у правообладателя указанных товарных знаков, получено не было.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешён судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

На этикетке товара, произведённого ответчиком, изображены лого-блок с пейзажем с видом озера и берега озера с гористой местностью с произрастающими там хвойными деревьями. В центре этикетки имеется надпись «Традиции БАЙКАЛА», выполненная стандартным прописным шрифтом белого цвета, гораздо большим размером, по сравнению с другими надписями на этикетке. То есть надпись «Традиции БАЙКАЛА» зрительно выделена (особенно слово «БАЙКАЛА»), доминирует над всеми другими и сразу запоминается потребителем при приобретении напитка.

Согласно пункту 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца, учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Таким образом, должны сравниваться только товарные знаки «БАЙКАЛ» и этикетка напитка со словесным обозначением ««Традиции БАЙКАЛА».

Использования товарных знаков «БАЙКАЛ» при маркировке товаров длительное время (более 40 лет) привело к узнаваемости напитка «БАЙКАЛ» в среде потребителей и формированию устойчивой ассоциативной связи с определенным правообладателем товарных знаков либо с его лицензиатами.

Кроме того, этикетка, используемая ответчиком, имеет сходство в выборе подхода к её оформлению с зарегистрированными товарными знаками «БАЙКАЛ» по свидетельствам №№59925, 151442, 203612, 141917, 152007, а именно: на этикетке изображён лого-блок с пейзажем с видом озера и берега озера с гористой местностью с произрастающими там хвойными деревьями. В центре этикетки имеется надпись «Традиции БАЙКАЛА», выполненная стандартным прописным шрифтом белого цвета, гораздо большим размером по сравнению с другими надписями на этикетке. То есть надпись «Традиции БАЙКАЛА», зрительно выделена (особенно слово «БАЙКАЛА»), доминирует над всеми другими и сразу запоминается потребителем при приобретении напитка. Всё это вызывает четкое ассоциативное восприятие с озером «БАЙКАЛ».

Все вышеперечисленные детали могут послужить основополагающими мотивами для восприятия данных обозначений потребителем, как принадлежащих одному правообладателю и возможно видоизмененных за счёт проводимого ребрендинга, рейсталинга или других маркетинговых операций.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Доказательств, подтверждающих правомерность использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельствам №№ 59925, 151442, 203612, 141917, 152007 в материалы дела не представлено.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пунктам 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Суд считает, что товарные знаки по свидетельствам №№59925, 151442, 203612, 141917, 152007 и этикетка ПО УЗМВ «Волжанка» сходны до степени смешения и могут быть восприняты потребителем как обозначения, используемые одним юридическим лицом для индивидуализации изготавливаемых товаров.

Так, сравнивая этикетки товара, произведенного ответчиком, с товарным знаком истца, наблюдается как фонетическое сходство (по словесному элементу "БАЙКАЛ"), так и семантическое тождество "по композиции словесного элемента в виде берега озера с лесным массивом), а также общего зрительного впечатления от концепции этикеток, выполненных в одинаковых пропорциях с использованием сходного подхода как в выборе цветовой палитры, так и в общей композиции изображения.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что товары, в отношении которых используется этикетка ответчика, и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "БАЙКАЛ" по свидетельствам №№59925, 151442, 203612, 141917, 152007, являются однородными.

В п.9.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 разъяснено, что ответственность за незаконное использование чужого товарного знака возникает в любом случае, если лицо не проверило, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации, и что данное правонарушение может быть совершено с любой формой вины, в том числе и по неосторожности (п.9.2).

Такая ситуация может возникнуть, если лицо, использующее товарный знак, не проверило, осуществляет ли оно использование чужого товарного знака на законных основаниях.

Данная правовая позиция также изложена в п. 12 Информационного письма от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", утвержденном Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Факт незаконного использования товарного знака "БАЙКАЛ" подтверждается материалами дела, а именно представленными товарно-кассовыми документами и фотографиями безалкогольного среднегазированного напитка "Байкал", приобретенного истцом по указанному выше адресу.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В связи с доказанностью факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак "БАЙКАЛ" путем производства безалкогольного среднегазированного напитка с аналогичным наименованием, истцом правомерно заявлено требование о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительного права.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26 марта 2009 года совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, арбитражный суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, пп. 1 пункта 4 статьи 1515 или пп. 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Согласно статье 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Истец просил взыскать с ответчика 1 000 000 руб.

Суд учитывает, что истец ранее (до июля 2018 года) с претензиями к ответчику не обращался, каких-либо судебных споров между сторонами по делу ранее также не было. 

Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает возможным уменьшить сумму подлежащей взысканию компенсации до 100 000 рублей, а в остальной части иска - отказать. 

Таким образом, требование истца о взыскании установленной подпунктом 1 статьи 1301 ГК РФ компенсации за нарушение исключительного права на произведение подлежит частичному удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Судебные расходы истца на уплату государственной пошлины с учетом    п. 48  Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)  подлежат возмещению за  счет ответчика в размере, исчисленном пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Запретить потребительскому обществу Ундоровскому заводу минеральной воды «Волжанка»  маркировать и вводить в гражданский оборот производимый им товар - среднегазированный, безалкогольный напиток «Традиции БАЙКАЛА», маркированный этикетками со словесным обозначением «Традиции БАЙКАЛА» (товар 32 класса МКТУ), схожими до степени смешения с товарными знаками «БАЙКАЛ» по свидетельствам: №№59925, 151442, 203612, 141917, 152007.

Обязать потребительское  общество Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка»  удалить и уничтожить за собственный счёт этикетки, упаковки уже изготовленного напитка «Традиции БАЙКАЛА», маркированного этикетками со словесным обозначением «Традиции БАЙКАЛА» (товар 32 класса МКТУ), схожими до степени смешения с товарными знаками «БАЙКАЛ» по свидетельствам: №№59925, 151442, 203612, 141917, 152007, находящиеся на складах ПО УЗМВ «ВОЛЖАНКА».

Взыскать с потребительского общества Ундоровского  завода минеральной воды «Волжанка» денежную компенсацию в размере 100000 рублей в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и 8300 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ульяновской области в течение  месяца после принятия решения.

Судья                                                                                         Е.Е.Каргина