ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-74250/2019

Дело № А40-218702/19

г. Москва

31 января 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 31 января 2020 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г.Головкиной,

судей Е.Б. Расторгуева, Н.И.Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ОАО МЦЦС «Мосстройцены», ЗАО «Визардсофт» на решение Арбитражного суда г. Москвы от                  24 октября 2019 г. по делу № А40-218702/19, по иску ОАО МЦЦС «Мосстройцены» к ЗАО «Визардсофт», с участием третьего лица ФИО2, о взыскании штрафа по договору № 28-ВС от 10.10.2018 г. в размере 6 400 000 руб. 

при участии в судебном заседании: от истца ФИО3 (по доверенности от 12.08.2019 г.); от ответчика ФИО4 (по доверенности от 02.09.2019 г.); от третьего лица – не явилось, извещено

У С Т А Н О В И Л:

Открытое акционерное общество Московский центр ценообразования в строительстве «Мосстройцены» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с Закрытого акционерного общества «Визардсофт» штрафа за нарушение условий договора от 10.10.2018 г. № 28-ВС в размере 6 400 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.10.2019 г. исковые требования признаны обоснованными, однако  удовлетворены частично, с учетом снижения размера неустойки в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в иске.

Также не согласившись с принятым судом первой инстанции, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять новый судебный акт, ссылаясь на неправомерное снижение неустойки в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Стороны против удовлетворения апелляционных жалоб друг друга возражали по доводам, изложенным в отзывах.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционных жалоб, в судебные заседания не являлось, в связи с чем, жалоба рассмотрена без его участия по представленным в материалы дела документам.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как следует из представленных в материалы дела документов и установлено судом первой инстанции, между сторонами заключен лицензионный договор от 10.10.2018 г. № 28-ВС (далее - договор), в соответствии с условиями которого истец (лицензиар) предоставил ответчику (лицензиату) простую неисключительную лицензию на право использования на территории Российской Федерации продукта, части продукта (эталонная база данных «Сборник сметных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 г., изменения и дополнения к эталонной базе данных, в формате (структуре базы данных) сметных программ лицензиата) следующими способами: воспроизведение продукта (части продукта); распространение продукта (части продукта) как путем продажи экземпляров, так и путем передачи прав на использование (лицензия на использование) по сублицензионным договорам для последующего распространения другим организациям (сублицензиатам) или конечным пользователям сметных программ лицензиата, именуемые далее пользователи, для использования исключительно в целях составления и ведения сметной документации, а лицензиат выплачивает за это лицензиару вознаграждение на условиях настоящего договора.

Согласно условиям договора ответчик (лицензиат) принял на себя обязательства, в том числе при распространении пользователям продукта (части продукта) каждый экземпляр сопровождать сертификатом лицензиара (п. 3.2.3. договора), не распространять продукт (часть продукта) без сертификата лицензиара (п. 3.2.5. договора), не проводить мероприятия, которые могут нанести финансовый или иной ущерб лицензиару (п. 3.2.11 договора), ежемесячно предоставлять отчет о переданных пользователям лицензиях, подтверждающих право использования продукта (части продукта), и суммах вознаграждения за переданные права (п. 3.2.13. договора).

Таким образом, заключенным между сторонами лицензионным договором четко определены способы использования базы данных -воспроизведение и распространение конечным пользователям в комплекте с сертификатом лицензиара и включение лицензий, переданных пользователю, в отчет о распространении с последующей выплатой вознаграждения согласно отчету.

Вместе с тем, как указывает истец, ответчик допустил нарушение ряда условий по договору, в связи с чем, ему начислен штраф согласно представленному в материалы дела расчету.

Как указывает истец, им получена информация о нарушении его прав ответчиком из письма, полученного от ООО «Фирма СтройСофт» (исх. 7716-ПМ-16179 от 26.02.2019 г.). 

При этом, ответчик допустил следующие нарушения условий договора, заключенного с истцом: ответчиком было осуществлено воспроизведение (п. 1.5 лицензионного договора) - запись в память ЭВМ на компьютер ответчика экземпляра базы данных СН-2012 и экземпляра базы данных дополнения № 1 к СН-2012, правообладателем которых является истец, в целях предоставления удаленного доступа пользователям к данным, воспроизведенным экземплярам баз данных. 

При этом ответчик не приобретал у истца лицензию на право пользования указанными базами данных истца и не производил их оплату. То есть, два экземпляра баз данных истца были воспроизведены и установлены ответчиком на компьютере ответчика, то есть использовались ответчиком без оформления необходимой документации и соблюдения условий, предусмотренных лицензионным договором.

Данные действия нарушают положения п. 3.2.12 лицензионного договора № 28-ВС от 10.10.2018 г. и влекут за собой ответственность в соответствии с п. 8.3 договора в виде уплаты штрафа.

Также 11.02.2019 г. был предоставлен удаленный доступ к экземпляру базы данных СН-2012 и экземпляру базы данных дополнения № 1 к СН-2012 пользователю ФИО2, однако в отчет о реализации за февраль 2019 г. данные экземпляры баз данных не были включены и сертификаты пользователю не были выданы.

Данные действия ответчика, по мнению истца, нарушают п.п. 3.2.2, 3.2.3., 3.2.5, 3.2.8, 3.2.9., 3.2.12., 3.2.13 лицензионного договора № 28-ВС от 10.10.2018 г. и влекут за собой ответственность в соответствии с п.п. 8.3., 8.4. договора.

Пунктом 7.1. договора между сторонами определено, что распространение лицензиатом продукта (части продукта) пользователям без соответствующего сертификата, выданного лицензиаром, является нарушением имущественных прав лицензиара и влечет за собой ответственность в соответствии с п.8.4. настоящего договора.

Согласно п. 8.4. при выявлении случаев передачи продукта (части продукта) без соответствующего сертификата лицензиат выплачивает в пользу лицензиара штраф в размере двухсоткратной стоимости продукта (части продукта), распространенного без соответствующего сертификата.

После соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора и получения от ответчика ответа на претензию последовало обращение с настоящим иском в суд. 

Как указывает истец, ответчик, использовав экземпляры базы данных «Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года» и экземпляры базы данных «Актуализация Сборника стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 года», нарушил п.п. 3.2.3., 3.2.5, 7.1. договора, за нарушение которых п. 8.4. договора предусмотрен штраф в размере двухсоткратной стоимости продукта (части продукта) в отношении которого произошло нарушение, что в общей сложности составляет 6 400 000 руб. 

Расчет штрафа судом первой инстанции проверен и признан правильным.

Вместе с тем, судом первой инстанции усмотрены правовые основания для снижения заявленного ко взысканию размера штрафа в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до 64 000 руб.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалоб, исходя из следующего.

Ссылки ответчика на неясность резолютивной части обжалуемого решения не принимаются во внимание, поскольку истцом не было заявлено никаких иных требований, кроме взыскания штрафа за нарушение условий спорного договора. Государственная пошлина распределена в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Размер присужденного ко взысканию штрафа указан в мотивировочной части обжалуемого судебного акта, а также судом произведен расчет, который приведен в решении. 

Как усматривается из материалов дела, ответчиком не был заявлен ни встречный иск об оспаривании исключительных прав истца, ни какого-либо иного требования, в связи с чем, довод ответчика о принадлежности базы данных истца иному лицу не опровергает основания иска и не может повлиять на решение суда и на оценку представленных истцом доказательств.

Во исполнение определения суда апелляционной инстанции в судебное заседание 28.01.2020 г. истцом в подтверждение возражений по жалобе ответчика представлены в копиях: государственный контракт № ДЭПР/132-12-17 от 07.12.2017 г. истца с Департаментом экономической политики и развития города Москвы с техническим заданием; акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.09.2018 г. по государственному контракту № ДЭПР/132-12-17 от 07.12.2017 г.; приказ № 83 н.а. от 25.09.2018 г. АО МЦЦС «Мосстройцены» о создании базы данных; приказ № 96/н.а. от 18.12.2018 г. АО МЦЦС «Мосстройцены» о создании базы данных (дополнение № 1); скриншот с сайта истца, подтверждающий ежегодное создание баз данных (СН-2012) в текущем уровне цен; лицензионный договор от 12.10.2018 г. № 28-В между Истцом и ООО «ВинСмета» на использование эталонной базы данных СН-2012 в текущих ценах по состоянию на 01.10.2018 г.

Таким образом, с учетом того, что по государственному контракту, исходя из его предмета, создавался истцом сборник, а не база данных в электронном виде, иных доказательств, свидетельствующих правообладании спорным продуктом иным лицом ответчиком в материалы дела не представлено, апелляционным судом усматривается, что истец является правообладателем спорного продукта. 

Ответчик, подписав с истцом лицензионный договор, своей волей и в своем интересе принял на себя обязательства, определенные договором, в связи с чем, у него возникла обязанность исполнять договор на определенных в нем условиях. Истец не понуждал ответчика заключить с ним какой-либо договор. Ответчик был вправе заключить договор с любым лицом, который может предоставить ему необходимый продукт, однако ответчик заключил договор именно с истцом.

Согласно п. 6 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации существенными условиями лицензионного договора являются предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности и способы использования результата интеллектуальной деятельности.

Спорный лицензионный договор предусматривает и определяет данные существенные условия, предусмотренные законом для данной категории договоров, остальные условия определены договором по усмотрению и соглашению сторон, подписавших договор, и не могут изменяться, не исполняться по желанию только лишь одной из сторон. Любые отступления от условий договора являются нарушением согласованных условий и влекут за собой применение ответственности, определенной условиями договора.

Доводы ответчика о том, что договор должен быть зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации, является необоснованным, поскольку в соответствии с положениями ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации государственной регистрации полежит переход исключительного права в случаях и порядке, предусмотренных ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Между сторонами заключен договор, который не является договором о переходе прав на объект интеллектуальной деятельности (ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответчик подписывал и договор, и дополнительные соглашения к нему, на определенных сторонами условиях, в связи с чем, у него в силу положений ст.ст. 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации возникли соответствующие обязательства перед истцом, которые должны исполняться надлежащим образом.

Доводы ответчика о том, что судом первой инстанции признан в решение только один факт нарушения, подтвержденный ответчиком, не соответствует действительности.

Пунктом 1 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Пределы (способы) использования определяются договором, с учетом, в том числе, п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом не имеет правового значения, совершаются ли соответствующие действия по использованию произведения в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Согласно условиям заключенного сторонами лицензионного договора, ответчик (лицензиат) принял на себя ряд обязательств, в частности, при распространении пользователям продукта (части продукта) каждый экземпляр сопровождать сертификатом лицензиара (п. 3.2.3. договора), не распространять продукт (часть продукта) без сертификата лицензиара (п. 3.2.5. договора), не проводить мероприятия, которые могут нанести финансовый или иной ущерб лицензиару (п. 3.2.11 договора), ежемесячно предоставлять отчет о переданных Пользователям лицензиях, подтверждающих право использования продукта (части продукта), и суммах вознаграждения за переданные права (п. 3.2.13. договора).

Из изложенного следует, что заключенным между сторонами лицензионным договором четко определены способы использования базы данных - воспроизведение и распространение конечным пользователям в комплекте с сертификатом лицензиара и включение лицензий, переданных пользователю, в отчет о распространении с последующей выплатой вознаграждения согласно отчету.

В соответствии с п. 1.5 лицензионного договора от 10.10.2018 г. № 28-ВС, ответчиком было осуществлено воспроизведение - запись в память ЭВМ на компьютер ответчика экземпляра базы данных СН-2012 и экземпляра базы данных дополнения                 № 1 к СН-2012, предоставленной истцом ответчику по договору. При этом ответчик не приобретал у истца лицензию на право пользования указанными базами данных истца в собственных, в одностороннем порядке определенных целях и не производил их оплату -то есть использовались ответчиком без оформления необходимой документации и соблюдения условий, предусмотренных лицензионным договором.

По мнению ответчика, суд первой инстанции ошибочно посчитал, что у него не должно быть в пользовании ни одного экземпляра базы данных, однако ответчик не ссылается ни на один пункт заключенного сторонами договора, который допускал бы использование ответчиком баз данных, переданных по договору истцом ответчику, для собственных нужд ответчика без включения таких экземпляров баз данных в отчет и выплаты вознаграждения. Тем самым ответчик подтверждает, что в одностороннем порядке, без договорных оснований, осуществил данное нарушение.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, другой факт нарушения - 11.02.2019 г. был предоставлен удаленный доступ к экземпляру базы данных СН-2012 и экземпляру базы данных дополнения № 1 к СН-2012 пользователю ФИО2, однако в отчет о реализации за февраль 2019 г. данные экземпляры баз данных не были включены и сертификаты пользователю не были выданы. 

Данный факт ответчиком не отрицается и подтвержден последующим, после направления претензии, включением передачи двух экземпляров баз данных в отчет за апрель 2019 г. 

Суд первой инстанции правомерно указал на то, что ответчиком осуществлена именно передача права использования лицензии (экземпляра) базы данных пользователю с предоставлением третьему лицу индивидуального пароля и логина для доступа, а никак не демонстрация экземпляра в месте, открытом для свободного посещения. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, отклоняя иные доводы апелляционной жалобы ответчика как необоснованные, о том, что материалами дела подтверждаются утверждения истца о нарушении ответчиком условий лицензионного договора, в связи с чем, требование о взыскании штрафа согласно условиям договора является обоснованным. При этом судом первой инстанции по ходатайству ответчика применена ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылки ответчика на необходимость привлечения к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Правительства города Москвы, также не принимаются апелляционным судом первой инстанции, поскольку в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что выводы суда первой инстанции по настоящему делу могут повлиять на права или обязанности указанного лица по отношению к истцу или ответчику. 

Суд апелляционной инстанции также соглашается с выводами суда первой инстанции, отклоняя доводы жалобы истца, поскольку, исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) неустойка может быть снижена судом на основании  ст. 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

Согласно ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение.

При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

Суд первой инстанции, учитывая факт того, что заявленная ко взысканию неустойка (штраф) несоразмерна последствиям нарушения обязательства, правомерно пришел к выводу о наличии оснований для ее снижения до 64 000 руб., исходя из расчета штрафа в размере двукратной стоимости продукта, приведя в обжалуемом решении соответствующий расчет.

При этом суд первой инстанции обоснованно исходил из конкретных обстоятельств дела, приняв во внимание, что неустойка по своей сути является способом обеспечения исполнения обязательств должником и не должна служить средством обогащения кредитора, посчитал заявленную ко взысканию с ответчика сумму штрафа явно несоразмерной последствиям нарушения им обязательств из договора, в связи с чем снизил неустойки.

По мнению суда апелляционной инстанции, уменьшение судом первой инстанции заявленной истцом ко взыскании неустойки до суммы в указанном размере является правомерным.

Таким образом, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции.

Расходы по госпошлине распределяются между сторонами в соответствии со                   ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 октября 2019 года по делу № А40-218702/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:  О.Г. Головкина

 

Судьи:  Е.Б. Расторгуев 

 Н.И. Левченко