ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-88165/22-5-636

08 июля 2022 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 июня 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 08 июля 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Хлопотиной Ю.С. 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Мастерфайбр Поволжье» (603101, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ватутина ул., д. 11, помещ. 202, ОГРН: 1145259004857) 

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Мастерфайбр» (125438, город Москва, переулок 3-Й Лихачёвский, дом 7, корпус 4, квартира 76, ОГРН: 1047796042535, Дата присвоения ОГРН: 28.01.2004, ИНН: 7705580240) 

об обязании заключить договор на новый срок, на условиях, содержащихся в ранее заключенном Лицензионном договоре 3188 от 09.10.2014 года. 

в заседании приняли участие: 

согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Мастерфайбр Поволжье» обратилось в суд с иском к ООО «Мастерфайбр» об обязании ООО «Мастерфайбр» заключить с ООО «Мастерфайбр Поволжье» договор на новый срок, на условиях, содержащихся в ранее заключенном Лицензионном договоре №188 от 09.10.2014 г.

Исковые требования мотивированы тем, что требование Лицензиара Заключить Договор на новых условиях, ухудшающих положение Лицензиата, противоречит условиям законодательства, Договора, а также является злоупотреблением правом со стороны Лицензиара.

Истец заявленные требования поддержал.

Ответчик, заявленные требования не признал по доводам, изложенным в письменном отзыве на иск.

Суд счел возможным рассмотреть дело в соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ с учетом позиции Пленума ВАС РФ п. 27 Постановления от 20.12.2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству». 

Выслушав представителей истца, ответчика, исследовав письменные материалы дела, с суд пришел к следующим выводам.

В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что 09 октября 2014 года между ООО «Мастерфайбр» (лицензиар) и ООО «Мастерфайбр Поволжье» (лицензиат), заключен Лицензионный договор №188 (далее - Договор), в соответствии с которым Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать в предпринимательской деятельности секрет производства (Ноу-Хау).

09.10.2017 года сторонами было подписано соглашение к договору о продлении срока действия.

В соответствии с п. 7.4. Договора Лицензиат имеет право на заключение договора на новый срок на тех же условиях, при условии надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Лицензиат в течение 6 лет выполнял условия Договора надлежащим образом, каких-либо претензий от Лицензиара в адрес Лицензиата не поступало.

21.09.2020 года Лицензиатом было реализовано право на пролонгацию Договора и направлено в адрес Лицензиата уведомление о продлении договора на новый срок или предложении заключить новый договор на тех же условиях.

26.04.2021 года ответчиком в адрес истца было направлено письмо №082, в котором ответчик просил подписать истца новый Лицензионный договор в редакции, существенно ухудшающей положение Лицензиата.

04.05.2021 года истцом направлен ответ о том, что Договор был фактически пролонгирован Сторонами.

14.05.2021 года ответчиком в адрес истца направлено письмо с требованием прекратить использование прав, переданных по Договору.

Истец считает, что требование ответчика о прекращении использования прав, переданных по договору является необоснованным, а договор пролонгированным на тех же условиях, поскольку каких-либо возражений, относительно продления договора от лицензиара не поступало, своими действиями ответчик недвусмысленно дал понять, что ООО «Мастерфайбр Повольжье» является партнером ООО «Мастрефайбр». По истечению срока действия Договора и получения уведомления о продлении Договора стороны продолжили осуществлять свои права и обязанности по Договору. Поскольку Лицензиар принял от Лицензиата исполнения и продолжил предоставление Лицензиату права использование Ноу-Хау (Подписание актов), то Лицензиар акцептировал оферту Лицензиата своими фактическими действиями, т. е. в настоящее время Договор продлен на срок до 09.10.2023г., действия Лицензиата по непризнанию Договора пролонгированным являются злоупотреблением правом и нарушают права истца, которые требуют восстановления.

Анализируя представленные по делу доказательства, доводы и возражения сторон, суд приходит к следующему:

Пунктом 1 статьи 1465 ГК РФ установлено, что секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. 

В пункте 1 статьи 1466 ГК РФ указано, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом. 

В силу пункта 1 статьи 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах. 

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. 

Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Как следует из приведенных норм материального права, содержанием лицензионного договора является обязанность передачи лицензиату не материального объекта (вещи), а права использования, в связи с чем лицензиар считается выполнившим основную обязанность по договору при фактическом предоставлении лицензиату права использования. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Лицензионный договор №188 от 09 октября 2014 года между ООО «Мастерфайбр» (ответчик, Лицензиар) и ООО «Мастерфайбр Поволжье» (истец, Лицензиат), заключен на три года, а именно до 09 октября 2017 года, в дальнейшем сторонами было подписано соглашение от 09 октября 2017 года к Лицензионному договору №188 о продлении срока действия до 09 октября 2020года. 

Согласно п. 2 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Как пояснил ответчик, им принимались действия к заключению и подписанию между сторонами, нового Лицензионного договора, путем переписки, по электронной почте и направлению 26.04.2021 года в адрес истца письма №082 с предложением к заключению новой формы Лицензионного договора, в связи в ступившими в силу изменениями и дополнениями в законодательстве.

Приведенные истцом основания (конклюдентные действия в виде принятия оплаты, подписание актов, направление уведомления № 58 от 28.10.2020г.; направление информационного письма, направление заявок от 24.12.2020г., 26.01.2021г.), не могут свидетельствовать о согласии ответчика о пролонгации лицензионного договора № 188 от 07.10.2014г. 

По лицензионному договору исключительное право не переходит, а имеет место лишь предоставление лицензиату права использования интеллектуального продукта - исключительное же право сохраняется у первоначального обладателя (теория разрешения). Какие бы особенности ни были присущи лицензионному договору, объектом которого является тот или иной результат интеллектуальной деятельности, в первую очередь на него распространяются условия статей 1235 - 1237 ГК РФ.

Пунктом 2 статьи 432 ГК РФ договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ), путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом, например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения сторон явствует их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 статьи 432 ГК РФ). 

В силу пункта 6 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49, если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Вместе с тем, суд отмечает, что совершение конклюдентных действий, направленных на исполнение договора, не может свидетельствовать о его продлении на срок, установленный при первоначальном заключении договора и заключении соглашения о продлении срока лицензионного договора.

Согласно положениям гражданского законодательства договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства, за исключением случаев, когда договором или законом предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по данному договору (пункт 3 статьи 425 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 43 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). 

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). 

Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Само по себе намерение лицензиата продлить договор на определенный срок не может являться безусловным основанием для удовлетворения соответствующих требований, учитывая необходимость соблюдения интересов второй стороны договора.

Исходя из совокупности условий договора (п. п. 7.1-7.3), само по себе наличие права на пролонгацию договора (п. 7.3 договора) не означает автоматическую пролонгацию договора, в том числе при наличии возражений со стороны лицензиара.

Доказательств, свидетельствующих о достижении сторонами соглашения о продления срока действия договора истцом в материалы дела не представлено. Соглашение о продлении срока не заключено.

Таким образом, Лицензионный договор №188 от 09 октября 2014 года прекратил свое действие.

В пункте 1 статьи 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно статье 438 ГК РФ акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.

В свою очередь, на основании пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям.

В соответствии со статьей 443 ГК РФ ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой.

Таким образом, исходя из совокупного смысла положений статей 432, 438, 443 ГК РФ следует, что акцепт оферты должен быть полным и безоговорочным, а акцепт на иных условиях не допускается.

Между тем, как указано выше, между сторонами согласия в отношении условий договора не достигнуто. Ответчик на уведомление истца о продлении договора направил проект нового договора, на условия которого истец также не согласился.

В соответствии с п. 1 ст. 421 ГК РФ, понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» требование о понуждении к заключению договора может быть удовлетворено судом при наличии у ответчика обязанности заключить такой договор. Названная обязанность и право требовать понуждения к заключению договора могут быть предусмотрены лишь ГК РФ либо иным федеральным законом или добровольно принятым обязательством (пункт 2 статьи 3, пункт 1 статьи 421, абзац первый пункта 1 статьи 445 ГК РФ).

В силу пункта 4 статьи 445 ГК РФ, если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Однако ответчик не является стороной, для которой в соответствии с ГК РФ или иными законами, заключение договора обязательно.

Ответчик, как правообладатель секрета производства (Ноу-Хау), вправе определять условия предоставления права пользования им.

Как указано выше, п. 7.3. Договора предусматривает право Лицензиата на пролонгацию договора на тех же условиях, между тем, данное условие неправомерно трактовать как обязанность Лицензиара продлить договор на ставших для него невыгодных условиях.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Расходы по госпошлине относится судом в соответствии со ст. 110 АПК РФ с учетом итогов рассмотрения дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 432, 421, 443, 445, 450, 1235 - 1237 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 65, 71, 75, 102, 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

СудьяЕ.Н. Киселева