ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-255998/23-5-2015

г. Москва

13 сентября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 мая 2024 года

Полный текст решения изготовлен 13 сентября 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Инес Трейд» (119192, 

<

...>, эт\пом\ком 8\50\1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.04.2015, ИНН: 

<

***>);

к ответчику 1: Обществу с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен Рег.Ру» (125315, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, Ленинградский 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.05.2006, ИНН: 

<

***>);

к ответчику 2: Индивидуальный предприниматель ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 05.05.2021)

о запрете ответчику 1 создавать технические условия, обеспечивающие размещение, и иное использование товарного знака «FARMSTAY» на сайте http://kh-opt.tu

о запрете ответчику 2 без разрешения ООО «Инес Трейд» совершать действия по использованию товарного знака «FARMSTAY» международной регистрации № 1332958, о взыскании компенсации в размере 350 000 руб.

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Инес Трейд»  (ООО «Инес Трейд», истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен Рег.Ру»  (ООО «РЕГ.РУ», ответчик 1) и к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИП ФИО2, ответчик 2) со следующими требованиями:

1. Запретить Ответчику-1 ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» создавать технические условия, обеспечивающие размещение, и иное использование товарного знака «FARMSTAY» без разрешения ООО «Инес Трейд», в том числе предложение к продаже продукции с товарным знаком «FARMSTAY», на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://kh-opt.ru.

2. Запретить Ответчику-2 Индивидуальному предпринимателю ФИО2, ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***> без разрешения ООО «Инес Трейд» совершать действия по использованию товарного знака «FARMSTAY» международной регистрации № 1332958, в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а так же использовать в предложениях о продаже товаров, в том числе посредством телекоммуникационной сети «Интернет» товарного знака «FARMSTAY».

3. Взыскать с Ответчика-2 Индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***> в пользу ООО «Инес Трейд» компенсацию в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак истца.

Представитель истца поддержал заявленные требования по доводам иска и возражений на отзыв ответчика 2.

Представитель ответчика 1 возражал против иска по доводам отзыва.

Представитель ответчика 2 возражал против иска по доводам отзыва.

Рассмотрев материалы дела, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, суд считает требования истца подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, КИМ, МЁН ХЁН, адрес #102-502, 26, Волгок-ро 14-жил, Сеонгбук-гу, Сеул 02793, Республика Корея, принадлежит товарный знак «FARMSTAY», международной регистрации № 1332958, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Между ООО «Инес Трейд» (Истцом) и КИМ, МЁН ХЁН 17 сентября 2021 года заключен лицензионный договор на использование товарного знака № 1332958, в соответствии с которым правообладатель на условиях исключительной лицензии предоставил Истцу, являющемуся Лицензиатом, право использования указанного товарного знака для всех товаров 03 класса МКТУ (косметические средства) на территории Российской Федерации.

Указанный лицензионный договор 17.09.2021 года зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) за № РД0398495, что подтверждается уведомлением № 2021Д35570 о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору.

В соответствии с п.1.3., п.2.3. и п.2.1. Лицензионного договора Истцу предоставлена исключительная лицензия на территории всей Российской Федерации на срок до 31.12.2022 г.

31 декабря 2022 года между Истцом и КИМ, МЁН ХЁН заключен лицензионный договор на использование товарного знака № 1332958, в соответствии с которым правообладатель на условиях исключительной лицензии предоставил Истцу право использования указанного товарного знака для всех товаров 03 класса МКТУ на территории Российской Федерации в срок до 31.12.2023г.

Истец обладает исключительным правом на использование товарного знака «FARMSTAY» (в том числе реализацию товаров с товарным знаком «FARMSTAY»), а так же выдачи сублицензий на применение товарного знака «FARMSTAY» другим лицам на территории Российской Федерации.

Истцом обнаружено нарушение своих исключительных прав ответчиком 2.

Так, на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://kh-opt.ru размещена визуализация товарного знака «FARMSTAY».

Во вкладке «О Брендах» размещена активная кнопка в виде визуализации товарного знака «FARMSTAY» (https://kh-opt.ru/brendy/).

При нажатии на указанную кнопку осуществляется переход на вкладку с описанием продукции с товарным знаком «FARMSTAY» (https://kh-opt.ru/brendy/fariristay/?brands_from_menu=Y).

При осуществлении поиска товаров с товарным знаком «FARMSTAY» через вкладку «Каталог» открывается вкладка с визуализацией продукции, предлагаемой к продаже (в количестве 258 товарных позиций) с товарным знаком «FARMSTAY» (https://goldenpatch.ru/search?q=FARMSTAY) к общем количестве 41 318 штук.

На вкладке выше сайта - «О нас» - «Контакты» (https://kh-opt.ru/kontakty/), размещена информация с реквизитами, принадлежащими ИП ФИО2, ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>.

В нижнем разделе сайта https://kh-opt.ru размещена информация о Документах с активной кнопкой «Образец договора», при нажатии которой происходит процесс загрузки шаблонов договора поставки как для ООО так и для ИП, по условиям которых в любом случае Поставщиком является Ответчик-2 - ИП ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>).

Таким образом, продавцом и выгодоприобретателем сайта с предложением к продаже товаров с товарным знаком «FARMSTAY», является Ответчик-2 - ИП ФИО2. 

Однако, ИП ФИО2 не состоит в договорных отношениях с ООО «Инес Трейд», не закупает у обладателя исключительных прав на товарный знак (ООО «Инес Трейд») продукцию с товарным знаком «FARMSTAY».

Между тем, Ответчик-2 ввел в гражданский оборот на территории РФ без разрешения Истца 41 318 экземпляров продукции с товарным знаком «FARMSTAY», а так же без разрешения Истца разместил на интернет сайте, администратором которого является сам Ответчик-2, товарный знак «FARMSTAY» с целью привлечения внимания неопределенного круга лиц к своей торговой площадке.

По мнению Истца, Ответчик-2 в нарушение п. 1 ст. 1229 и ч. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, то есть без разрешения правообладателя, ввел в гражданский оборот на территории РФ продукцию с товарным знаком «FARMSTAY», а так же использовал товарный знак «FARMSTAY» на своем интернет-сайте при рекламировании продукции с товарным знаком «FARMSTAY» и реализовывал контрафактный товар.

24.11.2022 года Истец обратился к Ответчику-2 с претензией о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак «FARMSTAY» и предложением к мирному урегулированию возникшей ситуации. 

Однако, данные требования оставлены Ответчиком-2 без удовлетворения, в связи с чем, Истцом заявлено требование о запрете Ответчику-2 использовать без разрешения правообладателя товарный знак «FARMSTAY» и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 350 000 рублей на основании ч.1. п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Также Истец указал, что согласно информации, предоставленной сервисом для проверки доменов - Whois, хостинг- провайдером сайта с доменным именем https://kh-opt.ru является ООО «Регистратор доменных имен Рег.Ру».

Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации дополнена статьей 1253.1, устанавливающей особенности ответственности информационного посредника.

Так, согласно п. 4 ст. 1253.1 ГК РФ к информационному посреднику, который в соответствии с настоящей статьей не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (п. 1 ст. 1250, п. 1 ст. 1251, п. 1 ст. 1252 настоящего Кодекса), не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права или об ограничении доступа к ней.

Статьей 1254 ГК РФ установлено, что если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другим способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 1253 настоящего Кодекса.

Информационный посредник (хостинг-провайдер), будучи лицом, предоставляющим владельцу сайта услуги вычислительной мощности, постоянно подключенной к сети «Интернет», имеет техническую возможность для исполнения судебного акта в виде прекращения создания технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и любое иное использование объектов, подлежащих защите, в данном случае, исключительное право на товарный знак «FARMSTAY».

Между тем, как указывает Ответчик-1, ООО «Регистратор доменных имен Рег.Ру» не является провайдером хостинга для сайта https://kh-opt.ru, отношение к его содержанию или администрированию не имеет.

Ответчик 1 не оказывает услуги хостинга для сайта, адресуемого посредством домена kh-opt.ru и не может прекратить создавать  технические условия, обеспечивающие размещение и иное использование товарного знака «FARMSTAY» без разрешения ООО «Инес Трейд», в том числе, предложение к продаже продукции с товарным знаком «FARMSTAY» на сайт сети Интернет https://kh-opt.ru

ООО «РЕГ.РУ» является регистратором домена kh-opt.ru, при этом, положения ст. 1253.1 ГК РФ на деятельность регистратора доменов не распространяются.

Действующее законодательство разделяет понятие «сайта» и «доменного имени». Как указано в статье 2 Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: сайт в сети Интернет - это совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет (пункт 13); доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет (пункт 15); владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17).

Администратор домена (лицо, на чье имя зарегистрирован домен) самостоятельно определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором, регистрацией и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. Регистратор не вправе вмешиваться в отношения, связанные с использованием администратором своего домена. Регистратор доменных имен, в свою очередь, осуществляет лишь техническую функцию по регистрации доменов по заявкам граждан и юридических лиц, то есть внесение в Реестр сведений о доменном имени и его администраторе на основании тех данных, которые указаны пользователем в заявке.

Вопрос создания или не создания сайта не относится к вопросу использования доменного имени, который решается администратором доменного имени самостоятельно, без привлечения регистратора. Фактическое использование ресурсов сайта, на котором размещена информация, осуществляется администратором доменного имени, владеющим паролем для размещения информации на Интернет-сайте. Регистратор не обладает правом и технической возможностью использования ресурса, управляемого администратором. Регистратор не имеет технической возможности размещать, удалять или изменять какую-либо информацию на Интернет-сайте, адресуемом посредством доменного имени, регистратором которого является.

Таким образом, регистратор доменных имен - лицо, осуществляющее регистрацию доменных имен в соответствующих доменных зонах. Наряду с регистрацией доменных имен регистратор также осуществляет делегирование доменов (размещение и хранение IP-адреса сервера провайдера хостинга, что является необходимым условием для функционирования доменной адресации в сети Интернет).

Лицо, осуществляющее регистрацию и делегирование доменов, не подпадает под определение информационного посредника, данное в статье 1253.1 ГК РФ. Соответственно, по общему правилу, регистратор доменов не является информационным посредником.

Регистратор доменов при получении заявки на регистрацию доменного имени не проводит проверку того, нарушает ли использование соответствующего обозначения в доменном имени права третьих лиц, регистрация осуществляется в автоматизированном режиме. Такая обязанность нормативно-правовыми актами не установлена. Регистратор также не контролирует размещаемый на сайте под доменным именем материал.

С учетом изложенного, если регистратор доменов не содействовал нарушению, он не является ни непосредственным нарушителем, ни информационным посредником и, по общему правилу, не несет ответственности за неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в доменном имени и на сайте. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2023 № С01-2644/2022 по делу № А40-65478/2022, Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2023 по делу № А40-193749/23).

Также, Ответчик-1 был аккредитован в качестве регистратора доменных имен в домене .RU 30.03.2007 и осуществляет деятельность в соответствии с Правилами регистрации доменных имен и договором между ООО «РЕГ.РУ» и АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», а также в соответствии с обязательными для аккредитованного регистратора политиками и Правилами операторов реестра.

Правила Оператора реестра - правила регистрации и условия использования доменных имен в определенной доменной зоне, утвержденные Оператором реестра и обязательные для администраторов и регистраторов.

Указанные положения содержатся в оферте регистратора по ссылке reg.ru/support/documents/retail_oferta, акцептованной всеми администраторами доменов.

В правилах регистрации доменных имен в зонах .RU и .РФ, которые обязательны для регистратора, сформулированы основные определения:

Администратор - лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре. Регистратор - организация, аккредитованная Координатором для регистрации доменных имен в доменах .RU и/или .РФ.

Домен был зарегистрирован на основании заявки от пользователя и строго в соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (Далее - Правила).

При этом, согласно п. 3.2.1. Правил, регистрация осуществляется на основании заявки пользователя при условии выполнения пользователем требований Правил и договора. Исчерпывающий перечень причин, по которым Регистратор вправе отказать в регистрации домена, содержится в Правилах (п. 3.2.2).

3.1.4. В целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменом товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности.

3.2.2. Регистратор обязан отказать в регистрации домена, если:

1. домен уже содержится в Реестре;

2. домен совпадает с включенным в стоп-лист обозначением;

3. домен не соответствует указанным в Правилах техническим требованиям;

4. пользователь не представил необходимую информацию об администраторе.

3.2.4 Отказ в регистрации домена на основаниях, не предусмотренных Правилами, не допускается.

ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», являясь регистратором домена, не несет ответственности за выбор администратором названия домена, а также за информацию, расположенную на домене. Также регистратор не вправе самостоятельно удовлетворять претензии третьих лиц на домен.

Согласно п. 3.1.3. Правил, поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Регистратор не вправе самостоятельно принимать решение об удовлетворении претензий третьих лиц на доменное имя. Лицо, полагающее, что администрирование доменного имени его администратором нарушает права этого лица (в частности, права на товарный знак, фирменное наименование, другую интеллектуальную собственность, наименование некоммерческой организации или государственного органа), вправе предъявить претензию администратору, а также обратиться с соответствующим заявлением в суд (п. 2.9. Правил).

При этом, суд отмечает, что в домене kh-opt.ru бесспорно не используется спорный товарный знак «FARMSTAY».

Таким образом, требования Истца о запретить ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» создавать технические условия, обеспечивающие размещение, и иное использование товарного знака «FARMSTAY» без разрешения ООО «Инес Трейд», в том числе предложение к продаже продукции с товарным знаком «FARMSTAY», на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://kh-opt.ru являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Между тем, согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, приведенной в пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее - Закон об информации), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Закона об информации), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя.

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Закона об информации).

С помощью домена осуществляется адресация на сайт. При этом администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать (путем указания IP-адреса сервера хостинг-провайдера, на котором размещен сайт).

Решение вопроса о привлечении администратора домена к ответственности зависит прежде всего от того, в домене и/или на сайте неправомерно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В случае неправомерного использования только на сайте результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение.

Таким образом, если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о защите исключительных прав, в том числе о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте), является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта.

Как указано Истцом, и не опровергнуто Ответчиком-2, продавцом и выгодоприобретателем, а соответственно владельцем сайта содержащего предложение к продаже товаров с товарным знаком «FARMSTAY» является Ответчик-2 - ИП ФИО2

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик 2 считает, что лицензионный договор от 31.12.2022 г. и лицензионный договор от 17.09.2021 г., на основании которых ООО «Инес Трейд» (Истец) обосновывает принадлежность ему исключительных прав на товарный знак № 1332958 FARM STAY на территории Российской Федерации, являются ничтожными.

Между тем, из статьи 14 лицензионного договора на использование товарного знака № 1332958 от 17 сентября 2021 года (Лицензионный договор от 2021 года) усматривается, что стороны по указанному договору соглашаются, что действительность оформление и толкование указанного договора регулируются законодательством Кореи.

Лицензионный договор от 2021 года оформлен на двух языках - русском и английском, поскольку английский язык является одним из официальных языков республики Корея.

В преамбуле Лицензионного договора от 2021 года (версии на английском языке) указано, что правообладателем и Лицензиаром является: KIM, MYUNG HYUN; и в статье 17 Лицензионного договора от 2021 года (версии на английском языке) указано, что лицензиаром является KIM, MYUNG HYUN, что признается Ответчиком в своем отзыве (абзац 4 лист 3 Отзыва на исковое заявление). Кроме того, в статье 17 Лицензионного договора от 2021 года отражен адрес, принадлежащий KIM, MYUNG HYUN: на английском языке - adress: #102-1003, 420, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, который соответствует адресу в выписке из реестра WIPO; на русском языке адрес: #102-1003, 420, Онджу-ро, Каннамгу, Сеул, который соответствует адресу, указанному в информации с официального сайта ФИПС и уведомлении о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору.

Указанный Лицензионный договор, как в английской версии, так и русской версии подписан со стороны Лицензиара путем рукописно поставленной подписи (MH.KIM), а также проставлением личной печати физического лица республики Корея (красная маленькая печать) и парафированием страниц Лицензионного договора от 2021 года такой печатью.

При таких обстоятельствах Лицензионный договор от 2021 года, равно как и договор 2022 года заключен с лицом, уполномоченным на заключение и подписание договора - KIM, MYUNG HYUN, а не с компанией Mvungin Cosmetics Co. Ltd, как утверждает Ответчик.

Действительность заключения Лицензионных договоров подтверждается соответствующей выпиской из реестра ФИПС, а также соответствующими уведомлениями ФИПС, подписанным электронно-цифровой подписью, представленными в материалы дела.

Наличие же в реквизитах стороны договора атрибутов, присущих юридическому лицу и штампа юридического лица, не противоречит ни российскому законодательству, ни законодательству республики Корея, а при наличии в преамбуле договора сведений о том, между кем и кем заключается договор, не свидетельствует о заключении договора от имени юридического лица.

При таких обстоятельствах доводы Ответчика-2 о заключении Лицензионного договора от 2021 года со стороны Лицензиара - компанией Mvungin Cosmetics Co. Ltd и одновременной его ничтожности противоречат фактическим обстоятельствам и доказательствам, имеющимся в материалах дела.

Кроме того, Ответчик-2 ссылается на отсутствие законодательно установленного требования о наличии согласия правообладателя на введение ИП ФИО2 (ответчиком) в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, обозначенной товарным знаком № 133295В FARM STAY, на основании включения данной продукции в Перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия (утв. Приказом Минпромторга России № 1532 от 19.04.2022 г.) – то есть в перечень товаров параллельного импорта.

Однако, указанный Ответчиком-2 приказ Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия» применяется в отношении оригинальных товаров (товаров с законно нанесенным на них товарным знаком), которые вводятся в оборот на территории Российской Федерации без согласия правообладателей. 

Ответчик-2 указал, что косметическая продукция, обозначенная товарным знаком FARMSTAY, предлагаемая к продаже ИП ФИО2 на территории Российской Федерации, приобреталась у ИП ФИО3, который приобретал указанную продукцию у компании KJ Н&В CO., LTD (Республика Корея), которая, в свою очередь, приобретала данную продукцию у компании Myungin Cosmetics Co., Ltd,, являющейся производителем косметической продукции, обозначенной товарным знаком FARMSTAY.

Между тем, Ответчиком-2 в материалы дела не представлены надлежащие доказательства введения товаров с товарным знаком «FARMSTAY» в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия (вся цепочка договоров, заключенных между указанными лицами). 

Таким образом, материалами дела подтверждается как факт наличия у Истца  исключительного права на использование товарного знака «FARMSTAY», так и факт использования товарного знака «FARMSTAY» ИП ФИО2

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сопоставив используемое ответчиком обозначение «FARMSTAY» и принадлежащий истцу товарный знак «FARMSTAY», в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, суд приходит к выводу о том, что данные обозначения являются тождественными за счет тождественности фонетического, визуального и сематического признаков.

Как следует из пункта 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления № 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В рассматриваемом случае, товары в отношении которых использует спорное обозначение ответчик (косметические средства) однородны товарам для которых зарегистрирован товарный знак истца (косметические средства).

При изложенных обстоятельствах, используемое ответчиком обозначение «FARMSTAY» и товарный знак «FARMSTAY» являются тождественными.

Доказательств правомерного использования спорного обозначения ответчиком не представлено.

Доказательств правомерного использования спорного обозначения Ответчиком 2 не представлено.

Согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Таким образом, требование Истца о запрете Ответчику-2 использовать товарный знака «FARMSTAY» международной регистрации № 1332958 подлежащим удовлетворению.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом, со ссылкой на подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявлено о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 350 000 рублей.

Как разъяснено в п. 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. 

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В настоящем споре, суд, оценив представленные в дело доказательства, исходя из фактических обстоятельств дела, а именно: характера допущенного Ответчиком-2 нарушения, степени вины Ответчика-2, а также, руководствуясь принципами разумности и справедливости, считает заявленный Истцом размер компенсации обоснованным и подлежащим взысканию в сумме 350 000 руб. 00 коп.

При изложенных обстоятельствах, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Учитывая изложенное, и на основании ст.ст. 12, 1229, 1250, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4,  65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Запретить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) без разрешения Общества с ограниченной ответственностью «Инес Трейд» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) совершать действия по использованию товарного знака «FARMSTAY» международной регистрации № 1332958, в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарным знаком «FARMSTAY», использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также использовать в предложениях о продаже товаров, в том числе посредством телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте https://kh-opt.ru товарного знака «FARMSTAY»/

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Инес Трейд» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) компенсацию 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также 16 000 (шестнадцать тысяч) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья                                                                                     Е.Н. Киселёва