Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-90073/2023

03 апреля 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  18 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  03 апреля 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Безденежных Г.Н.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель Игорь Розаинович Мошков (адрес:  Россия 191123, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д.22, ОГРНИП: 316784700346618);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Гидроцем" (адрес:  Россия 196603, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Ш. КРАСНОСЕЛЬСКОЕ Д. 14/28, ЛИТЕРА Р, ПОМЕЩ. 1-Н, КОМНАТА 61, ОГРН: 1157847002697);

о взыскании 105 124 544руб.

при участии

от истца: представитель ФИО2 (дов. от 12.03.2024г.)

от ответчика: представители ФИО3 (дов. от 21.10.2023г.), ФИО4 (дов. от 21.10.2023г.)

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – Истец) обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Гидроцем» (далее – Ответчик) о взыскании компенсации в размере 105 124 344руб. за нарушение исключительного права на товарный знак «ГИДРОЦЕМ».

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, а представитель ответчика против их удовлетворения возражал, по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, ссылаясь на пропуск срока исковой давности для обращения в суд настоящим иском и отсутствия у истца права требования компенсации по заявленным периодам.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Истец является правообладателем товарного знака «Гидроцем» (номер государственной регистрации 680973), что подтверждается свидетельством на товарный знак № 680973.

В качестве обоснований своих требований истец ссылается на заключение ООО «Гидроцем» следующих договоров поставки и универсальные передаточные документы:

1.Договор поставки №01/16 от 15.02.2016 года и универсальные передаточные документы с 19.02.2016 года по 26.12.2018 года обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗСТРОЙСЕРВИС».

2. Договор поставки №01/01/04/2016 от 01.04.2016 года и универсальные передаточные документы с 13.05.2016 года по 15.08.2018 года обществу с ограниченной ответственностью «БизнесТренд».

3. Договор поставки №03/03/08/2015 от 27.09.2015 года и универсальные передаточные документы от 06.10.2016 года обществу с ограниченной ответственностью «Печенгское Строительное Объединение».

4. Договор поставки №03/03/08/2015 от 03.08.2015 года и универсальные передаточные документы с 28.04.2016 года по 29.09.2016 года обществу с ограниченной ответственностью «УК РосИнвестПроект».

Общая сумма по указанным договорам по мнению истца составила 52 562 272 рубля.

По мнению истца, действия ответчика являются нарушением прав истца на объект интеллектуальной собственности в виде использования ответчиком товарного знака без согласия истца.

В связи с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 

1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 

3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце пятом пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Постановление Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10), установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Исходя из требований статьи 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО1 является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №680973, зарегистрированный 08.11.2018 с приоритетом от 29.01.2018 в отношении, в частности, товаров 1,2, 17, 19-го, 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Таким образом, факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак №680973 является доказанным.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что не нарушал исключительных прав истца, поскольку товарный знак «Гидроцем» (номер государственной регистрации 680973) был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.11.2018 года.

В силу статьи 1480 ГК РФ регистрация товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр товарных знаков) осуществляется Роспатентом в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1503 ГК РФ.

Товарный знак подлежит защите только с момента государственной регистрации.

В пункте 155 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано на то, что по смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является.

Положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

Таким образом, учитывая то, что товарный знак «Гидроцем» (номер государственной регистрации 680973) был зарегистрирован 08.11.2018 года, в пределах действия исключительного права имеются УПД с 09.11.2018 года по 26.12.2018 года на общую сумму 421 150 рублей с учетом НДС (18%).

Ответчик также указал, что 23.07.2019 года ООО «ГИДРОЦЕМ» было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) «ГИДРОЦЕМ».

ООО «ГИДРОЦЕМ» также представил дополнительные доказательства, а именно:

1.Договор поставки №01/16 от 15.02.2016 года с универсальными передаточными документами с 19.02.2016 года по 26.12.2018 года обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗСТРОЙСЕРВИС».

2. Договор поставки №01/01/04/2016 от 01.04.2016 года с универсальными передаточными документами с 13.05.2016 года по 15.08.2018 года обществу с ограниченной ответственностью «БизнесТренд».

3. Договор поставки №03/03/08/2015 от 27.09.2015 года с универсальными передаточными документами от 06.10.2016 года обществу с ограниченной ответственностью «Печенгское Строительное Объединение».

4. Договор поставки №03/03/08/2015 от 03.08.2015 года с универсальными передаточными документами с 28.04.2016 года по 29.09.2016 года обществу с ограниченной ответственностью «УК РосИнвестПроект».

Решением Роспатента от 10.01.2020 по заявке № 2018703326, принятым по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 13.12.2019 возражения от 23.07.2019, поданного ООО «ГИДРОЦЕМ» против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) «ГИДРОЦЕМ» ООО «ГИДРОЦЕМ» было отказано. 

23.04.2020 года данное решение Федеральной службой интеллектуальной собственности (Роспатент) от 10.01.2020 года было обжаловано в Суд по интеллектуальным правам, дело № СИП-329/2020.

В ходе судебного разбирательства представитель Роспатента представил отзыв на заявление ООО «Гидроцем» (касается дела № СИП-329/2020), в котором указывает на то, что  довод заявителя о том, что при принятии оспариваемого решения Роспатент нарушил пункт 2.5 Правил ППС, поскольку не принял во внимание товарные накладные, счета -фактуры, УПД и договоры, представленные заявителем в Роспатент после подачи  возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку ( абзац 2 стр.7 отзыва).

Из представленного отзыва видно, что о наличии документов, положенных в обоснование исковых требований истца по настоящему делу    № А56-90073/2023, ИП ФИО1 было известно еще 07.11.2019 года.

В системе электронного правосудия в картотеке дел в деле № СИП -329/2020 имеются сведения о заявлении ИП ФИО1 ходатайств об ознакомлении с материалами дела от 09.06.2020, 22.06.2020, 26.06.2020 года.

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ.

Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

Срок исковой давности для обращения в суд настоящим иском истек 08.12.2022 года.

Исковое заявление по настоящему делу поступило по системе «Мой Арбитр» 23.09.2023 года, то есть с пропуском срока исковой давности, который является самостоятельным основанием для вынесения судом решения об отказе в иске.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания истцом по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт использования ответчиком сходного обозначения, в отношении однородных товаров и услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Ответчик при этом вправе доказывать как отсутствие факта использования, так и законность такого использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность относится к компетенции суда, разрешающего спор по существу.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске – отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кузнецов М.В.