ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27  

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции  по проверке законности и обоснованности решений (определений)  

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-35373/2023

город Ростов-на-Дону

18 июня 2024 года

15АП-4134/2024  

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2024 года  

Полный текст постановления изготовлен 18 июня 2024 года  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Новик В.Л., судей Ковалевой Н.В., Чотчаева Б.Т., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Боровковой Е.С.,  в отсутствие участвующих в деле лиц,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Зингер Спб» на решение Арбитражного суда  Краснодарского края от 13.02.2024 по делу № А32-35373/2023  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Зингер Спб»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Лилия-92» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании компенсации, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» (далее – истец,  ООО «Зингер СПб») обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с  исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Лилия-92»  (далее – ответчик, ООО «Лилия-92») о взыскании компенсации за незаконное  использование права на товарный знак, судебных издержек.  

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.02.2024 с  ООО «Лилия-92» в пользу ООО «Зингер СПб» взысканы сумма компенсации за  незаконное использование товарного знака в размере 5 681,82 руб., расходы на  покупку товара в размере 6,36 руб., почтовые расходы в размере 11,36 руб.,  расходы по оплате государственной пошлины в размере 227,25 руб. В  удовлетворении остальной части заявленных исковых требований судом отказано.  

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «Зингер Спб»  обжаловало его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе  

заявитель указал на незаконность решения, просил отменить решение суда первой  инстанции и принять по делу новый судебный акт.  

В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что судом неверно  соотнесены условия лицензионного договора от 11.08.2021 и обстоятельства  допущенного нарушения, а именно: объем предоставленного права; способы  использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень  товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в  отношении которых допущено нарушение. Судом первой инстанции не дана  оценка пункту 2.5 лицензионного договора от 11.08.2021, который относится к  существенным условиям договора и определяет порядок расчета лицензионного  платежа. Кроме того, размер компенсации, определенный судом, не является  соразмерным последствиям допущенного ответчиком нарушения.  

В связи с нахождением в отпуске судьи Маштаковой Е.А. в составе суда  произведена замена судьи Маштаковой Е.А. на судью Чотчаева Б.Т. в порядке,  установленном статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации. В связи с заменой судьи в составе суда рассмотрение апелляционной  жалобы производится с самого начала.  

В судебное заседание участвующие в деле лица, надлежащим образом  уведомленные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку не  обеспечили. В связи с изложенным, апелляционная жалоба рассматривается в  порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы,  арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела, ООО «ЗИНГЕР Спб» является  правообладателем товарного знака: свидетельство Федеральной службы по  интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на товарный знак   № 266060 (Класс МКТУ 08).  

10.10.2021 в магазине «Лилия-92», расположенном по адресу 

<

...>, в котором осуществляет предпринимательскую  деятельность ООО «Лилия-92», в целях извлечения прибыли осуществлялась  реализация маникюрной пилочки, на упаковке которого имеются изображения,  сходные до степени смешения с товарным знаком № 266060 (Класс МКТУ 08), так  же предлагалась к продаже аналогичная продукция.  

По внешним признакам, ввиду явных и существенных различий полиграфии  от оригинальной продукции - данный товар содержит признаки несоответствия  легальной продукции.  

Факт реализации указанной продукции подтверждается кассовым чеком от  10.10.2021, видеосъемкой, произведенной в порядке ст. ст. 12, 14 ГК РФ в целях  самозащиты гражданских прав.  

Истец указывает, что предприниматель при продаже товара использовал  товарный знак, размещенный на товаре, исключительное право использования  которого принадлежит ООО «ЗИНГЕР Спб».  

Согласно материалам искового заявления, разрешение на такое  использование объектов интеллектуальной собственности, путем заключения  соответствующего договора, предусмотренного ст. 1235 ГК РФ, предприниматель  не получал. Соответственно такое использование товарных знаков осуществлено  незаконно.  

В рамках досудебного порядка урегулирования спора истец направлял  ответчику уведомление о нарушении авторских прав с предложением о досудебном  урегулировании.  

Претензионное письмо оставлено адресатом без удовлетворения.  

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения с  исковым заявлением в суд.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской  Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности  и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров,  работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.  

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской  Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные  с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации  которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в  результате такого использования возникнет вероятность смешения.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части  четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для установления факта  нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и  спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При  этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное  обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве  соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что  обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом,  которому принадлежит товарный знак (абзац 2).  

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения  определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности  товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени  сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени  однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного  знака и спорного обозначения (абзац 3).  

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной  возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара  представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом  суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они  изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или  взаимозаменяемость и другие обстоятельства (абзац 4).  

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения  товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и  смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по  своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких  элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и  обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не  принимается (абзац 5).  

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и  однородности товаров не требуется (абзац 6).  

В предмет доказывания по настоящему требованию входят следующие  обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения  

ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в  отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак  зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования  возникнет вероятность смешения.  

Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой  инстанции, факт реализации ответчиком контрафактного товара набора  педикюрных инструментов с нанесением обозначения «ZANGAER», сходного до  степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 266060, подтверждается  кассовым чеком от 10.10.2021, видеосъемкой покупки, а также приобщенным к  материалам дела в качестве вещественного доказательства, приобретенным  товаром.  

Факт выявленного нарушения ответчиком не оспорен. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской  Федерации в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов  результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при  нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения  убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного  права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта  правонарушения.  

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10  «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,  компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом  правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.  

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных  Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера  нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и  справедливости.  

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации  правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты  компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей,  определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в  двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный  знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака,  определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за правомерное использование товарного знака.  

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса  Российской Федерации» (далее - Пленум № 10), компенсация подлежит взысканию  при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан  доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о  взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета  суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2  и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи  1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом  решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку  предмет и основания заявленного иска не изменяются.  

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы  компенсации.  

В абзаце 2 пункта 61 Пленума № 10 указано, что заявляя требование о  взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в  двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец  должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2  статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права  использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае  невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об  истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.  

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в  двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта  смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или  товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из  цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное  их использование тем способом, который использовал нарушитель (абзац 5 пункт  61 Пленума № 10).  

В обоснование размера заявленной компенсации истцом представлен  лицензионный договор от 11.08.2021 г., заключенный с ИП ФИО1  (Лицензиат), предоставляющий право использования на неисключительной основе  товарного знака по свидетельству № 266060 в отношении всех товаров,  включенных в 8, 35 классы Международной Классификации Товаров и Услуг  (МКТУ).  

Согласно пункту 2.1 указанного договора, за предоставление права  использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное  вознаграждение в размере 750 000 руб.  

В данном случае размер компенсации за нарушение прав истцом определен  следующим образом: за нарушение исключительного права на товарный знак   № 266060 в двукратном размере из расчета: 750 000 руб. / 1 товарный знак / 2  класса МКТУ / 1 способ применения / 12 месяцев Х 2.  

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации,  представленный истцом, должен быть проверен судом на основании данных о  стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых  обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.  

В рассматриваемом случае, произведя расчет компенсации, подлежащей  взысканию с учетом фактических обстоятельств дела в сумме 5 681,82 руб., суд  первой инстанции принял во внимание конкретное количество товаров 8-го класса  МКТУ, в отношении которых заключен лицензионный договор (11 товаров 8  класса МКТУ из числа, указанных в свидетельстве на товарный знак, и в  отношении услуг в 35 классе МКТУ), годовой период действия, а также  двукратную стоимость права пользования.  

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанными  выводами суда по следующим основаниям.  

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного  Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу   № А48-7579/2019 также отмечена необходимость соотнесения условий  лицензионного договора, которым истец обосновывает расчет компенсации, и  

обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, в том числе в части перечня  товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в  отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам).  

При определении цены, взимаемой при сравнимых обстоятельствах за  правомерное использование спорного товарного знака, необходимо также  учитывать виды товаров в рамках одного класса МКТУ, поскольку это может  оказывать влияние на размер уплачиваемого лицензиатом правообладателю  вознаграждения, однако это не означает, что размер вознаграждения по  лицензионному договору должен быть арифметически поделен на количество  наименований товаров, указанных в лицензионном договоре.  

При этом суд обращает внимание на то, что согласно ГОСТ Р 51303-2013  под видом товаров понимается совокупность товаров определенной группы,  объединенных общим названием и назначением (например, плащи и куртки,  принадлежащие к группе верхней одежды). В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013  группа товаров: совокупность товаров определенного класса, обладающих  сходными потребительскими свойствами и показателями, а также общим  назначением (например, верхняя одежда, белье, обувь, молочные продукты).  

Заключение лицензионного договора на использование товарного знака в  отношении нескольких наименований товаров, входящих в один класс МКТУ,  является обычной хозяйственной практикой. Например, если товарный знак  зарегистрирован в отношении товаров 8-го класса МКТУ: кусачки для ногтей;  ножницы; пилочки для ногтей, то разумно предположить, что по лицензионному  договору будет предоставлено право использования в отношении всей группы  указанных товаров (вид товаров: маникюрные инструменты). Соответственно,  вознаграждение по такому лицензионному договору будет охватывать всю эту  группу товаров.  

В такой ситуации, если ответчик будет использовать товарный знак при  продаже лишь одного товара, например ножниц, то стоимостью, которая обычно  взимается при сравнимых обстоятельствах, будет вознаграждение по  лицензионному договору за всю указанную группу товаров, и исходя из этой  стоимости будет рассчитываться компенсация.  

Если ответчик использовал обозначение лишь в отношении одного товара и  заявил обоснованный довод о том, что по лицензионному договору предоставлено  право использования товарного знака в отношении товаров, которые не относятся к  одному виду, суд может определить иной размер стоимости права использования  для целей расчета компенсации с учетом того, что размер вознаграждения по  такому договору не является стоимостью права использования, взимаемой при  сравнимых обстоятельствах.  

Например, когда право использования по лицензионному договору  предоставлено в отношении разнородных товаров 8-го класса МКТУ: шпатели,  ножницы, молотки для работы с камнем, а ответчик использует товарный знак для  одного товара, например для ножниц, стоимость права использования, которая  взимается при сравнимых обстоятельствах за использование товарного знака в  отношении ножниц, вероятно, будет ниже вознаграждения по такому договору.  Соответственно, для расчета компенсаций может быть взято за основу не все  вознаграждение по такому лицензионному договору, а лишь его часть.  

Как правило, готовые изделия классифицируются в соответствии с их  функцией или назначением (общие замечания к МКТУ). В связи с этим видится  

разумным исходить из того, что вознаграждение за использование товаров из  одного класса МКТУ - это стоимость права использования, взимаемая при  сравнимых обстоятельствах за использование любого товара из этого класса, если  ответчиком не доказано, что товары не относятся к одному виду.  

Таким образом, если по лицензионному договору предоставлено право  использования в отношении товаров одного класса МКТУ, то вознаграждение по  такому договору, по общему правилу, составляет стоимость права использования,  взимаемую при использовании любого товара из этого класса, если ответчиком не  доказано, что товары по этому лицензионному договору относятся к разным видам,  поэтому для целей расчета компенсации вознаграждение должно быть снижено.  

Применительно к рассматриваемому делу, поделив размер платежа на  количество товаров 8-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлено право  использования товарного знака по лицензионному договору, суд первой инстанции  не установил факт отнесения данных товаров к разным видам товара, указанного  из лицензионного договора не следует. Все товары, указанные в лицензионном  договоре 8 класса относятся к одной группе маникюрно-педикюрные  принадлежности.  

При этом суд обращает внимание на то, что бремя доказывания отнесения  товаров одного класса МКТУ к разной видовой группе лежит на ответчике.  

Размер заявленной компенсации рассчитан истцом на основании подпункта 2  пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации исходя из  стоимости правомерного использования товарного знака в двукратном размере, из  расчета: 750 000 рублей / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения/  12 месяцев X 2 = 62 500 рублей.  

Ходатайство о снижении размера компенсации в суде первой инстанции  ответчик также не заявил.  

Апелляционный суд отмечает, что ответчик, являясь субъектом  предпринимательской деятельности, несет риски, связанные с торговлей. Сам по  себе факт продажи контрафактных товаров субъектом предпринимательской  деятельности создает конкуренцию лицензионному товару, в том числе, с учетом  более низкой цены в отсутствие каких-либо выплат в пользу правообладателя  товарных знаков. Снижается инвестиционная привлекательность интеллектуальной  собственности истца для лицензиатов из-за широкого распространения  контрафакта. Кроме того, у потребителя создается ложное впечатление о качестве  товара, о правообладателе, о товарной линейке лицензионных товаров и так далее  (т.е. наносится ущерб деловой репутации).  

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании компенсации за  незаконное использование товарного знака подлежат удовлетворению судом в  размере 62 500 руб.  

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда по  интеллектуальным правам от 11.04.2024 по делу № А12-20833/2023.  

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании с ответчика стоимости  товара в размере 70 руб., почтовых расходов в размере 125 руб.  

В подтверждение заявленных расходов истцом представлены  соответствующие квитанции.  

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде,  отнесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам,  

свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра  доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,  оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического  лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом  предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

Вышеназванные расходы непосредственно связаны с рассмотрением  настоящего дела, необходимы, обоснованы и подтверждены документально, в  связи с чем, подлежат взысканию судом.  

Принимая во внимание изложенное, на основании положений статей 101,  106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом  результата рассмотрения исковых требований, суд апелляционной инстанции  относит на ответчика документально подтвержденные судебные расходы истца в  виде расходов на покупку товара в размере 70 руб., почтовых расходов в размере  125 руб.  

Расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 2500 руб. и  по апелляционной жалобе в размере 3000 руб. по правилам статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также подлежат  отнесению на ответчика.  

Таким образом, решение суда подлежит изменению. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.02.2024 по делу   № А32-35373/2023 изменить. Изложить резолютивную часть решения в следующей  редакции:  

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лилия-92»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Зингер Спб» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  компенсацию за нарушение прав на товарный знак № 266060 в размере 62 500 руб.,  расходы на приобретение товара в размере 70 руб., почтовые расходы в размере  125 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску и  апелляционной жалобе в размере 5 500 руб.».  

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в  законную силу со дня его принятия.  

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по  интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его  принятия.  

Председательствующий В.Л. Новик 

Судьи Н.В. Ковалева 

Б.Т. Чотчаев