АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н ИЕ

Дело № А40-31281/24-15-236

22 мая 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения изготовлена 16 апреля 2024 года (в порядке ст. 229 АПК РФ)

Полный текст решения изготовлен 22 мая 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ведерникова М.А., рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК Российской Федерации дело по иску

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ - АТОМСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак 

и приложенные к исковому заявлению документы, 

 

УСТАНОВИЛ:

АО «НИКИМТ-Атомстрой» обратилось в суд с иском к ООО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 439290 в размере 500 000 руб.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2024 года заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в 16.04.2024 года. 

В силу ч. 2 ст. 229 АПК РФ, по заявлению лица, участвующего в деле, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

В суд поступило заявление о составлении мотивированного решения.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам изложенным в отзыве.

В суд поступили ходатайства о переходе к рассмотрению дела по общим правилам.

В соответствии с ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны;

2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц;

4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 г. № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел», обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, указанные в ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, могут быть выявлены только в ходе рассмотрения этого дела после принятия искового заявления, заявления к производству, а не одновременно с его принятием, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 5 этой статьи. В случае выявления таких обстоятельств арбитражный суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства и указывает в нем действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий (ч. 6 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), то есть переходит к подготовке дела к судебному разбирательству, осуществляемой в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Названное определение может быть вынесено в том числе по результатам рассмотрения арбитражным судом ходатайства стороны, указавшей на наличие одного из обстоятельств, предусмотренных п.п. 1 - 4 ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае его удовлетворения.

В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства должно содержаться обоснование вывода арбитражного суда о невозможности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства; обжалование такого определения Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрено.

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, не установил наличия предусмотренных ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает обязательности перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в случае заявления об этом лица, участвующего в деле, считающего, что данное дело должно быть рассмотрено в этом порядке, а не в порядке упрощенного производства.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Мотивируя заявленные требования, заявитель указывает, что АО «НИКИМТ-Атомстрой» (далее - Истец) является правообладателем товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» (далее Товарный знак), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству №439290, приоритет товарного знака установлен с 16.06.2011. Согласно сайту Федерального института промышленной собственности (https://www.l.fips.rn/registers-doc-view/fips_servlet), представленного в материалы дела свидетельства на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН» 439290, защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 511 класса по Международной классификации товаров и/или услуг:

01  - вещества химические для изготовления красок.

02  - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества.

35 - реклама.

40 - обработка материала.

24.11.2022 Истцом в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет было установлено, что ООО «Лакокрасочные материалы» (далее - Ответчик) неправомерно использует Товарный знак путем предложения к продаже на своей странице в сети Интернет по адресу: https://kraska-sale.ru/ep-5285.html продукции: ЭМАЛЬ ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, содержащее указание на словесное обозначение Товарного знака, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, в отсутствие каких-либо правовых оснований для использования Товарного знака для индивидуализации предлагаемого к продаже товара. Заверенная надлежащим образом распечатка указанной страницы Ответчика прилагается (исходя из разъяснений, приведенных в п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения).

В данном случае предложение к продаже было выражено в размещении Ответчиком информации о возможности приобретения эмали ЭП-5285, сопровождаемое словом «ЭПОФЕНИПЛЕН», сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца.

В данном случае Товарный знак использовался Ответчиком для индивидуализации предлагаемой к продаже эмали ЭП-5285, поскольку действия Ответчика свидетельствуют о том, что цель размещения спорного обозначения в предложении к продаже заключалась в привлечении внимания потребителей к указанному товару, то есть для его индивидуализации и введения в гражданский оборот.

Истец указывает, что сумма компенсации за незаконное использование Товарного знака (500 000 руб.), которую Истец просит взыскать с Ответчика на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, не превышает двукратный размер стоимости права использования товарного знака (381 282,78 руб. х 2 = 762 565,57 руб.) и находится в пределах компенсации, установленной пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о необоснованности заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Возражая против заявленных требований ответчик указал, что с заявленными исковыми требованиями не согласен, считает их необоснованными и не подлежащими удовлетворению в связи с исчерпанием исключительного права Истца на товарный знак применительно к вменяемым нарушениям.

Рассмотрев указанные доводы ответчика суд считает их обоснованными по следующим основаниям.

В соответствии со ст.1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В соответствии с п.2 ст.1484 ГК РФ Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Таким образом, производство и продажа товара являются способами его введения в гражданский оборот.

Как разъяснено в Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2019 года по делу №А03-19013/2017 «Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Если в такой ситуации ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ).

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

В случае, если возражения ответчика о правомерности использования спорного товарного знака и об оригинальности товара в установленном порядке не оспорены истцом, суд с учетом части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исходит из доказанности законности использования товарного знака ответчиком.»

Как указал ответчик в своем отзыве, Товар – эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, предлагаемый к продаже Ответчиком не является контрафактным. Ответчик приобрел указанный товар у поставщика - ИП ФИО1 (ИНН: 

<

***>), что подтверждается представленными УПД, Сертификатом качества, Фото товара, счетами и платежными поручениями. ИП ФИО1 приобретает указанный товар у поставщика – ООО «АРГОФ+» (ИНН: 

<

***>), что также подтверждается прилагаемыми документами. ООО «АРГОФ+» является официальным производителем эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН по лицензии АО «НИКИМТ-Атомстрой». Данный факт подтверждается Сертификатом качества №159 от 15 июля 2023 г.

Данный товар введен в законный гражданский оборот, ответчик реализует продукцию в рамках гражданско-правовых отношений, приобретая товар у официального производителя данного товара. Контрафактом, в свою очередь, является продукция, находящаяся в обороте с нарушением гражданского законодательства. Поскольку Ответчик приобретал спорные товары с разрешения Истца, в отношении данных товаров действует принцип исчерпания права, предусмотренный ст. 1487 ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, судом установлено, что ответчик не осуществляет продаж контрафактного товара, маркированного принадлежащими Истцу товарными знаками, а предлагает к продаже и реализует продукцию, маркированную товарными знаками истца, которая была приобретена в у официальных дистрибьютеров, то есть введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим Истцом и/или с его согласия официальным дистрибьютером.

Согласно нормам ст. 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип исчерпания права).

Каких-либо доказательств того факта, что ответчиком реализуется иной контрафактный товар, введенный в гражданский оборот на территории РФ с нарушением норм действующего законодательства, истцом не представлено.

Таким образом, реализуемый Ответчиком товар под спорными товарными знаками является оригинальным товаром и вводится в гражданский оборот на территории РФ с согласия Истца путем закупки у самого истца (ст. 1487 ГК РФ), доказательств обратного в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах не требуется согласие Истца на демонстрацию Ответчиком товара на сайте в целях продажи товара, а демонстрация и продажа товара не является нарушением прав Истца.

Учитывая изложенное, суд установил, что размещенный и предлагаемый к продаже на сайте Ответчика товар, является введённым в оборот с согласия Истца и не является контрафактным, а исключительное право Истца на товарный знак является исчерпанным.

Истец не может осуществлять своё право правообладателя дважды в отношении одних и тех же товаров.

Учитывая изложенное, судом в ходе судебного разбирательства по делу установлено, что в рассматриваемом случае отсутствует факт нарушения исключительных прав истца, поскольку истец самостоятельно введя в оборот товар исчерпал исключительное право на товарный знак.

При указанных обстоятельствах, ввиду отсутствия фактического нарушения исключительных прав суд приходит к выводу, что требования истца к соответчику являются не обоснованными и подлежат отклонению в полном объеме.

В соответствии со статьями 65, 66, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле, и каждое лицо должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, однако, истцом доказательств, подтверждающих нарушение его прав, суду не представлено.

Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, доказательств обратного в материалы дела истцом не представлено.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на истца.

Руководствуясь ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 168-170,176  АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ - АТОМСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №439290 в размере 500 000 руб. отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в течение 15-ти дней со дня принятия в арбитражный суд апелляционной инстанции.

 

СУДЬЯ:                                                                                        М.А. Ведерников