Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-57639/22

26 декабря 2022 года

г.Москва

 

Резолютивная часть объявлена 17 ноября 2022

Полный текст решения изготовлен 26 декабря 2022

Арбитражный суд Московской области в составе:

Председательствующего  судьи О.Н. Верещак ,при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи С.Ж. Бадмаевой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 об обязании прекратить использование товарного знака, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

При участии в судебном заседании - согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л :

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 об обязании прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров в сети «Интернет», в том числе на маркетплейсе OZON, а также иными способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, о взыскании  компенсации за незаконное использование товарного знака № 697311 в размере 1 000 000 руб.

Представитель истца в судебное заседания не явился.

О принятии иска к рассмотрению извещен надлежащим образом, в том числе путём размещения информации о ходе рассмотрения спора на Интернет сайте арбитражного суда.

Ответчиком отзыв не представлен.

Дело рассматривается в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец заявил ходатайство об отказе от требований в части обязания прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров в сети «Интернет», в том числе на маркетплейсе OZON, а также иными способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, в порядке п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Суд, рассмотрев ходатайство истца, удовлетворяет его, производство по делу в части обязания прекратить использование товарного знака путем предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров в сети «Интернет», в том числе на маркетплейсе OZON, а также иными способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, подлежит прекращению в порядке п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Выслушав представителя ответчика, изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

ИП ФИО1 (далее – истец) является правообладателем исключительного права на товарный знак LOVE SECRET UNDERWEAR по свидетельству № 697311 Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, исполненный следующим образом: товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 11.02.2019 г. сроком до 04.06.2028 г., дата приоритета 04.06.2018 г., в отношении товаров и/или услуг по классам МКТУ 25, 35: 

25 - белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боди [женское белье]; бюстгальтеры; изделия трикотажные; колготки; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; майки спортивные; носки; одежда; одежда бумажная; одежда готовая; панталоны [нижнее белье]; пижамы; плавки; платья; подвязки; подвязки для чулок; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; сарафаны; трикотаж [одежда]; трусы; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки нижние; юбки-шорты. 

35 - демонстрация товаров; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайнпродаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже нижнего белья, одежды; услуги розничной продажи нижнего белья, одежды с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов. 

Истцом было установлено в ходе проверочных мероприятий, что его права и законные интересы нарушены ИП ФИО2 (далее – ответчик) при продаже товаров с использованием товарного знака, исключительное право на который принадлежит истцу.

В результате поиска в сети «Интернет», Правообладателем выявлен факт размещения Ответчиком рекламы нижнего белья с надписью «Love secret», а также предложения к продаже и продажи однородных товаров с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Правообладателя на маркетплейсе OZON, а именно: ( https://www.ozon.ru/product/top-byuste-bez-kostochek-marelli498236687/?asb=W%252BgIHQ8hVwQJEtfLLrl7hg6Njd8yF8Oh0KKDZR0g8gt8UreDnC4%252Bw4KQ4Nyxf1 Q4&asb2=SLgwLXwilc-3-qkz8ho9HzkldfFmM5sYmD9KW-ldT512dEreEbPVNKKQsVHAGUuMp0- yNlGdNu7TA0YsK8GcFGo2I7INxP5HfE7A4mZxNEzHUuUT6jrKUvfl5OSxWwpTPyJ_sTIOEOOV97EjkEXSZg &keywords=love+secret&sh=slh9o-p0MA (код товара 498236687), но не исключительно.

Ответчик незаконно использует товарный знак № 697311 и осуществляет деятельность, направленную на рекламу и продажу товаров нижнего белья на маркетплейсе OZON с обозначением «LoVe Secret», идентичным с товарным знаком правообладателя (Истца), путем размещения соответствующей информации в сети Интернет: 

https://www.ozon.ru/product/top-byuste-bez-kostochek-marelli498236687/?asb=W%252BgIHQ8hVwQJEtfLLrl7hg6Njd8yF8Oh0KKDZR0g8gt8UreDnC4%252Bw4KQ4Nyxf1Q4&asb2=SLgwLXwilc-3-qkz8ho9HzkldfFmM5sYmD9KW-ldT512dEreEbPVNKKQsVHAGUuMp0-yNlGdNu7TA0YsK8GcFGo2I7INxP5HfE7A4mZxNEzHUuUT6jrKUvfl5OSxWwpTPyJ_sTIOEOOV97EjkEXSZg&keywords=love+secret&sh=slh9o-p0MA (код товара 498236687), но не исключительно.

Используемое ответчиком обозначение «LoVe Secret» и спорный товарный знак № 697311 идентичны по фонетическим признакам (выполнены в виде словесного обозначения «LoVe Secret») и смысловым признакам, графическое написание букв (печатное) позволяет говорить о графической схожести. 

Используемое ответчиком словесное обозначение имеет сходство до степени смешения с товарным знаком № 697311, правообладателем которого является истец. 

Кроме того, ответчик использует указанное выше словесное обозначение на аналогичном рынке товаров – продажа нижнего белья. 

Между тем, истец как правообладатель не передавал ответчику право использования спорного средства индивидуализации (товарного знака). 

После выявления незаконного использования ответчиком товарного знака № 697311 истец зафиксировал нарушение. 

Также перед подачей настоящего искового заявления истец самостоятельно произвел осмотр и фиксацию нарушений по указанным выше ссылкам, которые также подтверждают тот факт, что ответчик осуществляет продажу собственного товара под обозначением «LoVe Secret».

Фиксация нарушений в данной части произведена истцом при помощи распечаток с сайта, которые являются допустимыми доказательствами в настоящем споре в соответствии с абз.2 п.55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части IV Гражданского кодекса» (далее Постановление № 10).  

Таким образом, ответчик использует обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком № 697311 при продаже товаров, а именно: их рекламу, предложение к продаже, продажу. 

Все указанные действия являются самостоятельными нарушениями прав истца на товарный знак (Определение ВС РФ от 09.12.2015 по делу № А67-4453/2014, Постановление СИП от 27.11.2019 по делу № А40-182072/2017). 

Интеллектуальная собственность охраняется законом (п.2 ст.1225 ГК РФ). 

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, среди прочего, товарные знаки и знаки обслуживания (пп.14 п.1 ст.1225 ГК РФ).

В силу ст.1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно ст.1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

В соответствии со ст.1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

В п.1 и п.3 ст.1484 ГК РФ указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Статьей 1484 ГК РФ в качестве специального регулирования вопросов использования товарных знаков установлен исчерпывающий перечень видов осуществления исключительного права на товарный знак (способов использования товарного знака), к числу которых относится размещение товарного знака на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или провозятся с этой целью, либо ввозятся на территории РФ; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Согласно п.1 ст.1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом. 

По смыслу п.2 ст.1484 Кодекса нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, в том числе путем размещения таких обозначений на товаре, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечёт ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим кодексом (п.1 ст.1229, ст.1484 ГК РФ). 

Согласно абз.5 п.162 Постановления № 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно абз.2 п.162 Постановления № 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. 

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

В соответствии с п.41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г. № 482 (далее – Правила № 482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В силу п. 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. 

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 

В соответствии с п.4 ст.1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Требование к ответчику определяется истцом на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ и оценивается в 500.000 руб.

При взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 697311 истец исходит из стоимости франшизы – размера паушального взноса на право открытия одного онлайн магазина под товарным знаком правообладателя. 

Кроме того, в качестве доказательств истец также прилагает к настоящему исковому заявлению договор коммерческой концессии № 1/2022 от 08.02.2022 года, заключенный между истцом и ИП ФИО4, чеки об оплате паушального взноса, которые также подтверждают стоимость правомерного использования товарного знака.

Руководствуясь принципами разумности и добросовестности, а также тем, что предъявление двухкратной стоимости за правомерное использование товарного знака это право, а не обязанность правообладателя истец считает разумным предъявлением требований в однократном размере стоимости за правомерное использование товарного знака. 

При определении указанного размера компенсации с учетом положений п.61 Постановления № 10, Истец руководствуется следующим:

1) Использование ответчиком товарного знака истца представляет собой неправомерное присвоение репутации правообладателя, произведенных им вложений, за счет введения потребителя в заблуждение путем создания у последнего впечатления, что он пользуется услугами парикмахерской правообладателя. 

2) Услуги, для индивидуализации которых незаконно используется товарный знак, относятся к сегменту востребованных и наиболее часто приобретаемых рядовым потребителем. 

Данный подход нашел свое отражение в Информационной справке СИП от 05.04.2017, согласно которой опасность смешения увеличивается в отношении товаров широкого потребления, имеющих невысокую стоимость и краткосрочно используемых, являющихся предметом спонтанной покупки, при которой внимание потребителей ослаблено». 

3) Компенсация за нарушение исключительных прав носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности - превентивный и штрафной характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков, при этом ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера  (Постановление СИП от 16.11.2020 по делу № А40-322914/2019).

4) В соответствии с абз. 3 п. 59 Постановления № 10, при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в пп.1, 2 и 3 ст.1301, пп.1, 2 и 3 ст.1311, пп.1 и 2 ст.1406.1, пп.1 и 2 п.4 ст.1515, пп.1 и 2 п.2 ст.1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. 

В абз.4 п.59 Постановления № 10 указано, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. 

Таким образом, прерогатива выбора способа расчета суммы компенсации является прерогативой правообладателя.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.68 АПК РФ).

В силу ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Доводы иска оспорены не были.

Доказательства правомерного использования ответчиком товарного знака истца отсутствуют.

На день проведения заседания доказательств выплаты денежных средств не представлено.

На основании изложенного суд, изучив и оценив в совокупности все представленные в материалы дела доказательства, считает заявленные требования подлежащими удовлетворению как законные, подтвержденные материалами дела и основанные на нормах действующего законодательства.

В силу ст.110 АПК РФ расходы на уплату госпошлины, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в  деле, в разумных пределах. 

Согласно ст.112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Истцом при подаче иска платежным поручением № 278 от 29.07.2022 уплачена государственная пошлина в сумме 29 000 руб.

В связи с удовлетворением заявленных требований расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Принять отказ истца  Индивидуального предпринимателя ФИО1 от иска в части обязать ответчика прекратить использование товарного знака путем предложения  к продаже, продаже и рекламе контрафактных товаров в сети « Интернет « ,в том числе на маркетплейсе  OZON , а также иными способами ,указанными в п.2 ст.1484 ГК РФ в течение 10 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

Производство по делу № А41-57639/22  по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 об обязании прекратить использование товарного знака, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака  прекратить в вышеуказанной части.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 компенсацию в размере 1 000 000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 000 руб. 00 коп.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю ФИО1 из средств федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению № 278 от 29.07.2022 г.

Настоящее решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

 

СудьяО.Н. Верещак