АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А03-346/2022

г. Барнаул

11 августа 2023 года

Резолютивная часть решения изготовлена 04 августа 2023 года. Полный текст решения изготовлен 11 августа 2023 года.

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи и системы веб-конференции, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кемерово, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кемерово, 

о запрете использования обозначения, сходное с товарным знаком (знаком обслуживания) «Утилитсервис» № 618756, о запрете использовать обозначение, сходное с товарным знаком, любым образом в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ, указанным при регистрации товарного знака, о взыскании 279 400 руб. задолженности, в том числе 100 000 руб. компенсации за допущенное нарушение прав на товарный знак, 179 400 руб. роялти-платежа от выручки за 2020 год по лицензионному договору № 4/РФ от 18.07.2019, 

и по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кемерово, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск, 

о взыскании 471 309 руб. 02 коп. задолженности, в том числе 400 000 руб. неосновательного обогащения, 71 309 руб. 02 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

ФИО2, г. Кемерово, 

при участии в судебном заседании: 

от истца по первоначальному иску – представитель ФИО3 по доверенности от 06.08.2021, 

от ответчиков по первоначальному иску – представитель ФИО4 по доверенности от 09.01.2023, 

от третьего лица – представитель ФИО4 по доверенности от 09.01.2023, 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск (далее – ООО «Утилитсервис», г. Бийск) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний»  (далее – ответчик 1) и к обществу с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кемерово (далее – ответчик 2) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о расторжении лицензионного договора № 4/РФ от 18 июля 2019, запрете обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» и обществу с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кемерово, использовать обозначение, сходное с товарным знаком «Утилитсервис» № 618756 при оказании услуг 40 класса МКТУ, взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» и общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кемерово по 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, взыскании 704 170 руб. задолженности, в том числе 136 000 руб. роялти-платежа от выручки за 2018 год,  211 000 руб. роялти-платежа от выручки за 2019, 221 000 руб. роялти-платежа от выручки за 2020 год 233 000 руб. роялти-платежа от выручки за 2021 год по лицензионному договору № 4/РФ от 18.07.2019.

Исковые требования обоснованы статьями 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы нарушением ответчиками исключительных прав на товарный знак, принадлежащий истцу.

Ответчики по первоначальному иску в отзыве на исковое заявление и пояснениях против удовлетворения исковых требований возражали, поскольку истцом не представлено доказательств использования словесного обозначения «Утилитсервис» сходного с указанным товарным знаком истца, а также передаче секрета производства (ноу-хау).

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к обществу с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» со встречным исковым заявлением о взыскании 471 309 руб. 02 коп. задолженности, в том числе 400 000 руб. неосновательного обогащения, 71 309 руб. 02 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Исковые требования обоснованы статьями 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неосновательностью получения ответчиком по встречным исковым требованиям  денежных средств.

Ответчик по встречным исковым требованиям против удовлетворения встречного искового заявления возражал, считает, что поскольку истец по встречным исковым требованиям оплатил паушальный взнос, то он получил право назвать созданное им предприятие ответчика 2 названием «Утилитсервис» тождественным с товарным знаком «Утилитсервис» № 618756

К участию в деле в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО2.

Выслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

07 августа 2017 года истец по первоначальному иску подал заявку № 2016734672 с приоритетом 19.09.2016 на регистрацию словесного обозначения «Утилитсервис» в качестве товарного знака (знака обслуживания) и 05.06.2017 данный товарный знак был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности под номером № 618756 на имя правообладателя в отношении услуг 40 класса МКТУ «уничтожение мусора и отходов» (далее – товарный знак).

18 июля 2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск (лицензиар) и обществом с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» (лицензиат) заключен лицензионный договор № 4/РФ, по условиям которого лицензиар обязался предоставить лицензиату за вознаграждение и на указанный в договоре срок право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау), при помощи которого лицензиат намерен извлекать прибыль в сфере обезвреживания медицинских отходов классов АБВГ и промышленных отходов  1-4 классов опасности, используя принадлежащие лицензиару исключительные права, являющиеся предметом настоящего договора.

В силу пункта 2.2 в состав секрета производства (ноу-хау), передаваемого в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора, входят в том числе:

2.2.1. основополагающие закономерности и факторы ведения бизнеса по франшизе «Утилитсервис»;

2.2.2. организация, управление бизнесом по франшизе «Утилитсервис»;

2.2.3. методы и технологии оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельности по франшизе «Утилитсервис».

Согласно пункту 2.3 договора в рамках переданного секрета производства (ноу-хау) лицензиаром, в счет цены договора осуществляется оказание сопутствующих услуг лицензиату, направленных на максимально эффективное использование секрета производства (ноу-хау) лицензиатом, включающее:

2.3.1 Обучение лицензиата в течение 5 рабочих дней дистанционно, либо по месту нахождения лицензиара;

2.3.2. Информационные блоки: история компании, ценности, миссия, цели, задачи, знакомство с коллективом, этапы запуска бизнеса по франшизе, терминология, HR, продукт, маркетинг, продажи, финансы и бухгалтерия;

2.3.3 Методы и технологии оказания услуг;

2.3.4 Комплексная консультативная и документарная помощь в оформлении разрешительной документации (а именно предоставление проектов документов, необходимых для оформления разрешительной документации и содействие в работе с контролирующими органами);

2.3.5 Рекомендуемый список необходимого оборудования с описанием минимально необходимых технических данных. По желанию лицензиат может выбрать оборудование с более высокими техническим характеристиками;

2.3.6. Критерии по отбору помещения для офиса и производственной площадки, консультации по поиску места и согласование;

2.3.7. Право использования обозначения «Утилитсервис» в предпринимательской деятельности лицензиата;

2.3.8 Руководство по использованию фирменного стиля и требования относительно использования товарных знаков и обозначений.

Пунктом 2.8 предусмотрено, что состав секрета производства (ноу-хау), а также сопутствующие услуги, предусмотренные в п. 2.2-2.3 передаются лицензиаром лицензиату в срок 40 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

Согласно пункту 2.9 лицензия по настоящему договору выдается лицензиату на открытие 1 (одного) предприятия «Утилитсервис» на территории. В случае, если лицензиат пожелает открыть по настоящей лицензии более 1 (одного) предприятия, стороны договорились заключить об этом отдельный договор, либо дополнительное соглашение к настоящему договору.

В силу пункта 3.2.1 договора лицензиар обязан в течение 40 (сорока) календарных дней после заключения настоящего договора передать лицензиату техническую и коммерческую документацию, а также иную информацию, составляющую секрет производства (ноу-хау), которая необходима лицензиату для осуществления прав, предоставляемых ему по настоящему договору, в том числе, но не ограничиваясь, программным обеспечением в целях оказания сопутствующих услуг, предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с пунктом 3.3.1 договора использовать секрет производства (ноу-хау) в своей коммерческой деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, при создании юридического лица ООО «Утилитсервис», исключая право заключения сублицензионного договора, договора аренды, отчуждения либо любого иного способа передачи прав на секрет производства (ноу-хау) в пользу третьих лиц без полученного письменного одобрения лицензиара.

Согласно пункту 4.1.1. договора размер паушального взноса составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В силу пункта 4.1.3 договора роялти-платеж рассчитывается от выручки, поступившей на расчетный счет лицензиата и уплачивается с шестого месяца старта работ. Под стартом работ следует понимать начало поступления денежных средств на расчетный счет лицензиата от заказчиков.

Согласно пункту 8.1 договора настоящий договор заключен на срок, предусмотренный в п.2.5 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2.5 лицензия (ноу-хау) выдается (предоставляется) лицензиату сроком на 15 (пятнадцать) лет.

Пунктом 8.3 договора установлено, что договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем (внесудебном) порядке по инициативе лицензиара в случаях нарушения лицензиатом обязательств (в том числе инструкций), предусмотренных п. 2.3.2-2.3.9, п. 4.1-4.2, 5.1-5.5 договора при наличии ущерба у лицензиара, при этом стороны договорились, что все полученные по настоящему договору лицензиаром не полежит возврату лицензиату, а лицензиат в свою очередь со дня получения уведомления о расторжении настоящего договора обязан прекратить любое использование секрета производства (ноу-хау), переданного по настоящему договору.   

Поскольку условия оплаты по договору были грубо нарушены лицензиатом, лицензиар направил в адрес ответчика 1 уведомление о досрочном расторжении договора, которое было получено адресатом.

Таким образом, с 04.06.2021 по мнению истца, договор расторгнут и лицензиат со дня получения уведомления о расторжении договора обязан был прекратить использование секрета производства (ноу-хау), предоставленного по договору.

Вместе с тем, истец по первоначальному иску считает, что лицензиат по договору не прекратил деятельность созданного в соответствии с п. 3.3.1. договора юридического лица, по-прежнему использует секрет производства (ноу-хау) в своей коммерческой деятельности, в том числе в деятельности ООО «Утилитсервис» с ОГРН 

<

***>.

Согласно пункту 8.4 договора если договор потеряет силу до истечения срока его действия, вследствие нарушения договора лицензиатом, равно как если договор утрачивает действие в силу истечения срока его действия, предусмотренного п. 2.5, договора (за исключением случаев предусмотренных п. 8.2. договора), то лицензиат лишается права осуществления деятельности в сфере утилизации медицинских отходов классов АБВГ на основе прав, переданных по настоящему договору, равно как права использовать секрет производства (ноу-хау) в любой иной форме и обязан возвратить лицензиару всю переданную коммерческую информацию. В противном случае лицензиар приобретает право наложения на лицензиата дополнительных штрафных санкций.

В силу статей 1229 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации  правообладателю принадлежи исключительное право использования товарного знака № 618756 «Утилитсервис» не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе в предложениях о продаже товаров, продаже товаров, в объявлениях, в рекламе, в сети «Интернет».

При этом истец по первоначальному иску не разрешал ответчикам по первоначальному иску использовать товарный знак, не заключал с ними лицензионный договор на право использования товарного знака.

При этом основным видом деятельности ответчика 2 по первоначальному иску является «38.21 - Обработка и утилизация неопасных отходов».

Истец по первоначальному иску считает, что вышеописанные действия ответчиков в отношении однородных услуг «уничтожение мусора и отходов» с использованием названия «Утилитсервис», приводят к смешению услуг на рынке, поскольку потребители не могут отличить услуги разных предприятий. Кроме того, эти действия предоставляют ответчикам возможность привлекать потенциальных потребителей услуг истца и его законных лицензиатов и обеспечивают повышенный спрос на услуги ответчиков, маркированные обозначением «Утилитсервис».

Помимо упомянутой выше статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, такие действия ответчика, по мнению истца, нарушают и ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., запрещающей все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятий или продукции.

Направленная в адрес ответчиков по первоначальному иску претензия оставлена ими без удовлетворения.

По мнению истца по встречному исковому заявлению, поскольку паушальный взнос в размере 400 000 руб. уплачен, а факт передачи (ноу-хау) ответчиком по встречным исковым требованиям не доказан, то на стороне у ответчика по встречным исковым требованиям возникло неосновательное обогащение, в связи с чем, он обратился со встречным исковым заявлением в суд.

Согласно части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи). 

Согласно статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. 

Абзац 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом, ниже пределов, установленных кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Предъявляя исковые требования о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав, истец должен был доказать суду наличие соответствующих исключительных прав у правообладателя, факт их нарушения действиями ответчика, а также обосновать размер компенсации.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. 

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Однако указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

Истец по первоначальному иску сделал вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, применяя положения действующих на момент регистрации товарного знака № 618756 и возникновения спорных правоотношений Правил и Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. приказом Роспатента от 20 января 2020 г. № 12 (далее по тексту «Руководство»).

В соответствии с требованиями пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, принимая во внимание вышеуказанные требования нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указания высшей судебной инстанции о толковании нормы права, можно сделать вывод о сходстве до степени смешения товарного знака истца с обозначениями, которые используется ответчиками, т.к. они являются тождественными по фонетическому (звуковому) и семантическому (смысловому) признакам.

Согласно определению, данному в толково-словообразовательно словаре русского языка, «однородный» - относящийся к одному и тому же разряду, роду; одинаковый во всех своих частях.

В соответствии с пунктом 7.2.1. Руководства при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Товарный знак истца по первоначальному иску зарегистрирован и действует под № 618756 в отношении услуг 40 класса МКТУ «уничтожение мусора и отходов».

Ответчики по первоначальному иску осуществляют деятельность по оказанию аналогичных услуг и используют при этом обозначение «Утилитсервис» в отношении услуг 40 класса МКТУ, что подтверждается материалами дела.

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод, что являются однородными услуги ответчиков и услуги, в отношении которых предоставляется охрана товарному знаку

Согласия истец по первоначальному иску на использование в настоящее время ответчиками спорного обозначения не давал.

Правообладатель избрал в качестве способа защиты права запрет использования спорного обозначения и компенсацию (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов, дела между ООО «Утилитсервис», г. Бийск (лицензиар) и ответчиком 1 (лицензиат) 18.07.2019 заключен лицензионный договор, сроком на 15 лет, то есть до 18.07.2034.

По условиям указанного договора лицензиар должен был передать лицензиату секрет производства (ноу-хау) и оказать сопутствующие услуги, в том числе в виде передачи права использования обозначения «Утилитсервис» в предпринимательской деятельности.

Как следует из материалов дела, секрет производства был согласован сторонами в п. 2.2. договора (основополагающие закономерности и факторы ведения бизнеса по франшизе «Утилитсервис», организация, управление бизнесом по франшизе «Утилитсервис», методы и технологии оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельности по франшизе «Утилитсервис»).

Согласно положениям пункта 6 статьи 3 ФЗ от 29 июля 2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» передаваемая информация, составляющая секрет производства. должна быть зафиксирована на материальном носителе. То есть передача документации является частью обязанности лицензиара по передаче лицензиату прав на использование секрета производства.

В пункте 143 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других) о результатах интеллектуальной деятельности в научно – технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (статья 1465 ГК РФ).

Вместе с тем, ООО «Утилитсервис», г. Бийск не представило доказательств передачи ответчикам, указанной выше информации, как не представило в материалы дела и описание секрета производства (ноу-хау).

При таких обстоятельствах суд полагает, что секрет производства (ноу-хау) от лицензиара к лицензиату передан не был.

В то же время по условиям лицензионного договора ООО «Утилитсервис», г. Бийск предоставило ответчику 1 право использования обозначения «Утилитсервис» (пункт 2.3.7 договора).

При этом суд полагает, что согласно указанному пункту ООО «Утилитсвервис», г. Бийск предоставило по лицензионному договору ответчику 1 право на использование товарного знака «Утилитсервис» как в фирменном наименовании, так и при оказании услуг по утилизации ТКО на период действия договора.

Кроме того, ООО «Утилитсервис», г. Бийск просит запретить ответчикам  использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «Утилитсервис» № 618756.

Согласно пункту 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежащий ответчику товар им уже продан. 

Поскольку ответчики по настоящее время продолжают использовать в фирменном наименовании объект авторского права ООО «Утилитсервис», г. Бийск  - обозначение «Утилитсервис», суд полагает возможным удовлетворить исковые требования, запретив ответчикам использовать обозначение, сходное с товарным знаком «Утилитсервис» № 618756 любым образом в отношении услуг 40 класса МКТУ, в том числе в фирменном наименовании.

Помимо этого, ООО «Утилитсервис», г. Бийск просит взыскать с ответчика 1 роялти-платежи в сумме 704 170 руб. за 2020 год, за 2021 год, за 2022 год.

В свою очередь ответчик 1 просит взыскать с ООО «Утилитсервис», г. Бийск паушальный взнос в размере 400 000 руб.

В данном случае суд исходит из того, что за передачу ноу-хау и сопутствующих услуг должны были быть оплачены по лицензионному договору паушальный  взнос в сумме 400 000 руб. и роялти – платежи в сумме 15 % ежемесячно от выручки с шестого месяца старта работ. Под стартом работ следует понимать начало поступления денежных средств на расчетный счет лицензиата от заказчиков (пункты 4.1.1. и 4.1.3 договора).

По смыслу указанной нормы роялти – платеж подлежал оплате при условии передачи ноу-хау, поскольку именно с момента начала деятельности с использованием последнего должна была пойти выручка от оказанных услуг.

Поскольку ноу-хау передано не было, оснований для удовлетворения требований о взыскании роялти – платежей за 2020 год, за 2021 год, за 2022 год с ответчика 1 суд не находит.

В то же время не имеется оснований и для взыскания с ООО «Утилитсервис», г. Бийск полученного им паушального взноса.

Действительно, по условиям лицензионного договора ООО «Утилитсервис», г. Бийск обязалось передать ответчику 1 секрет производства (ноу-хау), а также предоставить право на использование в предпринимательской деятельности обозначения «Утилитсервис».

Указанные объекты авторского права передаются в счет цены договора (пункт 2.3 договора), т.е. в счет подлежащих оплате паушального взноса (400 000 руб.) и роялти –платежей.

При этом в тексте договора не указана разбивка цен, позволяющая установить цену ноу-хау и цену права использования товарного знака.

ООО «Утилитсервис», г. Бийск представило заключение специалиста ООО «Региональный центр оценки и экспертизы», согласно которому стоимость неисключительной лицензии на право использования товарного знака № 618756 составила в 2018 году 136 000 руб. в год (17 000 руб. в месяц); в 2019 году – 211 000 руб. в год (17 580 руб. в месяц); в 2020 году – 221 000 руб. в год (18 420 руб. в месяц); в 2021 году – 233 000 руб. в год (19 420 руб. в месяц) (т.2 л.д. 21-40).

Как следует из материалов дела, ответчик 1 использовал товарный знак «Утилитсервис» с 18 июля 2019 года (с момента заключения договора). 

С учетом отсутствия в договоре сведений о стоимости каждого из объектов авторского права, переданного по лицензионному договору, и рыночной стоимости использования товарного знака «Утилитсервис», определенной в досудебном исследовании за 2018 год, за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год, неосновательное обогащение на стороне ООО «Утилитсервис», г. Бийск, отсутствует, поскольку за эти периоды, стоимость права использования товарного знака составляет 801 000 руб. при уплаченном паушальном взносе в сумме 400 000 руб.

При таких обстоятельствах основания для взыскания с ООО «Утилитсервис», г. Бийск в пользу ответчика 1 неосновательного обогащения в сумме 400 000 руб. суд не находит.

Поскольку суд отказывает во взыскании неосновательного обогащения, то и взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами также не подлежат удовлетворению.

Исследовав материалы дела,  и с учетом разъяснений п.п. 62, 64 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10,  суд пришел к выводу, что с учетом характера и последствий нарушения прав истца, всех вышеперечисленных обстоятельств, возможного размера убытков истца вследствие действий ответчиков, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд находит возможным взыскать с ответчиков сумму компенсации в размере по 100 000 руб. с каждого

Данная    сумма   будет   достаточной   для   того,  чтобы   возместить  возможные материальные потери истца вследствие нарушения его исключительных прав, а также достаточной для того, чтобы ответчики впредь не нарушали исключительные права истца.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

При этом в силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

Согласно пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

 В силу статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Если при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, по которому одна из сторон передала в собственность другой стороне какое-либо имущество, судом установлено нарушение эквивалентности встречных предоставлений вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей одной из сторон, сторона, передавшая имущество, вправе требовать возврата переданного другой стороне в той мере, в какой это нарушает согласованную сторонами эквивалентность встречных предоставлений (пункт 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора»).

Как установлено в судебном заседании, основной целью заключения лицензионного договора являлась передача ноу-хау, все другие услуги были сопутствующими.

Поскольку ноу-хау передано не было, суд полагает, что указанное нарушение является существенным, а заключенный договор подлежащим расторжению. 

При этом уведомления сторон об односторонних отказах от заключения договора правовых последствий не повлекли, поскольку право лицензиата на односторонний отказ от лицензионного договора не предусмотрено ни положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ни условиями лицензионного договора.

Не повлекло правовых последствий и уведомление лицензиара об отказе в одностороннем порядке от договора, поскольку доказательства, подтверждающие нарушение лицензиатом условий договора, суду не представлены.

При таких обстоятельствах суд полагает, что у лицензиара не имелось оснований для одностороннего отказа от договора, в связи с чем, договор на момент рассмотрения спора в суде является действующим.

Поскольку ООО «Утилитсервис», г. Бийск не исполнило обязательство по передаче ноу-хау, суд признает данное нарушение существенным и полагает возможным расторгнуть договор в связи с существенным нарушением условий договора контрагентом.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что исковые первоначальные требования подлежат удовлетворению частично, в удовлетворении встречных исковых требований отказать полностью.

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 1 ст. 112 АПК РФ).    

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Решил:

расторгнуть лицензионный договор № 4/РФ от 18 июля 2019г., заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» и обществом с ограниченной ответственностью «Утилитсервис», г. Бийск. 

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» использовать обозначение, сходное с товарным знаком «Утилитсервис» № 618756 при оказании услуг 40 класса МКТУ. 

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кемерово, использовать обозначение, сходное с товарным знаком «Утилитсервис» № 618756 при оказании услуг 40 класса МКТУ. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск 12 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кемерово, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также 260 руб. 35 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кемерово, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также 260 руб. 35 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск в оставшейся части отказать. 

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Утилитсервис», г. Бийск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 14 773 руб. 81 коп. государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний» в доход федерального бюджета 3 873 руб. 19 коп. государственной пошлины с учетом уточненного встречного иска. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                 В.Н. Прохоров