ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А17-19/2019

г. Киров

02 февраля 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 02 февраля 2021 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малых Е.Г.,

судейГорева Л.Н., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

при участии в судебном заседании:

представителя истца – ФИО3 по доверенности от 11.01.2021,

представителя ответчика – ФИО4 (генеральный директор),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Био-Текстиль»

на решение Арбитражного суда Ивановской области от 19.10.2020 по делу № А17-19/2019

по иску общества с ограниченной ответственностью «Объединение «Специальный текстиль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Био-Текстиль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Био-Текстиль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о защите исключительных прав,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Объединение «Специальный Текстиль» (далее – ООО «Объединение «Специальный Текстиль», истец) обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью «Био-Текстиль» (далее – ООО «Био-Текстиль», ответчик) о запрете изготовления, предложения к продаже, продажи и иным образом введения в гражданский оборот или хранения для этих целей продукта в любых его наименованиях и способах индивидуализации (в том числе, в виде «БИО-подушка на стул с массажным эффектом, артикул РЕК019, штрих код 4627124864019»), в котором использована полезная модель, исключительные права на которую принадлежат ООО «Объединение «Специальный Текстиль» на основании Патента на полезную модель «Подушка на сиденье» № 183681 (дата регистрации в Государственном реестре полезных моделей РФ – 01.10.2018), взыскании 3 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель и возмещении судебных расходов.

По результатам рассмотрения дела Арбитражный суд Ивановской области принял решение от 19.10.2020: 

1) запретить ООО «Био-Текстиль» изготовление, предложение к продаже, продажу, иным образом введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта в любых его наименованиях и способах индивидуализации (в том числе, в виде «БИО-подушка на стул с массажным эффектом, артикул РЕК019, штрих-код 4627124864019»), в котором использована полезная модель, исключительные права на которую принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Объединение «Специальный текстиль» на основании патента на полезную модель «Подушка на сидение» № 183681 (дата регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации – 01 октября 2018 года);

2) взыскать с ООО «Био-Текстиль» в пользу ООО «Объединение «Специальный текстиль» компенсацию за нарушение исключительных прав на полезную модель в сумме 200 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 533 рублей.  

ООО «Био-Текстиль» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемое решение отменить, принять по делу новый судебный акт.

По мнению заявителя жалобы, решение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным.

Заявитель жалобы указывает, что у ответчика имеется право преждепользования на спорную полезную модель. Считает, что материалами дела доказаны имевшие место не позднее 2017 года (т.е. до даты приоритета спорного патента) факты приготовления к производству, производства и введения в гражданский оборот ответчиком спорных изделий. До даты подачи заявления истца о регистрации права на спорную полезную модель, ответчиком разработана техническая документация на производство продукции, приобретен станок, организовано и поставлено на поток производство продукции.

Ответчик полагает, что выводы суда первой инстанции носят противоречивый характер. Указывает, что идентичность производимой ответчиком продукции с полезной моделью признана истцом и подтверждена представленными в дело доказательствами. 

Также считает, что действия истца содержат признаки злоупотребления правом и направлены исключительно на причинение вреда ответчику.

ООО «Объединение «Специальный Текстиль» в представленном отзыве возражает против удовлетворения апелляционной жалобы. Считает, что материалами дела не доказано наличие у ответчика права преждепользования на полезную модель. Также указывает, что генеральный директор ответчика являлась ранее сотрудником истца и имела доступ к его инновационным разработкам.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 17.12.2020 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 18.12.2020 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Протокольным определением от 19.01.2021 в судебном заседании объявлен перерыв до 26.01.2021 до 15 час. 30 мин.

В судебном заседании, проведенном с использованием системы веб-конференции, стороны поддержали собственные позиции, дали пояснения, ответили на вопросы суда.

Законность решения Арбитражного суда Ивановской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, ООО «Объединение «Специальный Текстиль» является обладателем исключительных прав на полезную модель «Подушка на сидение» по патенту № 183681, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, заявка № 2018111953 от 03.04.2018, дата начала отсчета срока действия патента: 03.04.2018, дата регистрации: 01.10.2018, дата подачи заявки: 03.04.2018.

Полезная модель направлена на создание конструкции подушки, обеспечивающей усиление внешнего благотворного воздействия (массажного эффекта и т.д.) на тело пользователя и сохранение этого воздействия длительное время. Указанный технический результат достигается тем, что подушка содержит оболочку с внутренней полостью для размещения наполнителя. Оболочка выполнена в форме уплощенного параллепипеда со скругленными углами и гранями, в котором верхнее и нижнее основание соединены между собой точечными соединениями с образованием по всей площади ячеек фигурной формы с внутренней свободной полостью для размещения наполнителя. По меньшей мере, одно из оснований оболочки выполнено с дискретным покрытием на внешней поверхности из термопластичного полимер винилхлорида в виде выпуклой точечной структуры. Для заполнения внутренней полости оболочки используют фрагментированный наполнитель.

Графическая формула полезной модели приведена в разделе «реферат» патента № 183681.

Установлено следующее содержание формулы полезной модели:

1. Подушка на сидение, содержащая оболочку с внутренней полостью для размещения наполнителя, отличающаяся тем, что оболочка выполнена из плотной износостойкой ткани, состоящей из хлопковых и синтетических нитей, в форме уплощенного параллелепипеда со скругленными углами и гранями, в котором верхнее и нижнее основания соединены между собой точечными соединениями, локально расположенными площади основания на расстоянии друг от друга, с образованием по всей площади ячеек фигурной формы с выпуклыми верхним и нижним основаниями и синей свободной полостью для размещения наполнителя, при этом, по меньшей мере, одно из оснований оболочки выполнено с дискретным покрытием на внешней тети, представляющем собой дискретный полимерный слой из термопластичного полимер винилхлорида в виде выпуклой точечной структуры в виде «пупырей», расположенных по всей площади внешней поверхности верхнего основания оболочки с образованием рельефного рисунка, причем для заполнения внутренней полости оболочки используют фрагментированный наполнитель, состоящий из несвязанных между собою фрагментов.

2. Подушка на сидение по пункту 1, отличающаяся тем, что ячейки выполнены прямоугольной формы. 

3. Подушка на сидение по пункту 1, отличающаяся тем, что ячейки выполнены треугольной формы.

4. Подушка на сидение по пункту 1, отличающаяся тем, что фрагменты наполнителя выполнены из синтетического материала. 

5. Подушка на сидение по пункту 4, отличающаяся тем, что в качестве синтетического материала для фрагментов наполнителя используют поролоновую крошку. 

6. Подушка на сидение по пункту 4, отличающаяся тем, что в качестве синтетического материала для фрагментов наполнителя используют полиэфирное волокно. 

7. Подушка на сидение по пункту 1, отличающаяся тем, что фрагменты наполнителя выполнены из натурального материала.

8. Подушка на сидение по пункту 7, отличающаяся тем, что в качестве натурального материала для фрагментов наполнителя используют лузгу гречихи.

В исковом заявлении истец указал, что обнаружил на сайтах www.ozon.ru www.goods-club.ru, www.maxi-land.ru,  www.biotextiles.ru предложения изделий – подушки на стул, которые произведены ответчиком и в которых используется указанный выше патент.

Истец обратился в адрес ответчика с претензией о прекращении производства продукции с использованием признаков полезной модели № 183681. Неисполнение требований данной претензии явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решение суда, исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ полезная модель является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

На основании пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно статье 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ установлено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Материалами дела установлено и не оспаривается сторонами, что истец является правообладателем патента на полезную модель «Подушка на сиденье» № 183681. Также материалами дела установлено, что ответчиком осуществлялось предложение к продаже и продажа товара – «БИО-подушка на стул с массажным эффектом, артикул РЕК019, штрих код 4627124864019».

Поскольку между сторонами возник спор относительно использования в продукции ответчика патента истца, суд назначил судебную экспертизу, в ходе которой были исследованы образцы продукции истца и ответчика на предмет их сопоставления с формулой патента и между собой.

Согласно заключению экспертов от 07.11.2019 № 960-0025/2019 (том 4 листы дела 2-51):

1) в исследуемом образце «БИО-подушка на стул с массажным эффектом» 40х40 (ООО «Био-Текстиль») имеются признаки независимого пункта 1 и признаки зависимых пунктов 7, 8 формулы полезной модели патент № 183681 «Подушка на сидение»;

2) в представленном на экспертизу изделии «БИО-подушка на стул с массажным эффектом» 40х40 (ООО «Био-Текстиль») использован каждый из признаков полезной модели, обозначенный в независимом пункте 1 формулы патента № 183681 «Подушка на сидение»;

3) в процессе производства исследуемого образца использована полезная модель патент № 183681 «Подушка на сидение», как ориентир для конечного результата, на основании того, что изделие «БИО-подушка на стул с массажным эффектом» 40х40, произведенное ООО «БИО-Текстиль», имеет все признаки независимого пункта 1 формулы патента № 183681 «Подушка на сидение».

Согласно пояснениям ответчика, данным в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции 26.01.2021, достоверность выводов судебных экспертов ответчиком не оспаривается.

Доводы ответчика сводятся к наличию у ответчика права преждепользования (статья 1361 ГК РФ), т.к. ответчик использовал тождественное охраняемой в пользу истца полезной модели решение до даты приоритета.

Указанные возражения ответчика были предметом исследования и оценки суда первой инстанции, который в решении пришел к выводу, что ответчиком не представлено доказательств, безусловно подтверждающих факт производства изделий, сходных с защищенной патентом № 183681 полезной моделью, сделанные для этого приготовления и объем реализации продукции до даты приоритета.

Апелляционный суд повторно исследовав и оценив доводы и возражения сторон в этой части с учетом представленных доказательств, пришел к следующим выводам.

Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.

Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования.

Для определения такого количества суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить экспертизу.

Равным образом не может расширяться и территория использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Апелляционный суд находит заслуживающими внимания доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что представленные им доказательства (договоры, накладные) содержат достаточные сведения для установления количества произведенной и поставленного до даты приоритета товара, который, по утверждению ответчика, произведен с использованием тождественного патенту технического решения. Это следует и из пояснений представителей обеих сторон, которые представили свои расчеты такого количества – 357 единиц товара (по расчетам ответчика), 273 единицы (по расчету истца). Также представленные доказательства подтверждают способы и территорию использования ответчиком с 2017 года технического решения, являющегося, по утверждению ответчика, тождественным.

Однако установление объема использования само по себе не имеет значения, если не подтверждены иные условия возникновения права преждепользования, которые по смыслу статьи 1361 ГК РФ должны быть установлены в совокупности.

По утверждению ответчика тождественное решение использовано ответчиком с 2017 года при производстве и реализации товара под условным наименованием «БИО-подушка на стул с массажным эффектом» (или иными сходными наименованиями) и с указанием в договорах, накладных и иных документах артикула РЕК019 и/или штрих-кода 4627124864019.

Однако использование ответчиком единого артикула и/или штрих-кода на протяжении всего спорного периода 2017 – 2018 гг. не предопределено использованием конкретного технического решения и само по себе может быть признано лишь косвенным свидетельством использование в продукции одного и того же технического решения.

Иные доступные ответчику (при условии действительного осуществления им соответствующего производства) доказательства, которые бы подтверждали самостоятельную разработку и использования тождественного технического решения до даты приоритета, не были представлены; договор от 04.04.2017 №4/04 с ООО «Экспресстехсервис» представлен без доказательств его исполнения (т.4 л.д.92).

Кроме того, в силу статьи 1361 ГК РФ обязательным условием возникновения права преждепользования на полезную модель является добросовестность и создание тождественного решения независимо от автора полезной модели.

Однако истец утверждает и материалами дела установлено и не оспаривается ответчиком, что генеральный директор ответчика ФИО4 являлась работником истца до середины 2016 года и занимала должность исполнительного директора, в том числе, заключая от имени истца сделки с иными лицами. В материалы дела представлен договор от 01.09.2015 № 5/2015-Н на поставку истцом продукции ОАО «Фаберлик» (том 5 листы дела 4-14), подписанный со стороны истца исполнительным директором ФИО4

Согласно спецификации к указанному договору истцом осуществлена поставка продукции «Сиденье из гречневой лузги», размеры: 40х40 см., ткань: Гретта (смесовая ткань), точечное полимерное покрытие с одной стороны, наполнитель: гречневая лузга; имеется фотографическое изображение товара.

Оценив указанные документы с учетом пояснений представителей обеих сторон, а также в совокупности с выводами судебных экспертов, суд приходит к выводу о том, что спорное техническое решение использовалось истцом уже в 2015 году, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что такое решение стало известно ФИО4 в связи с её работой в ООО «Объединение «Специальный текстиль», в связи с чем довод ответчика о независимом создании тождественного решения опровергается материалами дела. 

Таким образом, апелляционный суд приходит к выводу, что право преждепользования ответчика на спорную полезную модель не доказано ответчиком, вследствие чего факт нарушения ответчиком исключительных прав истца установлен судом первой инстанции.

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом при регистрации патента № 183681 судебной коллегией оценены и отклоняются.

Факт реализации истцом спорной продукции задолго до регистрации указанного патента установлен материалами дела. Действия истца по регистрации патента были направлены на оформление собственных прав на спорную полезную модель и не преследовали недобросовестной цели причинения вреда ответчику или иным лицам, вследствие чего не содержат в себе признаков злоупотребления правом.

Доводы ответчика об отсутствии в спорной полезной модели признаков патентоспособности судом также отклоняются. Право истца на полезную модель зарегистрировано на основании патента № 183681, на дату рассмотрения дела указанное право не оспорено и подлежит правовой охране.

Размер взысканной компенсации за нарушение исключительных прав судебной коллегией оценен и признан отвечающим принципам разумности и соразмерности. Выводы суда первой инстанции в указанной части соответствуют обстоятельствам дела и ответчиком не опровергнуты.

На основании чего суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отменен либо изменения обжалуемого решения.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. 

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ивановской области от 19.10.2020 по делу № А17-19/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Био-Текстиль» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ивановской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                               

Судьи

Е.Г. Малых

ФИО5

ФИО1