АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-13229/2020

г. Владивосток

19 мая 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 19 мая 2022 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Чугаевой И.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью "Фишеринг Сервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Приморская фабрика орудий лова"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Атлантика»; об обязании незамедлительно прекратить незаконное использование обозначения «Атлантика» на вводимых в гражданский оборот товарах, а также отозвать уже выпущенный товар из розничной и оптовой торговой сети

при участии: от истца посредством ресурса «онлайн заседание» информационной системы «Мой арбитр» – ФИО2, паспорт, доверенность от 05.02.2020 сроком на 3 года, диплом № КВ 536262; от ответчика посредством ресурса «онлайн заседание» информационной системы «Мой арбитр» – ФИО3, паспорт, доверенность от 19.10.2021 сроком на 1 год, диплом № 18602 от 04.07.2007, свидетельство о заключении брака;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Фишеринг сервис» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Приморская фабрика орудий лова» (далее – ответчик) о взыскании компенсации в размере 19 182 230 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 456751, об обязании прекратить нарушение исключительного права, об обязании ответчика изъять товар из оборота (с учетом уточнений требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Решением Арбитражного суда Приморского края от 11.02.2021, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2021, в удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2021 решение Арбитражного суда Приморского края от 11.02.2021, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2021 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

В  Постановлении от 06.08.2021  Суд по интеллектуальным правам указал на то, что в рассматриваемом деле использование ответчиком в договоре от 20.05.2020 № 11/2020 на поставку товара «Трал разноглубинный Атлантика 1248 м» обозначения «Атлантика», являющегося единственным словесным элементом товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 456751, что было установлено судами, и по существу не оспаривалось ответчиком. Между тем суды, установив данное обстоятельство, не учли положения пункта 3 статьи 1484 ГК РФ. 

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам указал на то, что суждения судов в мотивировочных частях обжалуемых решения и постановления о том, что ссылка в пункте 4 договора  от 20.05.2020 № 11/2020  «Изготовляемые орудия лова являются аналогом орудия лова по коду ОСМ 612 – Трал разноглубинный Атлантика 1248» указана  в целях сбора, обработки, хранения и представления данных о местоположении судов рыбопромыслового флота и данных о производственной деятельности судов и организаций рыбохозяйственного комплекса и направлена исключительно для дополнительного раскрытия ссылки на код ОСМ 612, по существу определяя согласованные сторонами требования к качеству товара, по определенному коду ОСМ.», не имеют отношения к предмету настоящего спора и обстоятельствам, подлежащим исследованию и установлению по настоящему делу. 

 Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отметил, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 157 Постановления № 10, употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи. Вместе с тем из обжалуемых судебных актов не усматривается, что при рассмотрении настоящего дела суды установили использование термина «Атлантика» именно в таком качестве, что могло бы послужить основанием для вывода об отсутствии нарушения исключительного права на товарный знак. 

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции отменил судебные акты, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При новом рассмотрении дела суду предписано учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

При новом рассмотрении дела в судебном заседании 12.05.2022  истец уточнил в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) исковое требование в окончательной  редакции, просил взыскать с ООО «Приморская фабрика орудий лова» компенсацию за незаконное использование товарного знака «Атлантика» в размере 21 971 257 рублей 60 копеек, обязать ООО «Приморская фабрика орудий лова» незамедлительно прекратить незаконное использование обозначения «Атлантика» на вводимых в гражданский оборот товарах, а также отозвать уже выпущенные товары из розничной и оптовой сети.

Суд принял уточнение искового требования в порядке статьи 49 АПК РФ.

В обоснование искового требования истец указал на нарушение ответчиком исключительных прав на  товарный знак «Атлантика», реализовав два изделия с нарушением прав на товарный знак, зарегистрированный за истцом, что подтверждается имеющимися в материалах дела паспортами на тралы от 27.11.2019, от 08.07.2020, по которым ответчик гарантировал качество продаваемых изделий – трала разноглубинного «Атлантика» и аналога трала разноглубинного «Атлантика». Истец со ссылкой на договор от 20.05.2020 №11/2020 указал на то, что ответчик продал по данному договору трал и комплектующие к нему по цене 3 150 885,37 рублей (стоимость трала без НДС) + 352 701,78 руб. (стоимость кабельной оснастки без НДС) + 886 258,19 руб. (стоимость сетной части без НДС)  ═ 4 389 845,34 руб. без НДС. Сумма с НДС 20% составит 5 267 814,41 руб. Таким образом, по  расчету истца, за один факт нарушения прав истца на товарный знак путем однократной реализации ответчиком аналогичного трала размер компенсации составит 10 535 628,80 руб. Следовательно, как указал истец, за два факта реализации товара компенсация составит 21 971 257,60 руб.

Ответчик возражает против искового требования, с учетом уточнения, возразил против доводов истца о наличии двух фактов реализации трала разноглубинного, считает, что единственное употребление термина «Атлантика» было допущено ответчиком при заключении договора от 20.05.2020 №11/2020, в пункте 4.1 которого предусмотрено, что ответчик обязался предоставить паспорт на поставляемый трал, который являлся аналогом орудия лова трала разноглубинного «Атлантика 1248м».

Ответчик возражает против расчета компенсации, представленного истцом, указал на то, что по договору №11/20 от 20.05.2020 ответчик обязался поставить в адрес покупателя для БАТМ «ТУМНИН» орудие лова и промысловое вооружение. При этом ответчик в соответствии с пунктом 4.1 только на орудие лова обязался предоставить паспорт покупателю с указанием кода  ОСМ 612 – «Трал разноглубинный «Атлантика 1248м». По мнению ответчика, истцом не доказано нарушение исключительных прав истца при продаже промыслового вооружения (кабельная оснастка к тралу 182/624, сетная часть к тралу разноглубинному 182/624) согласно договору от 20.05.2020 №11/2020 и приложений №1,2 к данному договору. 

Ответчик также не согласен с включением в размер компенсации суммы НДС, поскольку это налог, а не цена товара.

Ответчик ходатайствовал о снижении размера компенсации, просил учесть при этом тот факт, что ранее ответчик не допускал нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также указал на то, что после получения претензии от истца обратился к покупателю – Рыболовецкая артель (колхоз) им. 50 лет Октября с предложением заменить спорное обозначение в паспорте на трал и направил письмо от 24.07.2020 с указанием об этом и приложением нового паспорта на трал. Дата поставки трала 08.07.2020, уже 24.07.2020 допущенное нарушение было исправлено. Ответчик указал, что представленными в материалы дела договоры с иными партнерами подтверждают тот факт, что ранее ответчик не допускал нарушение прав на товарные знаки при реализации тралов.

Из материалов дела судом установлено следующее.

ООО «Фишеринг Сервис» является правообладателем товарных знаков «Атлантика» и «Atlantica» по свидетельствам № 456751 и № 456750.

 Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении 22 класса МКТУ (сети рыболовные). 

В июне 2020 года истцом установлен факт реализации тралов разноглубинных «Атлантика» производителем ООО «ПФОЛ», обосновываемый истом представленным в материалы дела паспортом  изделия № 98 (дата изготовления 27.11.2019) – «Трал разноглубинный «Атлантика» 1240 м. 

Полагая, что ответчиком нарушаются исключительные права истца на товарный знак, последний обратился к ответчику с претензией от 06.07.2020 о выплате компенсации, а также с требованием незамедлительно прекратить незаконное использование обозначение «Атлантика» на вводимых в гражданский оборот товарах и отозвать уже выпущенный товар из розничной и оптовой торговой сети.

 После направления претензии ответчику, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в размере двукратного размера стоимости товара.

В ходе рассмотрения дела ответчиком представлен договор от 20.05.2020 №11/20, заключенный между ООО «Приморская фабрика орудий лова» (далее – Продавец) и рыболовецкая артель (колхоз)  им.50 лет Октября (далее – Покупатель), приложение №1, приложение №2 к договору, а также паспорт на изделие №48 (дата изготовления №08.07.2020) – «Трал разноглубинный 182/624 м».

Истец, установив, что в пункте 4.1 «Качество товара» договора от 20.05.2020 №11/20 содержится указание на то, что изготавливаемое орудие лова является аналогом орудия лова по коду ОСМ 612 – Трал разноглубинный «Атлантика 1248 м», увеличил размер компенсации, исходя из двукратного размера стоимости товаров, при наличии двух фактов реализации ответчиком орудий лова (паспорт на изделие №98, дата изготовления 27.11.2019; паспорт на изделие №48 от 08.07.2020)  с нарушением прав на товарный знак «Атлантика».

Суд, рассмотрев исковые требования с учетом их уточнения, считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом. 

 Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса). 

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении  убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. 

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. 

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

 Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц. 

Как установлено судом из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «Атлантика» по свидетельству Российской Федерации № 456751, зарегистрированного в отношении товаров 22-го класса «сети рыболовные» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. 

Из представленного в материалы дела со стороны ответчика договора от 20.05.2020 № 11/2020, заключенного между ООО «Приморская фабрика орудий лова» (далее – «Продавец») и рыболовецкая артель (колхоз)  им.50 лет Октября (далее – «Покупатель») судом установлено, что согласно пункта 1.1 договора, «Продавец» обязуется поставить в адрес «Покупателя» для БАТМ «ТУМНИН» орудия лова, изготовленные по технической документации, согласованной с  Покупателем и промысловое вооружение согласно приложения №1 и №2, а «Покупатель» принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Согласно Приложения №1 к договору, предметом поставки является следующий товар: 1. трал разноглубинный 182/624м с сетной частью, с вооружением верхней и нижней подборы – 1 шт. по цене 3 150 885,37 руб.(без НДС); 2. траловый мешок конвенционный 42 м – 1 шт. по цене 2009468,46 руб. (без НДС); 3. вставка в мешок траловый 42 м ячея 20 мм (нейлон) – 1 шт. по цене 267344,46 руб. (без НДС); 4. селективная вставка L-10,5 м – 1 шт. по цене 220872,75 руб. (без НДС); 5. сетная часть к тралу разноглубинному – 1 шт. по цене 835946,22 руб. (без НДС); 6. кабельная оснастка к тралу 182/624 м (135м) – 1 шт. по цене 352701,78 руб. (без НДС); 7. сетная часть к тралу разноглубинному 182/624 м – 1 шт. – 886258,19 руб. (без НДС); 8. – донный трал 103/54,6 м – 1 шт. по цене 861458,70 руб. (без НДС). Итого: 8 584 935,78 руб. (без НДС); 10 301 922,94 руб. (с НДС).

Пунктом 4.1 договора «Качество товара. Упаковка» предусмотрено, что изготавливаемые орудия лова являются аналогом орудия лова по коду ОСМ 612 – Трал разноглубинный «Атлантика 1248 м».

Определением суда от 02.12.2021 по ходатайству истца судом назначена судебная лингвистическая экспертиза с целью определения «Используется ли термин «Атлантика» в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работ или услуг в тексте договора  (п.4.1 договора от 20.05.2020 № 11/2020) следующего содержания: «Изготавливаемые орудия лова являются аналогом орудия лова по коду ОСМ 612 – Трал разноглубинный «Атлантика 1248 м».

Производство судебной лингвистической экспертизы поручено Бюро экспертных исследований «Юнипроф-эксперт» в лице эксперта ФИО4 – ФИО5, предупрежденной об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы от 21.02.2022 №01/22 (стр.6 заключения) слово «Атлантика» в следующем тексте договора: «Изготавливаемые орудия лова являются аналогом орудия лова по коду ОСМ 612 – Трал разноглубинный «Атлантика 1248 м» является не термином, а наименованием, представляющим собой имя собственное, используемое для целей индивидуализации, идентификации конкретного товара (работ или услуг), а именно трала разноглубинного. 

Именно использование имени собственного (прагмонима) ««Атлантика» 1248 м» для наименования трала разноглубинного позволяет в этом случае конкретизировать, идентифицировать вид продукции (трала разноглубинного), чтобы соотнести ее с «изготавливаемыми орудиями лова» (составляющими предмет договора) и утверждать, что последние являются аналогом орудию лова по коду ОСМ 612, а именно трала разноглубинного «Атлантика 1248 м».

Таким образом, с учетом выводов, имеющихся в заключении эксперта №01/22 от 21.02.2022 суд приходит к выводу о том, что слово «Атлантика» использовано ответчиком в договоре №11/20 от 20.05.2020 для целей индивидуализации, идентификации изготовленного и поставленного в адрес «Покупателя» орудия лова – трала разноглубинного 182/624 м по паспорту на изделие №48 от 08.07.2020.

Использованное ответчиком  для идентификации изготовленного трала разноглубинного слово «Атлантика» схоже до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Атлантика» (свидетельство №456751), в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (сети рыболовные).  В результате такого использования возникла вероятность смешения товаров, изготовленных и поставленных ответчиков и товаров, в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак «Атлантика».

Таким образом, материалами дела подтверждается факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак «Атлантика» и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в результате чего возникает вероятность их смешения.

Вместе с тем, судом отклоняются доводы истца о нарушении ответчиком  его исключительных прав на товарный знак «Атлантика», со ссылкой на паспорт изделия от 27.11.2019.

Предъявляя первоначальные исковые требования, истец в обоснование нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак «Атлантика» представил копию паспорта на изделие № 98, изготовленного 27.11.2019, наименование изделия «Трал разноглубинный «Атлантика» 1240 м», длина 168 м, материал капрон, масса 2 267,0 кг. 

Ответчик оспаривал достоверность представленной копии паспорта на изделие № 98, изготовленного 27.11.2019, указывал на то, что паспорт на изделие № 98 от 27.11.2019 ответчиком не выдавался и изделие с указанными в паспорте характеристиками ответчиком  не производилось.

Исследовав представленный истцом документ, суд, не признает в качестве достоверного доказательства копию паспорта на изделие под номером 98 от 27.11.2019, в подтверждение факта изготовления ответчиком трала разноглубинного с использованием наименования «Атлантика» схожего до степени смешения с товарным знаком истца в силу следующего. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела (часть 1 статьи 64 АПК РФ). 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу части 1 и 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Согласно части 1 статьи 75 АПК РФ письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа. 

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него. 

В настоящем споре суд установил отсутствие у истца подлинника паспорта на изделие № 98 от 27.11.2019.

При новом рассмотрении дела истец также не представил подлинник паспорта на изделие №98 от 27.11.2019, а также  не представил сведения о том, где и при каких обстоятельствах была получена данная копия паспорта на изделие №98 от 27.11.2019.

В соответствии с правовой позицией, высказанной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 22.02.2011 № 14501/10, от 19.07.2011 № 1930/11, от 28.07.2011 № 1719/11, от 06.03.2012 № 14548/11, при оспаривании лицом, участвующим в деле, подлинности определенного документа, надлежащим доказательством, подтверждающим соответствие сведений, содержащихся в таком документе, действительности, в соответствии со статьей 75 АПК РФ может являться только его оригинал. 

Копия документа в данной ситуации не является допустимым доказательством применительно к статье 65 АПК РФ, поскольку заверяющее документ лицо заинтересовано в исходе дела и учитывая позицию ответчика о том, что паспорт на изделие № 98 от 27.11.2019 не выдавался и изделие с указанными в паспорте характеристиками не производилось, исследование копии документа на предмет фальсификации заведомо затруднено. 

При разумном и добросовестном осуществлении процессуальных прав участвующему в деле лицу, которое основывает свои доводы или возражения на соответствующем документе и по обстоятельствам дела должно обладать его оригиналом. В противном случае оно не вправе рассчитывать на применение судом при оценке его действий общей презумпции добросовестности (пункты 3, 4 статьи 1, статья 10 ГК РФ). Довод истца о том, что ответчиком не представлен паспорта трала от 27.11.2019 на изделие № 98 и соответственно представленная истцом копия может является допустимым доказательством, подлежит отклонению как несостоятельная. 

Указанный документ не относится в силу статьи 68 АПК РФ к доказательствам, которые должны быть в силу закона подтверждены определенными доказательствами и возражения ответчика о существовании данного документа не может трактоваться как нежелание его представить на обозрение суду.

Также представленные в материалы дела истцом копии чертежей «Атлантика 1240 сетная часть» суд не может признать документом, исходящим от ответчика и связанным с его деятельностью, поскольку сведения в верхней части ряда страниц чертежей указывают на принадлежность их иному юридическому лицу – «ООО «Фабрика орудий лова», месту составления п. Подьяпольский. 

При этом согласно сведениям единого государственного реестра юридических лиц полное наименования ответчика общество с ограниченной ответственностью «Приморская фабрика орудий лова», сокращенное наименование ООО «ПФОЛ», которое является неизменным с 19.04.2011. Филиалов и представительств в п. Подьяпольский у ответчика не имеется. 

В свою очередь, страницы чертежа с графической отметкой «ООО «ПФОЛ» также не могут служить неопровержимым доказательством принадлежности к ответчику, в отсутствии надлежащих реквизитов общества (например, идентификационный номер налогоплательщика) или подписи уполномоченного лица, заверенной печатью организации. Фотоснимок, на котором изображен лист бумаги с нанесённым рукописным текстом «Атлантика 1240 м (канат + сетная + щиток + фольга + фальшподбора)», также не может признаваться в качестве доказательства использования товарного знака, поскольку в изображении невозможно установить место и время его совершения, связь надписи с деятельностью именно ответчика.

 В представленном ответчиком на обозрение суда журнале регистрации изготовленных орудий лова содержится запись под номером 98 от 27.11.2019 о наименовании изготовленного изделия: Трал разноглубинный 170/620 м с сетной частью, при отсутствии указания на слово «Атлантика» в наименовании изготовленных орудий лова. 

Судом исследован оригинал журнала учета регистрации изготовленных орудий лова, представленный ответчиком, которым подтверждается, что ответчиком под номером 98 от 27.11.2019 изготовлено изделие «Трал разноглубинный 170/620» с сетной частью, а не изделие «Трал разноглубинный «Атлантика» 1240 м».

 При отсутствии единства истца и ответчика в отношении достоверности паспорта на изделие № 98 от 27.11.2019, журнал подлежит принятию и оценке в качестве допустимого доказательства, опровергающего доводы истца об изготовлении изделия с товарным знаком «Атлантика». 

Письменного заявления о фальсификации журнала учета регистрации изготовленных орудий  лова, со стороны истца при новом рассмотрении спора в материалы дела не представлено.

На основании изложенного, суд признает документально подтвержденным один факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак «Атлантика».

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец при обращении с иском избрал способ расчета компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещены товарные знаки.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как указано в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

В обоснование размера заявленной суммы компенсации истец со ссылкой на договор от 20.05.2020 №11/2020 указал на то, что ответчик продал по данному договору трал и комплектующие к нему по цене 3 150 885,37 рублей (стоимость трала без НДС) + 352 701,78 руб. (стоимость кабельной оснастки без НДС) + 886 258,19 руб. (стоимость сетной части без НДС). Всего  - 4 389 845,34 руб. без НДС. Сумма реализации с НДС 20% составила -  5 267 814,41 руб. Таким образом, по  расчету истца, за один факт нарушения прав истца на товарный знак путем однократной реализации ответчиком аналогичного трала размер компенсации составит 10 535 628,80 руб. Следовательно, за два факта реализации компенсация составит 21 971 257,60 руб.

Ответчик,  возражая против заявленного размера компенсации, указал на то, что согласно договору №11/2020 от 20.05.2020 им как продавцом в адрес покупателя был поставлен как орудие лова – трал разноглубинный 182/624 м, но и  промысловое вооружение. При этом ответчик в соответствии с пунктом 4.1 только на орудие лова обязался предоставить паспорт покупателю с указанием кода  ОСМ 612 – «Трал разноглубинный «Атлантика 1248м». По мнению ответчика, истцом не доказано нарушение исключительных прав истца при продаже промыслового вооружения (кабельная оснастка к тралу 182/624, сетная часть к тралу разноглубинному 182/624) согласно договору от 20.05.2020 №11/2020 и приложений №1,2 к данному договору. 

Ответчик также не согласен с включением в размер компенсации суммы НДС, поскольку это налог, а не цена товара.

Суд, проверив расчет компенсации, представленный истцом, учитывая, установленный материалами дела один факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «Атлантика», считает, что размер компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «Атлантика» при реализации по договору №11/20 от 20.05.2020 трала разноглубинного 182/624м с сетной частью с вооружением верхней и нижней подборы, должен исчисляться исходя двукратной стоимости товара – трала разноглубинного 182/624м с сетной частью с вооружением верхней и нижней подборы, указанной в Приложении №1 к договору №11/20 от 20.05.2020.

Доводы истца о том, что в расчет компенсации должна быть включена также  стоимость товаров:  кабельная оснастка к тралу 182/624 м (135 м) и сетная часть к тралу разноглубинному 182/624 м (пункты 6,7 Приложения №1 к договору №11/20 от 20.05.2020) судом признаются необоснованными, поскольку материалами дела установлен факт использования ответчиком слова «Атлантика», схожего до степени смешения с товарным знаком «Атлантика» только применительно к тралу разноглубинному. Доказательств использования ответчиком обозначений, схожих до степени смешения с товарным знаком «Атлантика», применительно  к товарам -  кабельная оснастка к тралу 182/624 м (135 м) и сетная часть к тралу разноглубинному 182/624 м, в материалы дела не представлено.

Что касается включения в состав цены НДС, то исходя из смысла пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и системного толкования норм ГК РФ, при расчете размера компенсации следует учитывать цену введения контрафактного товара в гражданский оборот.

Поскольку спорный товар – трал разноглубинный реализован Обществом третьему лицу (рыболовецкая артель (колхоз) им.50лет Октября) с учетом НДС, то довод ответчика о необоснованном включении НДС в размер компенсации отклоняется судом, как основанный на ошибочном толковании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

Таким образом, учитывая, что стоимость трала разноглубинного, реализованного  обществом третьему лицу (рыболовецкая артель (колхоз) им.50лет Октября) по договору №11/20 от 20.05.2020 по цене 3 781 062,44 руб. (с учетом НДС), то размер компенсации в виде двукратной стоимости товара составляет 7 562 124 руб. 88 коп.

Ответчик ходатайствовал о снижении размера компенсации, просил учесть при этом тот факт, что ранее ответчик не допускал нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также указал на то, что после получения претензии от истца обратился к покупателю по договору – Рыболовецкая артель (колхоз) им. 50 лет Октября с предложением заменить спорное обозначение в паспорте на трал и направил письмо от 24.07.2020 с указанием об этом,  и приложением нового паспорта на трал. Дата поставки трала 08.07.2020, а уже 24.07.2020 допущенное нарушение было исправлено. Ответчик указал, что представленными в материалы дела договорами с иными партнерами подтверждаются тот факт, что ранее ответчик не допускал нарушение прав на товарные знаки при реализации тралов.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика о снижении размера компенсации, считает возможным удовлетворить ходатайство ответчика в силу следующего.

С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 40-П.

Учитывая, что правообладатель товарного знака освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, а санкция в виде выплаты компенсации, рассчитанной на основе подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, подлежит применению независимо от вины лица, нарушившего исключительное право на товарный знак при осуществлении им предпринимательской деятельности, при применении мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, тем не менее - с учетом штрафного характера компенсации и преследуемых при ее применении публичных целей - нельзя не учитывать предпринятые таким лицом необходимые меры и проявление им разумной осмотрительности, чтобы избежать неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат другому лицу.

В рассматриваемом случае судом учитывается, что ответчик, после получения претензии от истца, незамедлительно обратился к третьему лицу – рыболовецкой артели (колхоз) им.50 лет Октября – покупателю по договору №11/20 от 20.05.2020,  об изменении пункта 4.1 договора №11/20 от 20.05.2020, заключив с третьим лицом дополнительное соглашение от 24.07.2020,  изложив пункт 4.1 договора №11/20 от 20.05.2020  в следующей редакции: «Качество товара должно соответствовать ТУ и согласованной технической документации. При поставке орудия лова, указанного в Приложении №1, №2, Продавец обязуется предоставить Паспорт на изготовленный трал с указанием кода ОСМ и соответствующему требованию ОСТ. Продавец поставляет орудия лова и паспорт на него с указанием кода ОСМ 648 «Трал разноглубинный 182/624». Данный факт подтверждается представленными в материалы дела дополнительным соглашением от 24.07.2020 к договору №11/20 от 20.05.2020, паспортом №48 от 08.07.2020 на трал разноглубинный 182/624 м,  письмом от 01.09.2020 РА (колхоз) им.50 лет Октября.

Копиями договоров, заключенных между ответчиком и РА (колхоз) им.50 лет Октября, представленных ответчиком в материалы дела в обоснование снижения компенсации,  подтверждается длительность партнерских отношений и отсутствие нарушений исключительных прав при продаже тралов, изготавливаемых ответчиком.

Доказательств того, что ответчиком ранее допускалось нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в материалы дела не представлено.

На основании указанных обстоятельств суд установив, что правонарушение совершено ответчиком впервые, и, руководствуясь характером допущенного нарушения, его незначительностью, степенью вины нарушителя, принципами разумности, обоснованности и соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, а также критериями для такого снижения, перечисленными в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации N 40-П, №28-П, пришел к  выводу о возможности снижения размера компенсации до 6 301 770 рублей 74 копеек.

Рассматривая исковые требования истца об обязании ООО «Приморская фабрика орудий лова» незамедлительно прекратить незаконное использование обозначения «Атлантика» на вводимых в гражданский оборот товарах, а также отозвать уже выпущенные товары из розничной и оптовой сети, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований в указанной части в силу следующего.

В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Как было установлено судом, и материалами дела подтверждается факт прекращения использования ответчиками спорного обозначения для индивидуализации товара – трал разноглубинный, путем заключения дополнительного соглашения от 24.07.2020 к договору №11/20 от 20.05.2020 и исключения из условий договора указания на то, что изготавливаемые орудия лова являются аналогом орудий лова по коду ОСМ 612- Трал разноглубинный «Атлантика 1248 м».

Доказательств того, что ответчик каким-либо образом использует обозначение «Атлантика» на других вводимых в гражданский оборот товарах – рыболовные сети, а также продолжает осуществлять продажу таких товаров в розничной и оптовой сети в настоящее время, в материалы дела со стороны истца не представлено.

В связи с этим  у суда отсутствуют основания для удовлетворения требования истца об обязании ответчика незамедлительно прекратить незаконное использование обозначения «Атлантика» на вводимых в гражданский оборот товарах, а также отозвать уже выпущенные товары из розничной и оптовой сети.

На основании изложенного, в указанной части исковые требования не подлежат удовлетворению.

В связи с частичным удовлетворением требований истца, судебные расходы по уплате государственной пошлины, подлежат отнесению на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным исковым требования.

Учитывая, что истцом заявлено имущественное требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 21 971 257 рублей 60 копеек, однако судом данное исковое требование удовлетворено частично на сумму 6 301 770 руб. 74 коп., то с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 38 106 руб. (28,69%).

Учитывая, что истцом при подаче искового заявления государственная пошлина уплачена в размере 48 000 рублей (платежное поручение №1389 от 13.08.2020), а с учетом уточнения (увеличения) исковых требований размер государственной пошлины по имущественному требованию составляет 132 856 руб. + 6 000 руб. (госпошлина за неимущественное требование), общий размер государственной пошлины по данному делу составляет 138 856 рублей, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 90856 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Приморская фабрика орудий лова"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фишеринг Сервис" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «Антлантика» в размере 6 301 770 рублей 74 копейки, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 38 106 рубля.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фишеринг Сервис" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 90 856 рублей.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья    Чугаева И.С.