Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-3604/2022

г. Рязань

24 июля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 17 июля 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 24 июля 2023 года.

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Котовой А.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 305345306400041, Московская область, г. Щелково)

к обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания ПЭТ-Стандарт" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, лит. Т)

о запрете использовать изделие, нарушающее исключительные права на промышленный образец по патенту РФ № 123820, взыскании компенсации в сумме 100000 руб.,

 

В судебном заседании 12.07.2023 объявлялся перерыв до 17.07.2023, о чем размещено объявление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". После перерыва судебное заседание продолжено.

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3, представитель по доверенности от 04.05.2023 (посредством веб-конференции);

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности от 12.07.2023; ФИО5, представитель по доверенности от 06.07.2023. 

 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания ПЭТСтандарт" (далее - ответчик) о запрете использовать изделие, нарушающее исключительные права на промышленный образец по патенту РФ № 123820, взыскании компенсации в сумме 100000 руб.

Определением суда от 19.10.2022 к материалам дела № А54-3604/2022 в качестве вещественного доказательства приобщен спорный товар - банки хозяйственные - 3 штуки, в коробке.

Определением суда от 23.11.2022 по делу была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено ООО "Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности" эксперту ФИО6.

В материалы дела от ООО "Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности" поступило заключение эксперта.

03.04.2023 от истца посредством системы "Мой арбитр" поступило заявление в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об изменении и увеличении исковых требований до 812108 руб.

В судебном заседании 10.05.2023 представитель истца не поддержал ранее поступившее заявление об изменении и увеличении исковых требований, просил рассматривать первоначально заявленные исковые требования.

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика возражал по заявленным требованиям по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично.

Из материалов дела судом установлено:

Согласно патенту №123820 ФИО2 принадлежат права на промышленный образец "Банка (3варианта)", приоритет промышленного образца 20.02.2020, дата государственной регистрации 15.02.2021, срок действия патента истекает 20.02.2025.

Истцом выявлено нарушение патента на промышленный образец, выразившееся во введении и использовании в гражданском обороте, изделия (банки), в которой содержатся все существенные признаки, указанного промышленного образца.

Использование в гражданском обороте выразилось в предложении к продаже банки, по артикулу Б-82-0450-168 на сайте Ответчика, а именно, на странице https://pet-standart.ru/pet-banki/, где указанная банка, идентифицирована, помимо артикула, буквенно-цифровым индексом «ПЭТ банка 450 мл. 82 мм.»

В целях подтверждения использования Ответчиком, указанного объекта в гражданском обороте, Истцом была проведена контрольная закупка. Так, 18.02.2022, Ответчиком был выставлен счет №195 на 792 р., за поставку 72 (семидесяти двух) банок. 21.02.2022 Данный счет был оплачен, что подтверждается платежным поручением №4, от указанной даты. Кроме того, факт использования изделия в гражданском обороте, подтверждается товарно-транспортными документами, а именно: ТТН №275 от 01.03.2022, где в качестве грузополучателя и грузоотправителя, указаны Истец и Ответчик.

Ссылаясь на то, что предлагаемые ответчиком к продаже банки, по артикулу Б-82-0450-168,  содержат существенные признаки промышленного образца "Банка" по патенту №123820, истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием прекратить нарушение исключительных прав на запатентованный промышленный образец и выплатить компенсацию в размере 100000 руб.

Данная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд исходит из следующих обстоятельств.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Как было указано выше, истец является обладателем исключительных прав на промышленный образец №123820 "Банка (3варианта)".

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

По смыслу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием промышленного образца считается, в частности, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот продукта, в котором использован промышленный образец.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Определением суда от 23.11.2022 по делу была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено ООО "Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности" эксперту ФИО6.

В заключении эксперт пришел к следующим выводам:

Спорный товар - банки хозяйственные, приобщённые к материалам дела в качестве вещественного доказательства определением суда от 19.10.2022, НЕ СОДЕРЖАТ все существенные признаки группы промышленных образцов по патенту РФ № 123820. Представленное изделие сопоставлено со всеми тремя промышленными образцами, отображёнными в патенте и ни один промышленный образец из данной группы (совокупность его существенных признаков) не нашёл отражение в спорном изделии ответчика.

Однако спорный товар - банки хозяйственные СОДЕРЖИТ совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту РФ № 123820 при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Результаты сопоставительного анализа существенных признаков промышленного образца №123820 и спорного товара приведены в таблицах 1, 2, 3 в экспертном заключении.

Согласно частям 1, 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Определение достаточности экспертного заключения является прерогативой суда. При этом результаты судебной экспертизы не имеют преимущественного значения при оценке имеющихся в деле доказательств и в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оцениваются наряду с другими доказательствами.

Проанализировав заключение эксперта, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности с имеющимися в деле доказательствами, суд пришел к выводу, что оно соответствует требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  Содержит подробное описание проведенного исследования и сделанные в результате его выводы, является мотивированным, ясным и полным, отвечает на поставленные судом вопросы. Каких-либо противоречий в экспертном заключении суд не усматривает. Оснований сомневаться в достоверности выводов эксперта, предупрежденного судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, у суда не имеется.

Оценив в совокупности в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства,  суд пришел к выводу, что представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, подтверждают факт реализации ответчиком контрафактного товара, имеющего внешние признаки, присущие промышленному образцу №123820 "Банка".

Возражая по заявленным требованиям, ответчик указывает на право преждепользования на техническое решение, тождественное спорному промышленному образцу.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

В соответствии с пунктом 128 Постановления N 10, в силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Исходя из вышеизложенного, при установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование заявителем решения, тождественного запатентованному решению;

б) независимость создания тождественного решения;

в) добросовестность использования решения;

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

д) объем преждепользования.

Таким образом, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования, право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета).

Согласно статьям 65, 67, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Представленные ответчиком в материалы дела документы не доказывают фактическое производство ответчиком продукции до даты приоритета (поставка, производство и т.п.), равно как и не позволяют определить предполагаемые объемы использования (производства) в соответствии с требованиями статьи 1361 ГК РФ. 

Также суд отмечает, что на право преждепользования ответчик указал в пояснениях от 03.04.2023, к которым приобщил копию договора-заявки от 26.08.2019 на изготовление пресс-форм, технические характеристики, платежное поручение. То есть спустя 11 месяцев с момента подачи искового заявления. При этом доказательств реального совершения ответчиком действий по производству изделий, изготовленных именно по представленным чертежам до даты приоритета, в материалы дела не представлены.

При таких обстоятельствах, доводы ответчика о наличии у него права преждепользования на технические решения до даты приоритета спорного промышленного образца судом не принимаются.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая отсутствие соответствующего разрешения правообладателя, исковые требования на основании пункта 1 статьи 1229, статьи 1252, пункта 1 статьи 1352, пунктом 3 статьи 1354, пунктами 2 и 3 статьи 1358, статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации являются обоснованными.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В ходе судебного разбирательства судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

За нарушение исключительного права на спорный промышленный образец истец просил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 100000 руб.

Как следует из разъяснений, содержавшихся в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10  рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ссылаясь на чрезмерность заявленной истцом компенсации, ответчик в ходе рассмотрения дела заявил о ее снижении, указав на однократность совершенного нарушения, незначительную стоимость реализованного товара.

Согласно части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Приняв во внимание отсутствие в материалах дела сведений об объемах товаров,  которые реализовывал ответчик; характер допущенных ответчиками нарушений, степень вины нарушителей, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения; исходя из правовой природы заявленной суммы именно как компенсации истцу убытков за неправомерное использование промышленного образца, суд пришел к выводу об удовлетворении требования о взыскании компенсации в размере 50000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

Судебные расходы по госпошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований. При этом расходы по экспертизе относятся на ответчика в полном объеме, поскольку подтвержден довод о нарушении исключительных прав правообладателя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Запретить  обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания ПЭТ-Стандарт" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, лит. Т) использовать изделие, нарушающее исключительные права на промышленный образец по патенту РФ №123820

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственная компания ПЭТ-Стандарт" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, лит. Т) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 305345306400041, Московская область, г. Щелково) компенсацию в сумме 50000 руб., судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 8000 руб., по экспертизе в сумме 72500 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством  размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

 

Судья                                                                                                                А.С. Котова