ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-46022/2023-ГК

Дело № А40-285771/22

г. Москва

23 августа 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 21 августа 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 23 августа 2023 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей А.И. Трубицына, Ю.Н. Кухаренко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Д. Лященко, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ИП ФИО1 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2023 

по делу № А40-285771/22, 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Альфа Альянс» (ОГРН 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 

(ОГРНИП 316774600506749)

о взыскании 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от  02.02.2022,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 05.07.2023.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Альянс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 539135 в размере 1 600 000 рублей расходов на оплату услуг представителя в размере 70 000 рублей, расходов за оказанные детективные услуги в размере                             25 000 рублей, расходов по обеспечению доказательств в размере 13 444 рублей. 

Решением арбитражного суда первой инстанции от 22.06.2023 исковые требования удовлетворены частично по основаниям, изложенным ниже. 

Ответчик не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 21.08.2023 представитель ответчика доводы жалобы поддержал.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам представленного им отзыва в порядке ст. 262 АПК РФ. 

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2023 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак ПАНОРАМА по свидетельству РФ № 539135, дата государственной регистрации: 07.04.2015, в отношении товаров 19 класса МКТУ – детские игровые площадки, состоящие из игровых домиков, качелей, спусков, лестниц; оборудование для игровых площадок, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, лестниц, площадок, домиков для игр и горок.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчиком на веб-сайте https://www.nasha-mebel.ru/category/detskajamebel/DetskiyigrovoykompleksPanoramasgorkoyitruboyP9553/+ &cd=14&hl=ru&ct=clnk&gl=ru в разделе СКИДКИ размещены предложения к продаже следующих товаров:

-детский игровой комплекс Панорама с горкой и трубой Р955-3 за 143 999 руб.;

-детский игровой комплекс Панорама с горкой и трубой Р955-3 Натуральный за 143 999 руб.;

-детский игровой комплекс Панорама с трубой Р955-2 Натуральный за 135 999 руб.;

-детский игровой комплекс Панорама с горкой Р955-1 Натуральный за 95 499 руб.

Кроме того, спорный товарный знак был использован в качестве ключевого слова в поисковой системе Google, являлся одним из способов адресации, получения доступа к сайту ответчика.

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра доказательств от 09.06.2022, составленным ФИО4, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа городской округ город Воронеж Воронежской области ФИО5, бланк 36 АВ 3760987 (страницы 9-15 протокола).

В соответствии с пунктом 78 постановления № 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Как установлено судом, администратором доменного имени nasha-mebel.ru является ответчик, что подтверждается письмом Регионального Сетевого Информационного Центра от 28.04.2021 № 2559-С; он же является лицом, ведущим деятельность с использованием сайта в сети Интернет: www.nasha-mebel.ru, как индивидуальный предприниматель (ОГРНИП 316774600506749), что подтверждается отчетом об оказании детективных услуг по договору № 3 от 01.04.2021.

Как установлено судом, товарный знак истца состоит из восьми букв кириллического алфавита и четырех слогов (ПА-НО-РА-МА), обозначение, использованное ответчиком, также состоит из восьми букв кириллического алфавита и четырех слогов (ПА-НО-РА-МА), что говорит об их тождестве по фонетическому критерию. Также судом усматривается полное семантическое и графическое сходство спорного обозначения и товарного знака истца.

Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 19-го класса МКТУ, а именно «19 – детские игровые площадки, состоящие из игровых домиков, качелей, спусков, лестниц; оборудование для игровых площадок, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, лестниц, площадок, домиков для игр и горок.», обозначение, использованное ответчиками также используется в рамках данных товаров.

Таким образом, обозначение, использованное ответчиком, однородно товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Истец просит суд (с учетом уточнения) взыскать с ответчика компенсацию в сумме 1 600 000 рублей в размере двойной стоимости права использования товарного знака.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата   интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Размер компенсации определен истцом следующим образом: ответчик ввел в гражданский оборот 3 различных детских игровых комплекса общей стоимостью 375 497 руб.: 143 999 руб. + 135 999 руб. + 95 499 руб. Двойная стоимость введенного в гражданский оборот контрафактного товара рассчитывается по формуле: 375 497 руб. х 2 = 750 994 руб. Истец считает допустимым расчет компенсации в размере двойной стоимости права использования товарного знака, исходя из стоимости единовременного платежа согласно лицензионного договора № ЛД22-01 от 12.09.2022, что составляет 1 600 000 рублей (800 000 руб. х 2 = 1 600 000 руб.) по нижеследующим основаниям. Несмотря на то, что лицензионный договор № ЛД22-01 от 12.09.2022 заключен позднее даты зафиксированного нарушения (09.06.2022), это не имеет юридического значения, поскольку цены на продукцию за это время не менялись. Лицензионный договор № ЛД22-01 от 12.09.2022 предусматривает следующие способы использования товарного знака (пункт 1.2. договора): в документации товаров по лицензии, вводимых в гражданский оборот; в адресации доменного имени с сети интернет, при введении товаров по лицензии в гражданский оборот, в наименовании товаров по лицензии в сети интернет, в описании товаров по лицензии в сети интернет. Ответчик, нарушая права истца, использовал три способа из перечисленных в лицензионном договоре, а именно: в адресации доменного имени в сети интернет, при введении контрафактных товаров в гражданский оборот, в наименовании контрафактных товаров в сети интернет, в описании контрафактных товаров в сети интернет. Лицензионный договор № ЛД22-01 от 12.09.2022 предусматривает единовременную выплату, не зависимую от количества дней использования права или от досрочного прекращения действия лицензионного договора (пункт 3.2. договора). Способы использования товарного знака не имеют дифференцированной цены, поэтому неиспользование одного из способов не влечет изменения стоимости права использования товарного знака (пункт 3.2. договора). Таким образом, расчет размера компенсации в данных обстоятельствах не исключает предусмотренный ст. 1515 ГК РФ расчет компенсации в размере двойной стоимости права использования товарного знака.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Ответчик же вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратного размера стоимости права использования средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017), такое снижение не может составлять менее стоимости права использования товарного знака (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П).

В данном случае ответчик заявил о необходимости снижения компенсации, представил в материалы дела распечатки из сети Интернет о нулевых просмотрах пользователями спорного сайта, выписные эпикризы о наличии заболеваний, выписку по банковскому счету (остаток – 1 496 рублей).

Истец просит суд взыскать с ответчика расходы на оплату услуг представителя в размере 70 000 рублей, при этом факт их несения не доказан, в связи с чем данное требование не подлежит удовлетворению.

Истец просит суд взыскать с ответчика за оказанные детективные услуги в размере 25 000 рублей, представив в материалы дела договор № 3 об оказании услуг по сбору информации по гражданскому делу от 01 апреля 2021 года, акт от 16 июня 2021 года, платежное поручение № 298 от 17 июня 2021 года на сумму 25 000 рублей. 

Однако указанные документы ранее представлялись истцом в материалы дела № А40-171758/21, расходы на сбор доказательств уже были взысканы с ответчика в пользу истца, в связи с повторное взыскание расходов на сбор тех же доказательств является неправомерным.

Расходы истца по уплате государственной пошлины, а также расходы по обеспечению доказательств в размере 13 444 руб., факт несения которых подтверждается материалами дела, в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

Доводы апелляционной жалобы заявителя подлежат отклонению исходя из нижеследующих оснований. 

Согласно позиции, закрепленной в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского  кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), в случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности, истец вправе предъявить к ответчику новые исковые требования за допущенные нарушения. Таким образом, при длящихся нарушениях исключительных прав даже при ранее имевшемся факте привлечения нарушителя к ответственности, в случае, если нарушитель не прекращает использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности, лицо обладающее соответствующими правами на данный результат интеллектуальной деятельности может повторно привлечь такого нарушителя к ответственности.

Нарушение ответчиком исключительных прав истца, рассмотренное по делу  №А40-285771/22, является самостоятельным нарушением, которое не являлось предметом рассмотрения по правилам суда первой инстанции Девятым арбитражным апелляционным судом по делу № А40-171758/2021. Данное нарушение состоит из двух составных частей:

Заявитель апелляционной жалобы ошибочно полагает, что у него не имелось возможности влиять на нахождение страниц своего сайта в кеше «Google».

Вместе с тем, такое право предоставлено ответчику, заявителю апелляционной жалобы ч.1 ст.10. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которой Оператор поисковой системы, распространяющий в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, по требованию гражданина (физического лица) (далее в настоящей статье – заявитель) обязан прекратить выдачу сведений об указателе страницы сайта в сети «Интернет» (далее также - ссылка), позволяющих получить доступ к информации о заявителе, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, являющейся недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя, за исключением информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

Ответчик не предоставил в материалы дела доказательств того, что он воспользоваться правами, предоставленными указанным законодательством для исключения недостоверной информации из поисковой выдачи, и Оператор поисковой системы, распространяющий в сети «Интернет» рекламу, отказал ему в прекращении выдачи сведений об указателе страницы сайта ответчика.

Протоколом осмотра доказательств от 09.06.2022, составленным ФИО4, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа городской округ город Воронеж Воронежской области ФИО5, бланк 36 АВ 3760987 на стр. 10 (приложение 7 к иску), зафиксировано по состоянию на 08 мая 2022 года нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак на сайте www.nasha-mebel.ru .

Данное нарушение не рассматривалось в рамках дела № А40-171758/21, подтверждение этого нарушения было зафиксировано нотариусом после вынесения Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу                                           № А40-171758/21 от 03.06.2022.

Нарушение, исследованное в рамках дела № А40-171758/21, и нарушение, зафиксированное 09.06.2022 не может быть рассмотрено как единое нарушение, охваченное единством намерений ответчика, еще и потому, что 10.03.2022 ответчик был привлечен к ответственности в виде списания банком с расчетного счета ответчика 137 082 рублей 79 копеек согласно исполнительному листу, выданному по делу                    № А40-171758/21.

Кроме того, истец основывает свои требования на доказательствах, не являвшихся предметом рассмотрения Девятого арбитражного апелляционного суда по делу                           № А40-171758/21, а именно: протокол осмотра доказательств от 09.06.2022, составленный ФИО4, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа городской округ город Воронеж Воронежской области ФИО5, бланк 36 АВ 3760987 (приложение 7 к иску); лицензионный договор № ЛД22-01 на использование товарного знака по свидетельству № 539135, его государственной регистрации (приложения 5, 12 к иску); иные доказательства, возникшие после 31.05.2022г. (приложение 13 к иску).

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. 

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2023 по делу                                               № А40-285771/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья Е.А. Птанская

Судьи:А.И. Трубицын

Ю.Н. Кухаренко