АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-9495/2023

г. Новосибирск

21 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2023 года.

Мотивированное решение изготовлено 21 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Новосибирской области  в составе судьи  Богер А.А.,  при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества "Нафудс Груп" (NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY), Код предприятия: 2900326375 к индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Новосибирск (ИНН:

<

***>)

 третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «ВАЙЛДБЕРРИЗ» (ИНН:

<

***>)

 о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.,

      при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО3, доверенность от 02.06.2022 и 10.03.2023, паспорт, диплом (посредством веб-конференции), 

от ответчика: ФИО2, паспорт; ФИО2, доверенность от 03.10.2023, паспорт; ФИО4 (посредством веб-конференции), доверенность от 22.05.2023, диплом, паспорт, 

установил:

акционерное общество "Нафудс Груп" (NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY), Код предприятия: 2900326375 (далее-истец) обратилось в арбитражный суд с иском  к индивидуальному  предпринимателю  ФИО2, г. Новосибирск (ИНН:

<

***>) (далее-ответчик, ИП ФИО2) с требованиями:

        - обязать ИП ФИО2 прекратить нарушение исключительного права Истца на товарный знак по международной регистрации №1518108, выражающееся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Истца товаров, маркированных товарным знаком «King»; в указании товарного знака «King» на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара; в размещении товарного знака «King» в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, в рекламе на сайте в сети Интернет;

     -признать действия ИП ФИО2 по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца, нарушением исключительных прав компании ОАО «НАФУДС ГРУП» («NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY))) на товарный знак по международной регистрации № 1518108;

     Взыскать с ИП ФИО2 в пользу Истца компенсацию за незаконное использование товарного знака «King» в размере 200 000 рублей.

    Определением  Арбитражного суда Новосибирской области от 12.05.2023  исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

    Определением арбитражного суда от 11.07.2022 дело назначено к рассмотрению в порядке общего искового производства.

Судом в порядке ст.51 Арбитражного процессуального кодекса РФ по ходатайству ответчика ввиду указания  сведений о дистрибьюторах компании истца в Российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено: общество с ограниченной ответственностью «ВАЙЛДБЕРРИЗ» (ИНН:

<

***>).

            Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление с дополнительными пояснениями, которые поддержаны представителем ответчика в судебном заседании, ответчик просит отказать в иске по тем основаниям, что досудебные требования истца удовлетворены и с 13.02.2023 принято решение о прекращении реализации продукции, заявленной истцом, при этом оспаривая факт соблюдения досудебного порядка истцом, поскольку претензия непосредственно от истца получена не была, ответчиком заявлено ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. По существу требований ответчик просил отказать в иске, при этом пояснив, что не использовал товарный знак истца, т.к. реализовывал манго «Kin», умысла нарушения исключительных прав у ответчика не было, кроме того в случае взыскания компенсации просит снизить размер компенсации в размере 10000 рублей.

         Подробная позиция ответчика изложена в отзыве и дополнениям к нему.

Истец в ходе судебного разбирательства уточнял исковые требования, поддержав последними исковые требования (в редакции от 08.12.2023), принятые судом к производству в порядке ст.49 АПК РФ, в которых истец изменил способ расчета размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «KING» и в соответствии с п.п.1 п.4 ст.1515 ГК РФ просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины.

             В судебном заседании 04.10.2023 истцом заявлен частичный отказ от иска по требованиям, неимущественного характера, а именно в части требования о прекращении  нарушение исключительного права Истца на товарный знак по

реализацию спорной продукции международной регистрации № 1518108, указав, что ответчик после принятия судом искового заявления к производству прекратил реализацию спорной продукции в своем интернет-магазине на платформе «Wildberries».

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Часть 2 статьи 49 Кодекса предусматривает, что истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд, исходя из обстоятельств дела, считает, что распорядительные действия истца, выразившиеся в отказе от иска в части требования о прекращении  нарушение исключительного права Истца на товарный знак международной регистрации № 1518108, не противоречат закону и не нарушают права других лиц.

Учитывая, что отказ от иска в части требования о прекращении  нарушение исключительного права Истца на товарный знак международной регистрации № 1518108 не противоречит закону и не нарушает права других лиц, заявленный отказ подлежит принятию, производство по делу в указанной части - прекращению в порядке статьи 150 (пункт 4 части 1) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

        Третье лицо  ООО «Вайлдберриз» направило информацию о том, что у ООО «Вайлдберриз» отсутствует возможность предоставления данных о стоимости и количестве проданного ИП ФИО2 на сайте «Вайлдберриз» товара, маркированного обозначением «King». В отношении деятельности по предложению товаров к продаже, размещении их на сайте ООО «Вайлдберриз» выступает лишь в качестве информационного посредника, у которого отсутствует доступ в личный кабинет продавца, посредством которого им осуществляется размещение товаров на сайте, и в котором имеется действительная информация о судьбе размещенных товаров, в том числе учитывающая возвраты/отказы покупателей от товаров. 

        В свою очередь ООО «Вайлдберриз» как владелец информационной площадки не может идентифицировать товар по какому-либо обозначению, поскольку используемые ООО «Вайлдберриз» в коммерческой деятельности и общепринятые формы документов не предполагают указание сведений о наименовании товара. Каким-либо обзором обнаружить спорное обозначение на упаковке товаров не представляется возможным, поскольку товар находится в собственности продавца.

           Исходя из этого также невозможно идентифицировать конкретные товары по наименованию продавца, который самостоятельно заполняет всю информацию о товаре в карточке товара на сайте в своем личном кабинете и предлагает его к продаже потребителю. В настоящее время формы отчетных документов также не предполагают выделение товаров по иным идентификаторам, в том числе артикулу, в связи с чем не представляется возможным выделить необходимую документацию.

          В свою очередь, продавец товаров ИП ФИО2, у которой есть доступ в личный кабинет, владеет всеми сведениями о размещенном и продаваемом им товаре на платформе www.wildberries.ru, принадлежащем ему на праве собственности.         

 Оценив доводы ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, арбитражный суд не находит оснований для признания их обоснованными ввиду следующего.

 Согласно п.2 ч.1 ст.148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

 Так, не нашел своего подтверждения довод ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора. 

В материалы дела истцом приобщена  претензия истца от 05.12.2022, адресованная ответчику и направленная по адресу нахождения ответчика.

  Из содержания представленной с исковым заявлением претензии следует, что использование ответчиком товарного знака нарушает исключительные права истца, в связи с чем правообладатель вправе потребовать от нарушителя компенсации.

Истец в претензии указал следующие требования: 

-на следующей день после получения настоящей претензии прекратить незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком «King» и введение в гражданский оборот продукции, незаконно маркированной обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком «King»,

- в течение 10 дней после получения настоящей претензии изъять из оборота и уничтожить продукцию и упаковку, незаконно маркированную обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком «King», 

-в течение 10 дней после получения настоящей претензии выплатить «NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY»/ОАО «НАФУДС ГРУП» в лице представителя ООО «Власта-Консалтинг» 5 000 000 рублей 00 копеек в качестве компенсации за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком «King», сходного до степени смешения с товарным знаком «King».

Почтовое отправление, направленное РПО 11903478022856 содержит полный адрес Ответчика, а именно: 630112, 

<

...>. Непосредственно конверт,  полученный от АО «Почта России», направленный ранее истцом почтой ответчику по юридическому адресу, представлен  в материалы дела. 

Отсутствие в почтовой квитанции указания полного адреса места жительства почтовым отделением не свидетельствует о не направлении истцом в адрес ответчика претензии.

Квитанция об оплате не является почтовым отправлением, и информация в ней несет общую информацию и идентификационный номер почтового отправления. 

В соответствии с п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Таким образом, ответчик был обязан к получению корреспонденции по юридическому адресу, однако не принял мер к получению направленной корреспонденции.

  Кроме того, Ответчик не оспаривает получение 06.02.2023 г. от ООО «Вайлдберриз» уведомления о поступлении досудебной претензии Истца, после чего Ответчик сообщил в ответе на претензию в адрес истца от 25.04.2023 о том, что были удовлетворены досудебные требования Истца, а именно – 13.02.2023 г. прекращена реализация контрафактного манго сушеного с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком Истца, ответ на претензию отправлен в адрес истца ответчиком уже после подачи иска в суд.

В подтверждении прекращения нарушения исключительных прав  на товарный знак  в части требования о прекращения реализации продажа товара сушеный манго со спорным обозначением истцом представлены в дело скриншоты сайта «Вайлдберриз», выполненные на дату 31.05.2023, однако  достоверных доказательств прекращения осуществления продажи спорной продукции на указанном сайте  до подачи иска в суд, т.е. до 05.04.2023 (почтовый конверт отправки иска в суд), в суд первой инстанции ответчиком не представлено.

 Таким образом, с досудебной претензией ответчик был ознакомлен и требования, изложенные в досудебной претензии, в полном объеме выполнены не были, поскольку претензия содержала несколько требований, в том числе о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, тогда как спор по выплате компенсации урегулирован ответчиком не был.

Кроме того,  по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы.

Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Заявленные требования претензии не были исполнены ответчиком, исполнены частично путем уведомления в апреле 2023 о принятии решения о прекращении реализации продукции, однако доказательств исполнения всех требований, содержащих в претензии добровольно, не имеется, поэтому оставление иска без рассмотрения привело бы к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

На основании изложенного, суд не усматривает оснований для оставления искового заявления без рассмотрения.

        Рассмотрев материалы искового заявления, проверив в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) обстоятельства дела, выслушав доводы сторон, арбитражный суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения предъявленного  ОАО «НАФУДС ГРУП» иска в части, при этом суд исходит из следующего.

          Как следует из материалов дела и установлено судом,  информация об Истце, его товарных знаках и представителе Компания      Открытое      Акционерное      Общество      «НАФУДС      ГРУП» («NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY), Вьетнам, о чем свидетельствует копия свидетельства о регистрации компании (Приложении 1 к иску), является производителем популярных в России и мире сухофруктов.

          Истец является правообладателем товарного знака «King» («Кинг»), по международной регистрации № 1518108     - Товарный знак «King»), зарегистрированного в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности и охраняемого в Российской Федерации в соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891. 

        Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров, относящихся к 29 классу МКТУ (сухофрукты).

          Истец производит  реализует продукцию, а именно манго сушеное в упаковке, используя товарный знак «King».

         ООО «Власта-Консалтинг» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>) представляет интересы Истца по защите исключительных прав на его товарные знаки на территории России на основании соответствующих доверенностей

ООО «Власта-Консалтинг» стало известно, что ИП ФИО2, осуществляющиая свою деятельность через маркетплейс WILDBERRIES (далее -«Интернет-магазин»), предлагает к продаже, а также продает продукцию (манго сушеное), маркированную обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком «King», и обладающую признаками контрафактности.

Владельцем и администратором доменного имени www.wildberries.ru является Общество с ограниченной ответственностью «WILDBERRIES» (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***>), которое представляет свою площадку продавцам (в том числе Ответчику) для создания собственного магазина и продажи различных товаров через Интернет. ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» привлекается к данному делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

30.11.2022 представителем Истца была сделана закупка в Интернет-магазине ответчика через интернет сайт, что подтверждается представленным в дело Фотографиями, видеозаписью  и чеком закупок, а также непосредственно приобретенным товаром, представленным в дело в качестве вещественного доказательства.

В соответствии со ст. 493 Гражданского  кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

 В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи был выдан  товарный чек,  в котором содержатся сведения о наименовании продавца, ИНН продавца, совпадающие с данными указанными в выписке из ЕГРИП в отношении ответчика, уплаченной за товар денежной сумме, дате заключения договора розничной купли - продажи, а также иные сведения.

 Чек, а также приобретённый товар истцом представлены в материалы дела в виде вещественных доказательств и обозрены судом в судебном заседании.

Кроме того, истцом на основании статьи 12, 14 ГК РФ и пункта 2 статьи 64 АПК РФ в целях самозащиты гражданских прав была произведена видеосъёмка, которая также подтверждает предложение к продаже на сайте «ВАЙЛДБЕРРИЗ», заказ истцом спорного товара, продавцом которого являлась ответчик. 

Процесс приобретения истцом спорного товара просмотрен судом на видеозаписи покупки, совершенной в торговой точке ответчика.

      Покупка спорного товара  представляет собой заключение договора розничной купли-продажи.

Таким образом, представленная совокупность доказательств подтверждает факт предложения товара к продаже и факт заключения договора розничной купли-продажи от имени ответчика.

       При  разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет».

Ответчик не оспаривал  реализацию спорной продукции, представленной в дело, через торговую площадку «ВАЙЛДБЕРРИЗ» истцу.

       Маркетплейс - платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются оператором маркетплейса.

       В целом маркетплейс представляет собой оптимизированную онлайн- платформу по предоставлению продуктов и услуг.

        Один и тот же товар зачастую можно купить у нескольких ретейлеров, при этом цена на товар может отличаться.

        Другими словами, маркетплейс - это электронная торговая площадка, играющая роль посредника между продавцом товара и покупателем.

        Как видно из представленных суду доказательств, третье лицо ООО «Вайлдберриз» предоставляет возможность размещения информации о товарах на сайте www.wildberries.ru иным лицам, осуществляя управление торговой площадкой wildberries.ru - агрегатором информации о товарах, с помощью которой покупателям предоставляется безвозмездная возможность: поиска информации о товарах, ознакомления с товарными предложениями продавцов о заключении договора купли-продажи товара, возможность заключить договор напрямую с продавцом с использованием технических возможностей площадки.

        Вместе с тем, непосредственными продавцами товаров, являются индивидуальные предприниматели, юридические лица или самозанятые гражданине, осуществляющие деятельность по продаже товаров и размещающие на торговой площадке - агрегаторе, с которыми покупатели заключают договор купли-продажи товара.

         Электронная торговая площадка ООО «Вайдлберриз» является маркетплейсом для размещения и продажи товаров третьими лицами.

          Исходя из понятия маркетплейс ООО «Вайдлберриз» - это электронная информационная площадка - агрегатор товарных предложений, играющая роль посредника между продавцом товара и покупателем, которые пользуются площадкой по своему усмотрению, особенность которого состоит в том, что подобный сервис не участвует в создании реализуемой продукции.

       Указанное подтверждается Правилами пользования торговой площадкой Wildberries, размещенными в открытом доступе в сети Интернет по адресу https://www.wildberries.ru/services/pravila-polzovaniya-torgovoy-ploshchadkoy, с которыми потребитель знакомится при заказе товара.

          Особенность торговой площадки ООО «Вайлдберриз» состоит в том, что оно не участвует в создании продукции и введении ее в гражданский оборот, в связи с чем не может быть привлечено к ответственности за размещение и реализацию спорной продукции на интернет-сайте www.wildberries.ru продавцом.

          Как следует из материалов дела, что непосредственным продавцом продукции и лицом, разместившим на сайте спорный товар, приобретенный истцом является ИП ФИО2 и реализация товаров ответчиком на площадке https://www.wildberries.ru/ осуществляется по Оферте о реализации товара на сайте WILDBERRIES.

         Согласно пункту 2.1 Оферты Продавец поручает, а Вайлдберриз принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени Продавца и за счет Продавца сделки по реализации товаров, принадлежащих продавцу на праве собственности. 

       Продавец передает Товары Вайлдберриз для их доставки физическим лицам, приобретающим товары на сайтах, доменные имена которых указаны в Правилах использования Портала (далее - покупателям), а Вайлдберриз организует их доставку до покупателя, от имени Продавца рекламирует Товары посредством размещения изображений Товаров на сайте, принимает возвращенные покупателем Товары, принимает оплату за Товары от покупателей, передает вырученные от реализации Товара денежные средства Продавцу и утилизирует Товары Продавца, возвращенные покупателем в связи с наличием в Товаре недостатков. В п. 4.6. оферты указано, что продавец обязуется уплатить Вайлдберриз Вознаграждение за реализацию товара от имени Продавца.

        В соответствии с п. 4.7. оферты при исполнении поручения Вайлдберриз оказывает продавцу услуги по: хранению товара на складе Вайлдберриз, приведение товара в соответствие с требованиями к маркировке, организации доставки покупателям.

          Из данных положений прямо следует, что ООО «Вайлдберриз» не действует от своего имени, осуществляя сделки по реализации товаров.

        ООО «Вайлдберриз» не приобретает права собственности на спорный товар - собственником является продавец.

        Следовательно, третье лицо ООО «Вайлдберриз» выступает в отношении этой деятельности в качестве информационного посредника по смыслу пункта 1 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставляя покупателям безвозмездную возможность: поиска информации о товарах, ознакомления с товарными предложениями продавцов о заключении договора купли-продажи товара, заключить договор напрямую с продавцом с использованием технических возможностей площадки.

Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав. Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца. Предложением к продаже и реализацией товара ответчик нарушил права истца.

Словесное обозначение «King», используемое на продукции, предлагаемой к продаже Ответчиком (далее — «Обозначение «King»), является сходным до степени смешения с товарным знаком «King», что является нарушением исключительных прав Истца.

Обозначение «King» используется в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку Истца, а именно сухофруктов, то есть товары Истца и Ответчика являются идентичными.

Ответчик является индивидуальным предпринимателем (ОГРНИП 321547600136805 ИНН 

<

***>), основной вид деятельности которого - 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет).

Истец не заключал с Ответчиком никаких соглашений об использовании товарных знаков Истца, а также не предоставлял каких-либо разрешений, в том числе на производство, хранение с целью реализации, предложение к продаже и продаже продукции, маркированной товарными знаками Истца. Продукция Ответчика, маркированная обозначением «King», не соответствует оригинальной продукции, выпускаемой под контролем Истца, произведена не на производственных мощностях правообладателя.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

На основании п. 162 Постановления Пленума ВС РФ № 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с п. 7 Руководства, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг

В соответствии с п. 45 Правил регистрации товарных знаков, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (например, словесные и изобразительные).

Согласно п. 42 Правил регистрации товарных знаков, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 

     Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. При сравнении Товарного знака «King» и Обозначения «King» отмечается сходство:

1) звуковое, поскольку основным словесным элементом Товарного знака «King» и Обозначения «King» является одинаковое слово «King», читающееся одинаково «Кинг» («Король» на английском языке).

2) графическое, поскольку словесный элемент «King» Товарного знака «King» и Обозначения «King» написаны латиницей, письменными буквами, с заглавной буквы, оригинальным схожим шрифтом. Кроме того, обозначения имеют общую оригинальную деталь — трёхзубчатую корону золотого цвета вместо точки над буквой «i». Сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление.

3) смысловое, поскольку словесный элемент «King» имеет одинаковое значение — «Король» на английском языке, что подразумевает, что маркируемые товары являются товарами высшей категории, королевскими. Эту же идею подтверждает изображение короны в обоих элементах.

Таким образом, словесный элемент Товарного знака «King» и Обозначения «King» является фактически идентичным. Таким образом,  можно говорить о высокой степени сходства сравниваемых обозначений, так как указанный словесный элемент занимает доминирующее положение и в Товарном знаке «King», и в Обозначении «King». Он занимает более половины места обозначения, выполнен в оригинальной манере контрастным цветом, в первую очередь привлекает внимание потребителей.

В сравниваемых обозначениях также присутствует словесный элемент, расположенный сверху справа, предоставляющий собой словосочетание, характеризирующее товары. Однако данный словесный элемент не является основным и доминирующим, выполнен мелким шрифтом. 

При этом и в Товарном знаке «King», и в Обозначении «King» указанный элемент выполнен в одинаковой манере — латиницей, письменными буквами, в том же цвете, что и основной словесный элемент. 

Кроме того, использованы схожие графические элементы(корона) и близкие цветовые решения. Таким образом, в целом сходство Товарного знака «King» и Обозначения «King» усиливается.

В соответствии с п. 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), крут потребителей и другие признаки.

Как было установлено выше, товары Истца и Ответчика относятся к одному виду и группе, а именно сухофруктам (реализуемые товары Истца и Ответчика относятся к 29 классу МКТУ), имеют одинаковое назначение, условия сбыта и один круг потребителей, есть обладают максимально высокой степенью однородностью, являются идентичными. При этом, как правило, потребитель руководствуется общими впечатлениями об обозначении и не имеет возможности непосредственно сравнить знаки.

Доводы ответчика в ходе рассмотрения дела о реализации истцу товара, на упаковке которого содержится обозначение «Kin», а не «King» опровергается представленным в материалы дела вещественным доказательством, фотографиями и скриншотами продукции, предлагаемой на сайте ответчиком, при этом под наклейками на упаковке содержится обозначение «King», при этом присутствие различного рода наклеек на упаковке не устраняет восприятие потребителями представленного обозначения как  «King» и с учетом рода товара и вида упаковки для потребителя явно усматривается обозначение «King».

Согласно подпунктам 1 — 3 п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с положениями ст. 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) (в ред. от 02.10.1979), все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента запрещены как акты недобросовестной конкуренции.

Ответчик нарушает исключительные права Истца на Товарный знак, создавая препятствия Истцу для реализации им собственной продукции с принадлежащим Истцу Товарным знаком, что явилось основанием для обращения истца с рассматриваемым иском за защитой нарушенного права.

  На основании ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

  Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Кроме того, согласно с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

При этом вывод о схожести обозначений является следствием комплексного анализа сходства товарных знаков, учитывающего не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также сходство (однородность) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Анализ изображения, размещенного на спорном товаре, позволяет признать, что степень смешения этого изображения (обозначения) с товарным знаком высокая, следовательно, ответчик незаконно ввел в гражданский оборот контрафактный товар без согласия с правообладателем. Осуществив продажу контрафактного товара, ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак.

Предоставление другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации производится правообладателем на основании соответствующего договора (лицензионный договор) (ст. 1233 ГК РФ).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством (абз. 3 ст. 1229 ГК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно п. 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что Истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении компенсации  судом учитываются следующие обстоятельства, обоснованно указанные истцом:

- наличие в розничных магазинах контрафактных товаров по демпинговым ценам ведет к расторжению действующих лицензионных контрактов и невозможности поиска правообладателем новых партнеров;

- потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, поскольку данная продукция произведена не правообладателем, не лицензиатами правообладателя и введена в гражданский оборот неправомерно;

- правообладатель теряет прибыль, поскольку рынок насыщается неправомерно введённой в гражданский оборот продукцией, приобретая которую, потребители, таким образом, отказываются от приобретения продукции, правомерно изготовленной лицензиатами правообладателя либо непосредственно правообладателем.

  Истец определил компенсацию, подлежащую взысканию в общем размере 5 000 000 рублей 00 копеек за допущенные ответчиком нарушения исключительных  прав на товарный знак, исходя из тех обстоятельств, которые также учитываются судом:

              Так, Ответчик реализует продукцию с Обозначением «King» в течение долгого времени, как минимум начиная с ноября 2022 исходя из информации размещенной на сайте и о количестве проданной продукции;

Продукция с Обозначением «King» относится к категории продуктов питания, к которой предъявляются требования соответствия стандартам качества, действующим на территории РФ. Поскольку продукция с Обозначением «King», реализуемая Ответчиком, не принадлежит Истцу, последний не может отследить соответствие продукции требованиям стандартов качества, в связи с чем создается опасность причинения вреда здоровью потребителя спорной продукции.

Кроме того, ответчик предлагал к продаже  большой объем продаж продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, что подтверждалось отзывами, оставленными по товару, который предлагался на сайте по определенным карточками товара, о чем истцом в дело представлены доказательства, в том числе видеозапись страницы с продукцией, предлагаемой к продаже на интернет сайте, тем самым ответчиком не представлено доказательств предложения только одной упаковки товара, содержащей обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, которую и приобрел истец у ответчика. В карточке товара содержалась фотография упаковки товара с обозначением «King», тем самым большое количество покупателей привлекает внимание именно фотография продукции.

          В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43,.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 

         Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного пп.1 п.1 ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

          Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая непредставление ответчиком в материалы дела доказательств, опровергающих заявленные исковые требования, учитывая довод истца при определении размера компенсации, однако с учетом того обстоятельства, что ответчик ранее не привлекалась к ответственности за нарушение исключительных прав (доказательств обратного суду не представлено), учитывая также имеющиеся сведения о том, что ответчик является субъектом малого предпринимательства, что следует из Единого реестра субъектов малого предпринимательства, находящегося в общедоступных сведениях на сайте Федеральной налоговой службы, и в период с 10.10.2021  ответчик, в том числе на период  выявления нарушения, имел микропредприятие, и учитывая, что ответчик прекратил нарушение исключительных прав истца, что установлено судом в ходе судебного разбирательства, в том числе путем обозрения интернет страницы маркетплейса с товарами ответчика,  заявленный истцом размер компенсации является значительным, исходя из требований разумности и справедливости, арбитражный суд полагает возможным взыскание компенсации за нарушение исключительных прав  на один товарный знак №1518108 в сумме 90000 рублей, тем самым снизив заявленный истцом размер компенсации, удовлетворив требования истца частично.

         Определенный судом размер компенсации учитывает необходимость компенсировать убытки, причиненные правообладателю, исходя из требований разумности и справедливости, объективных трудностей в оценке таких убытков, и одновременно обеспечивает применение общей превенции допущенного ответчиком правонарушения в области охраны интеллектуальной собственности.

         Суд пришел к выводу, что истец не обосновал необходимость возложения на ответчика ответственности и взыскании компенсации в максимально предусмотренном законом размере -  5000000 рублей, при этом суд отмечает, что при подаче иска, истец оценивал размер компенсации при тех же обстоятельствах нарушения в размере 200000 рублей. 

         Ходатайство ответчика о снижении размера взыскиваемой компенсации ниже низшего предела, т.е. и менее 10000 рублей отклоняется судом, ввиду нижеследующего. 

          В абз. 4 п. 4.2 Постановления Конституционного суда РФ № 28-П от 13.12.2016  определен перечень обстоятельств, которые необходимо учитывать суду при определении размера компенсации и его снижения ниже пределов установленных ст. 1252 ГК РФ (от 10000 до 5 000 000):

        -нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности;

         -если размер компенсации, подлежащий взысканию в соответствии с ст. 1252 ГК РФ, даже с учетом снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (их превышение должно быть доказано ответчиком);

        -правонарушение совершено впервые;

       -использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности;

       -нарушение исключительных прав не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

         Бремя доказывания наличия данных обстоятельств возложено на ответчика. Также ответчик должен подтвердить факт наличия оснований для снижения компенсации именно на момент совершенного им нарушения. 

        Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

        Применение положений Постановления Конституционного суда № 28-П возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика. 

         Снижение судом размера компенсации ниже пределов, установленных ст. 1252 ГК РФ, несмотря на то, что ответчиком не представлены конкретные доказательства, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для применения Постановления КС РФ, неосновательно освобождает ответчика от риска наступления последствий непредоставления доказательств, нарушая тем самым принципы равноправия сторон и состязательности судебного процесса.

          Компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенция совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного произвольного снижения размера компенсации со стороны суда.

          В данном случае, ответчиком не доказано, что размер компенсации многократно превышает причиненные истцу убытки, равно как и не доказано тот факт, что правонарушение не являлось  существенной частью ее предпринимательской деятельности, кроме того судом учитывается, что осуществление продажи товара и предложение к продаже товара производилось в сети интернет, на маркетплейсе доступном и популярным  для обширного круга покупателей,  тем самым нарушение носит грубый характер. 

            Вопреки доводам ответчика относительно несоразмерности стоимости товара и заявленной компенсацией, споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, не обусловлены стоимостью товаров, на которых без согласия и разрешения правообладателя изображены объекты интеллектуальной собственности. Таким образом, низкая стоимость контрафактного товара по данной категории дел не имеет юридического значения.

Превышение размера компенсации над стоимостью реализованного товара само по себе не свидетельствует о несоразмерности такой компенсации причиненным правообладателю убыткам, в отсутствие доказательств, с разумной степенью достоверности подтверждающих наличие на стороне истца необоснованного обогащения.

По мнению суда, компенсация в сумме 90000 руб. является соразмерной последствиям нарушения и соответствует принципу разумности и справедливости с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств.     

       В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

          Учитывая документальное подтверждение понесенных истцом данных расходов, руководствуясь статьями 101, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, требование истца о взыскании судебных расходов по оплате государственной пошлины подлежит удовлетворению пропорционально удовлетворенным исковым требованиям (требование имущественного характера, подлежащего оценке-взыскание компенсации удовлетворено на 1,8%). 

      Государственная пошлина по требованиям неимущественного характера подлежит отнесению на ответчика в полном объеме, в связи с обоснованностью исковых требований и отказе истца от одного из  истребований в виду добровольного удовлетворения требования ответчиком после предъявления требований в суд.

         руководствуясь  статьями   110, 167, 168, 169, 170, 176,  216 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                              РЕШИЛ:

принять отказ истца от иска в части требования  об обязании индивидуального  предпринимателя  ФИО2, г. Новосибирск (ИНН:

<

***>)   прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак  №1518108 «King», выражающееся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, маркированных товарным знаком «King»; в указании товарного знака «King» на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в названии продаваемого и предлагаемого к продаже товара; в размещении товарного знака «King» в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, в рекламе на сайте в сети Интернет.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Признать действия Индивидуального предпринимателя  ФИО2 по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца, нарушением исключительных прав компании ОАО «НАФУДС ГРУП» («NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY») на товарный знак по международной регистрации № 1518108.

Взыскать с индивидуального  предпринимателя  ФИО2, г. Новосибирск (ИНН:

<

***>)   в пользу открытого акционерного общества "Нафудс Груп", («NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY») Код предприятия: 2900326375   компенсацию  за нарушение исключительных прав  на товарный знак по международной регистрации № 1518108 в размере 90000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6864 рубля и 6000 рублей.

В остальной части исковых требований -отказать.

 Взыскать с ОАО «НАФУДС ГРУП» («NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY») в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 47136 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам  в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

А.А. Богер