ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

Дело № А65-6444/2020

г. Самара

01 декабря 2020 г.

Резолютивная часть постановления оглашена «24» ноября 2020 года

В полном объеме постановление изготовлено «01» декабря 2020 года

 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе 

председательствующего судьи Дегтярева Д.А.,

судей Коршиковой Е.В., Ануфриевой А.Э., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании 24 ноября 2020 года в зале № 7 помещения суда апелляционные жалобы 

1. акционерного общества "Концерн "Калашников",

2. общества с ограниченной ответственностью "Заряд" 

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 августа 2020 года по делу № А65-6444/2020 (судья Панюхина Н.В.),

по иску акционерного общества "Концерн "Калашников", Удмуртская Республика, г.Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Заряд", г.Набережные Челны (ОГРН 1151674001632, ИНН 1646040440) 

о взыскании 4549990 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ №595257 (с учетом принятого определением от 11.08.21020 уточнения в порядке ст.49 АПК РФ),

с участием в судебном заседании:

от истца – не явились, извещены надлежащим образом,

от  ответчика – представитель ФИО2 по доверенности от 17.12.2019 года.

установил:

Общество Истец - Акционерное общество "Концерн "Калашников", Удмуртская Республика, г.Ижевск - обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику - к Обществу с ограниченной ответственностью "Заряд", г.Набережные Челны о взыскании 500000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам РФ №595257, №593189.

В ходе судебного разбирательства истец в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил иск, просил взыскать 4549990 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ №595257 на основаниипп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ. Указанное уточнение иска принято судом определением от 11.08.2020.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 августа 2020 года по делу № А65-6444/2020, иск удовлетворен частично, суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью "Заряд", г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Концерн "Калашников", Удмуртская Республика, г.Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 500000 (пятьсот тысяч) рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ №595257.

В удовлетворении остальной части иска отказано, судом распределены  судебные расходы по государственной пошлине.

Не согласившись с принятым судебным актом,  истец и ответчик обратились с апелляционными жалобами на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 августа 2020 года по делу № А65-6444/2020, принятое по настоящему делу, просят решение отменить по основаниям, изложенным в апелляционных жалобах.

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на недобросовестное поведение истца,, который намеренно уклонился от подписания с ответчиком лицензионного договора и мирового соглашения, что размер компенсации определен судом неверно и явно завышен, ответчик просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, отказав в удовлетворении иска в полном объеме дополнительно ссылаясь на постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П о признании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации, просил снизить сумму компенсации.

Также ответчик считает, что не подтверждены исключительные права истца на товарный знак в отношении товаров «Клюшки хоккейные».

Истец не согласен с решением суда первой инстанции, полагает, что размер компенсации определен судом неверно, просит решение отменить, удовлетворив требования в полном объеме, с доводами жалобы ответчика не согласен, считает их необоснованными,  просит оставить жалобу ответчика без удовлетворения. 

Определением суда от 17 сентября 2020 года апелляционная жалоба Акционерного общества "Концерн "Калашников" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 августа 2020 года по делу № А65-6444/2020 принята к производству и назначена к рассмотрению на 13 октября 2020 года.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08 октября 2020 года апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Заряд» оставлена без движения, заявителю предложено в срок до 19 октября 2020 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения.

В связи с подачей второй апелляционной жалобы судебное заседание отложено на 24 ноября 2020 года на 15 часов 40 минут.

Определением суда от 20 октября 2020 года апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Заряд» принята к производству и назначена к рассмотрению в судебном заседании на 24 ноября 2020 года на 15 часов 40 минут (время местное, МСК+1) в помещении суда по адресу: 

<

...>, зал заседаний №6,  этаж №3.

02 ноября 2020 года от акционерного общества «Концерн «Калашников» в суд апелляционной инстанции поступило ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Удмуртской республики либо онлайн-заседания, в удовлетворении01 декабря 2020 года.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).

В судебное заседание явка представителя истца не обеспечена, о времени и месте судебного заседания лица, участвующие в деле были извещены надлежащим образом.

В арбитражный суд апелляционной инстанции, до начала рассмотрения дела по существу, представлены от истца отзыв на апелляционную жалобу ответчика и дополнительные пояснения по апелляционной жалобе, приобщены к материалам дела.

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца, извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и доводы апелляционных жалоб, дополнительных пояснений, отзыва, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены/изменения судебного акта арбитражного суда первой инстанции, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом первой инстанции, 18.11.2016 в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован товарный знак «АК 12», правообладателем которого является акционерное общество «Концерн «Калашников», о чем выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №595257 с датой приоритета 30.12.2014 и сроком действия до 30.12.2024. Указанный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении 28 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (т.1л.д.139-143).

Истцу стало известно, что ответчик, без согласия правообладателя, продолжает использовать товарный знак правообладателя, путем размещения товаров, маркированных товарным знаком истца на своих официальных сайтах (за период бездоговорного использования: с 01.01.2020 по 18.02.2020), предлагает к продаже хоккейные клюшки, в том числе, посредством интернет-сайта ответчика (https://заряд,рф, https://магазин.заряд.рф), с обозначением АК 12, сходным до степени смешения с товарным знаком правообладателя. В рамках дела №А65-11390/2019 ответчиком факт принадлежности ему сайтов с доменными именами - https://заряд.рф, https://магазин.заряд.рф не оспаривался. По результатам рассмотрения указанного дела (№ А65-11390/2019) между сторонами было заключено мировое соглашение от 27.05.2019, в соответствии с которым, правообладатель предоставил ответчику право использования товарных знаков до 31.12.2019.

По истечении срока действия данного соглашения - 31.12.2019, истец несколько раз уведомлял ответчика о необходимости продления предоставления права использования товарных знаков, а также о том, что с 01.01.2020 использование товарных знаков истца является незаконным.

22.01.2020 истцом в адрес ответчика была отправлена претензия о незаконном использовании товарного знака № 003-7-9/9. Ответчик данную претензию получил, что подтверждается уведомлением о вручении.

На дату обращения с настоящим иском требования истца не удовлетворены (нарушение исключительных прав на товарные знаки ответчиком не прекращено, компенсация Правообладателю не выплачена, выкопировка из книги продаж не предоставлена). Данные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Факт принадлежности сайтов с доменными именами - https://заряд.рф, https://магазин.заряд.рф ответчику, а также получение писем с предложением оформить надлежащим образом право использования товарных знаков истца либо прекратить дальнешее незаконное использование знаков истца ответчиком не оспаривается.

Заслушав участников процесса, исследовав и оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, суд пришел к вводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе, способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статьи 1480 ГК РФ регистрация товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр товарных знаков) осуществляется Роспатентом в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1503 ГК РФ.

В соответствии с п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10), с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим, употребление слов (в том числе, имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе, способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе, их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе, полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности, сети "Интернет"

Допустимыми доказательствами являются, в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Использование ответчиком обозначений АК 12 подтверждается представленными в материалы дела скриншотами сайта ответчика с предложением товаров, каталогом продукции, производимой ответчиком, выдержками из публикаций на интернет-странице следующего содержания «Да, действительно, сотрудничество уже оформлено юридическим документом. Сейчас прорабатываются совместные активности, которыми можем порадовать наших покупателей. Мы рады, что концерн «Калашников» согласился стать нашим партнёром и даже предоставил нам право использовать не только свои названия, но и всю символику. Считаем, что сотрудничество с легендарным «Калашниковым» пойдёт нашей компании только на пользу. Ведь хоккей - это как сражение, а клюшка - оружие. Поэтому что может быть лучше, чем наше отечественное оружие - легендарный АК47 и самый лучший на рынке АК12? Поэтому слоганом компании является «ЗаряД» - российское оружие побед».

Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается.

В ходе судебного разбирательства представитель ответчика пояснил, что не оспаривает факт того, что ответчиком предлагались к продаже хоккейные клюшки с использованием обозначений АК 12, при этом, полагает, что указанное обозначение не является схожими до степени смешения с товарным знаком истца.

Вместе с тем полагает, что отсутствует нарушение прав истца, поскольку истцом не представлено доказательств использования товарных знаков в отношении хоккейных клюшек, в частности, производства, предложения к продаже и реализации хоккейных клюшек, и того, что действительно существует угроза смешения или смешение товарного знака Истца и используемого Ответчиком обозначения с учетом однородности товаров.

Данные доводы суд находит ошибочными основанными на неверном толковании норм права.

В частности, критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребление правом, может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

В рассматриваемом случае ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о недобросовестности в поведении истца, доказательств признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Определением суда от 16.06.2020 отклонено ходатайство ответчика о назначении судебной экспертизы на основании п. 1, 4 ст. 82 АПК РФ, поскольку настоящий спор возможно рассмотреть без проведения экспертизы, специальных познаний эксперта не требуется.

Так, в соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

В соответствии с п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем, использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением

В силу п. 162 Постановления Пленума № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе, по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом, суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу о том, что со стороны ответчика имеет место нарушение исключительных прав истца на товарный знак (знак обслуживания) №595257.

АО «Концерн «Калашников» (далее - правообладатель) принадлежат исключительные права на товарные знаки: АК-12 (свидетельство РФ № 595257), данные товарные знаки зарегистрированы в том числе, но не исключительно в отношении 28 класса МКТУ.

Сведения о зарегистрированных товарных знаках являются общедоступными и размещены на официальном сайте Роспатента в сети интернет.

ООО «Заряд» (далее - Ответчик) без получения согласия правообладателя незаконно предлагает к продаже хоккейные клюшки, маркированные обозначениями « «АК 12», сходными до степени смешения с товарными знаками правообладателя на интернет-сайте с доменным именем - https://заряд.рф, https://магазин.заряд.рф.  Доказательства обратного ответчиком не представлены.

Таким образом, сравнив товарный знак истца и обозначение ответчика (в том числе, по графическому и смысловому критериям), с учетом представленных сторонами доказательств, по своему внутреннему убеждению, суд пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца для потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии со ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака; дата подачи заявки, как правило, совпадает с датой приоритета товарного знака (ст. 1494 ГК РФ).

Таким образом, исключительное право на средство индивидуализации возникает ранее государственной регистрации такого средства, но признается и охраняется при условии такой регистрации (ст. ст. 1232, 1479 ГК РФ).

Следовательно, при наличии государственной регистрации товарного знака защита исключительных прав распространяется и на предшествующий период, но не ранее даты приоритета товарного знака.

Из имеющего в деле свидетельства о регистрации товарного знака следует, что датой приоритета принадлежащего истцу товарного знака является 30.12.2014, следовательно, правовая охрана принадлежащих истцу прав осуществляется с указанной даты.

Поскольку изготовление и предложение товара к продаже (хоккейных клюшек с маркировкой АК 12) осуществлено ответчиком после установленной даты приоритета товарного знака № 595257 (30.12.2014), следовательно, принадлежащее истцу исключительное право подлежит судебной защите (п. 1 ст. 1229, ст. 1252 ГК РФ)

Согласно ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации может осуществляться, в том числе, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце 2 пункта 59 Постановления Пленума ВС РФ N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом, правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В настоящем споре в предмет доказывания со стороны истца входили факт принадлежности ему исключительных прав на словесное обозначение «АК 12», а также факт нарушения его исключительных прав ответчиком.

Материалами дела подтверждено, что истец является правообладателем исключительных прав на словесное обозначение «АК 12»

В ходе судебного разбирательства судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Требование к ответчику определяется истцом на основании п.п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости товаров) и оцениваются в 4549990 руб.

В соответствии с п. 61 Постановления Пленума № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Согласно отчёту о продажах за период с 01.01.2020 по 30.06.2020, представленного самим ответчиком, ответчиком было продано 430 единиц контрафактного товара на общую сумму 2274995 руб.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Ответчиком заявлено о снижении размера компенсации со ссылкой на постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П о признании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе, носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако, такое уменьшение должно быть обосновано.

При оценке доводов сторон суд учитывает правовую позицию, неоднократно изложенную в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости соблюдения принципов соразмерности и соблюдения баланса конкурирующих прав и законных интересов.

Так в Постановлениях от 13.02.2018 N 8-П и от 24.07.2020 N 40-П Конституционный Суд Российской Федерации указывает, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность совершенному правонарушению, а также соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Из смысла и содержания указанных Постановлений Конституционного Суда Российской Федерации следует, что суд, применяющий в конкретном деле нормы, которые ставят одну сторону (правообладателя) при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, обязан руководствоваться правовыми критериями баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию. Иное не согласовывалось бы ни с конституционными принципами справедливости и соразмерности, ни с общими началами частного права.

Согласно части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Кроме того, в постановлении от 13.12.2016 № 28-П указано, что применение санкции к нарушителю - юридическому лицу обычно не приводит к непропорциональному вторжению в имущественную сферу его участников - физических лиц, то в отношении индивидуального предпринимателя оно не исключает возложение на нарушителя столь серьезных имущественных обязательств, что их исполнение, в свою очередь, может не только поставить под сомнение продолжение им предпринимательской деятельности (что само по себе можно рассматривать как конституционно допустимое следствие совершенного правонарушения), но и крайне негативно отразиться на его жизненной ситуации.

Судом учтено, что в рассматриваемом деле имеются обстоятельства, указанные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, а именно: правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не является существенной частью его предпринимательской деятельности, не носит грубый характер (продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции), предприниматель ранее не допускала аналогичных нарушений, в том числе и в отношении прав истца. 

При этом ссылка в апелляционной жалобе истца на судебный акт арбитражного суда, принятый по делу А65-11390/2019 как на подтверждение неоднократности нарушения, апелляционной коллегией не принимается по следующим основаниям.

Акционерное общество "Концерн "Калашников", Удмуртская Республика, г.Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ЗаряД", г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  о признании незаконным использования товарных знаков №595257, №593189, выраженного в предложении о продаже и продаже хоккейных клюшек, маркируемых обозначениями «АК 47» и «АК 12», обязании прекратить использование товарных знаков №№ 595257, 593189 без получения разрешения в установленном законом порядке, обязании опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, взыскании компенсации в размере 500 000 руб. за незаконное использование товарных знаков №595257, №593189.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.04.2019 исковое заявление принято к производству (дело А65-11390/2019).

Сторонами на утверждение арбитражного суда представлено мировое соглашение, в соответствии с которым:

Ответчик осуществляет реализацию (напрямую или через уполномоченного агента) хоккейных клюшек и иной экипировки (далее - лицензируемая продукция) и заинтересован в правомерном использовании товарных знаков, в отношении перечня товаров, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (далее - товарные знаки), при размещении рекламы, демонстрации, продаже, предложении к продаже и ином введении лицензируемой продукции в гражданский оборот, способами предусмотренными настоящим Соглашением.

Ответчик в добровольном порядке выплачивает Истцу денежные средства в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за весь период бездоговорного использования товарных знаков Истца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца в течение 5 дней с даты утверждения мирового соглашения.

Стороны договорились, что положения настоящего мирового соглашения, равно как и факт его заключения, являются конфиденциальной информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна только при получении согласия на такую передачу передающей Стороной от другой Стороны по настоящему соглашению.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления возвращаются Истцу из федерального бюджета в размере 50% от суммы уплаченной государственной пошлины, в порядке п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ. Оставшаяся часть уплаченной государственной пошлины за подачу искового заявления относится на счет Ответчика.

Стороны отказываются от требований о компенсации судебных издержек, связанных с оплатой услуг юридических представителей.

Условия согласия Истца на дальнейшее использование товарных знаков:

Истец дает согласие Ответчику на ввод в оборот лицензируемой продукции сиспользованием товарных знаков, указанных в Приложении № 1 к настоящемуСоглашению, следующими способами:

- во внешнем виде продукции, в предложениях о продаже лицензируемой продукции, на этикетках, упаковках, сопроводительной документации;

- в рекламе, при продаже и демонстрация лицензируемой продукции в магазинах и/или пунктах самовывоза, а также в сети «Интернет».

Ответчик не имеет права использовать товарные знаки иными способами, кроме тех, что прямо указаны в настоящем соглашении.

Согласие предоставляется сроком до 31.12.2019 с момента подписания настоящего Соглашения. Истец в любое время имеет право отозвать согласие в одностороннем порядке письменно предупредив Ответчика за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты. Ответчик вправе в любое время отказаться от дальнейшего использования согласия Истца письменно предупредив Истца за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты. В случае отказа от использования согласия по инициативе Ответчика, уплаченное вознаграждение, предусмотренное п. 3.3 настоящего соглашения, не возвращается.

За предоставленное согласие на использование товарных знаков Ответчиквыплачивает Истцу вознаграждение, в размере 100 000, 00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек,в том числе НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписаниянастоящего соглашения.

По окончании срока предоставления согласия на использование товарных знаков, предусмотренного п. 3.2. настоящего соглашения, Истец оформляет акт на вознаграждение и счёт-фактуру, которые предоставляет Ответчику на подписание.

Ответчик обязуется рассмотреть и подписать акт на вознаграждение в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. В случае если Ответчик немотивированно уклоняется от подписания акта, то такой акт считается подписанным надлежащим образом по истечение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

После окончания действия согласия Ответчику запрещается реализовывать только ту продукцию, которая нарушает товарные знаки Истца, всю остальную продукцию, не нарушающую товарные знаки Истца, разрешается реализовывать в полном объеме безкаких-либо ограничений.

Настоящим Соглашением не предусматривается право использовать товарные знаки в фирменных наименованиях, коммерческих обозначениях, доменных именах Ответчика.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 мая 2019 года мировое соглашение утверждено, производство по делу А65-11390/2019 прекращено, до января 2020 года лицензируемая продукция с использованием товарных знаков реализовывалась на основании соглашения сторон и только в дальнейшем действия по реализации следует признать нарушением прав истца.

Ответчик обоснованно полагает, что  в соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего, к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким соглашением, если оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок.

 Спор в деле А65-11390/2019 по существу не рассматривался, ни в определении суда об утверждении мирового соглашения, ни в тексте мирового соглашения не установлен факт нарушения исключительных прав истца.

Таким образом, в настоящем деле впервые судом установлен факт нарушения исключительных прав истца в отношении товарного знака по свидетельству №595257.  

Основания  для снижения размера компенсации и степень такого снижения устанавливаются судом в каждом конкретном случае индивидуально, что не является основанием для изменения судебного акта.

Доводы истца со ссылкой на то, что ответчик является юридическим лицом, а не предпринимателем, потому размер компенсации не может быть снижен, отклоняется судебной коллегией, поскольку статус ответчика сам по себе не препятствует рассмотрению вопроса о снижении размера компенсации.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании Постановления N 28-П и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда".

Исходя из требования об установлении обстоятельств дела с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суд должен определить, на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

В п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, также разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара.

Следовательно, в рассматриваемом случае, при определении размера компенсации в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ необходимо установить по какой цене обычно истцом предоставляется право использования товарного знака и, исходя из двукратного размера стоимости такого использования, определить размер компенсации.

Истец исходил из дохода от реализации ответчиком продукции в размере 2 274 995,00 руб. Между тем истцом не учтено, что  производство хоккейных клюшек АК 12 не является существенной частью деятельности предприятия, ответчик отказался от использования обозначения АК12.

Суд первой инстанции счел несоразмерной заявленную истцом сумму компенсации 4549990 рублей, поскольку данный объем компенсации будет несоразмерным по отношению к обстоятельствам правонарушения и фактическим обстоятельствам дела.

Заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит "карательный" характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств.

Кроме того суд первой инстанции обоснованно отметил, что компенсация не может иметь "карательный", "отягощающий", "предупредительный" или "политический" характер. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика.

Принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, совершение правонарушения впервые, учитывая, что по делу №А65-11390/2019 между сторонами было заключено мировое соглашение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что в данном случае соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств является компенсация в размере 500000 рублей, правомерно удовлетворив исковые требования в указанном размере.

При оценке возражений истца апелляционный суд исходил из того, что истцом не представлены доказательства производства и реализации им хоккейных клюшек. В деле №А65-11390/2019 сторонами согласован размер компенсации в 100 000 руб.00коп., следовательно, взысканный размер компенсации не противоречит положениями ст.1515 ГК РФ и тому пределу, до которого возможно  снизить размер компенсации.

Доводы апелляционной жалобы ответчика сводятся к несогласию с размером компенсации, которая была взыскана судом первой инстанции.

Ответчик полагает, что сумма компенсации за один товарный знак составляет 52 941 руб.33 коп. Данный размер ответчик определил по формуле: 100 000 рублей/ 221 день использования (с 25.05.19г. по 31.12.19г.) = 452,49 руб.

452,49 руб./ 2 = 226,24 руб.

452,49 руб. * 234 дня (с 01.01.20г. по 31.08.20г.) = 105 882 руб.66 коп. /2 = 52 941 руб.33 коп.

Снижение размера компенсации до размера, указанного ответчиком, доводы апелляционной жалобы ответчика со ссылкой на такое снижение не принимаются апелляционной коллегией, являются ошибочными.

ООО «Заряд» является коммерческой организацией, целью создания которой является извлечение прибыли. Затруднительное материальное положение не является основанием для освобождения от ответственности. 

Также оценивая доводы ответчика, апелляционная коллегия  исходила из длительности (в период с 01.01.20г. по 21.08.20г.) использования товарного знака истца в отсутствие правовых оснований. Предложенный в апелляционной жалобе размер компенсации с учетом обстоятельств дела, представленных доказательств не соответствует характеру правонарушения  и степени его тяжести. Ссылка ответчика на проект мирового соглашения и соглашения об использовании товарного знака не принимаются апелляционной коллегией, поскольку проекты сторонами не подписаны, из их содержания не следует, что компенсация за использование товарного знака подлежит взысканию именно в сумме  52 941 руб.33 коп.     

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции установлена, исследована и оценена вся совокупность обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, имеющимся по делу доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению как неосновательные по приведенным выше мотивам.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, всем доводом в решении была дана надлежащая правовая оценка.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционных жалоб возлагаются на заявителей.

руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 августа 2020 года по делу      № А65-6444/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества "Концерн "Калашников" – без удовлетворения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Заряд" – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий            Д.А. Дегтярев

СудьиЕ.В. Коршикова                                                 

                                     А.Э. Ануфриева