ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: i№fo@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-46872/2018

город Ростов-на-Дону

05 июля 2019 года

15АП-5245/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 июля 2019 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Малыхиной М.Н.,

судей Абраменко Р.А., Попова А.А.,      

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

при участии:

от истца: представителя ФИО2 по доверенности от 06.02.2019,

от ответчика: представителя ФИО3 по доверенности от 15.04.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Харламова Валерия Николаевича

на решение Арбитражного суда Краснодарского краяот  14.02.2019 по делу № А32-46872/2018 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Воронежский завод сельхозмашин»

к индивидуальному предпринимателю ФИО4

о взыскании компенсации,  о запрете использовать обозначение, 

принятое в составе судьи Пристяжнюка А.Г., 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Воронежский завод сельхозмашин» (далее – общество, ООО «ВЗС») обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском  к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее – предприниматель) о запрете ФИО4 использовать обозначение «vzs» в доменном имени vzs36.ru; об обязании ФИО4 передать право администрирования доменного имени «vzs36.ru» ООО «ВЗС» безвозмездно в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, о взыскании с ФИО4 в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 613725 в размере 300 000 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что истец является правообладателем товарного знака № 613725 с датой приоритета 10.02.2016, для следующих товаров и услуг 07 класс МКТУ, 35 класс МКТУ, 37 класс МКТУ. Истцом было выяснено, что ответчик использует доменное имя в отношении товаров, однородных указанным в товарном знаке истца, так на сайте vzs36.ru размещена информация о производстве и продаже сельскохозяйственных техники, зернометателей и 3х зерноочистительных комплексов. Указанное является основанием для запрета использования доменного имени, а также передаче его истцу. Кроме того, истец полагает, что имеет право на получение компенсации за нарушение товарного знака в сумме 300 000 руб.

Решением суда от 14.02.2019 ходатайство представителя ответчика об истребовании информации от ООО «Регистратор доменных имен REG.RU» оставлено без удовлетворения, исковые требования удовлетворены частично. Суд запретил ответчику использовать обозначение "vzs36.ru". Суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 613725 в размере 300 000 руб., в удовлетворении остальной части иска судом отказано. Суд также взыскал с ответчика в пользу истца судебные расходы понесенные истцом на оплату государственной пошлины в размере 15 000 рублей.

Судом установлено, что ООО «ВЗС» является правообладателем товарного знака «ВЗС» по свидетельству № 613725 с датой приоритета 10.02.2016. Товарный знак «ВЗС» по свидетельству № 613725 с датой приоритета 10.02.2016 зарегистрирован для следующих товаров и услуг: 07 класс МКТУ; 35 класс МКТУ; - 37 класс МКТУ. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229, 1474, 1484, 1519, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ответчик является администратором доменного имени vzs36.ru, согласно ответа на запрос ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от 23.03.2018 исх. № 5542. Факт использования ответчиком товарного знака "vxs36.ru" был установлен протоколом осмотра доказательств от 07.03.2018г., составленным нотариусом нотариального округа города Воронежа ФИО5, которым зафиксированы результаты осмотра страницы: http://vzs36.ru/, имеющейся на сайте текстовой и графической информации, приведенной в приложении № 3 к протоколу осмотра. Администратором доменного имени vzs36.ru является ответчик с 13.06.2016, согласно ответа на запрос ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от 23.03.2018 исх. № 5542. Учитывая изложенное, использование обозначения vzs в доменом имени является нарушением исключительных прав истца, поскольку данное наименование сходно до степени смешения с товарным знаком истца. Суд пришел к выводу о том, что товары и услуги, информация о которых размещена на сайте vzs36.ru, однородны товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак «ВЗС», что вызывает смешение в восприятии потребителями ООО «ВЗС» товаров и услуг, предлагаемых на сайте vzs36.ru. Из представленных в материалы дела доказательств, следует что истец использует обозначение «ВЗС» в своей деятельности, основанным видом которой является «Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства». Более того аббревиатура «ВЗС» является сокращенным фирменным наименованием истца, данные внесены в ЕГРЮЛ 16.01.2013. Сам по себе факт вхождения словесного обозначения «vzs» в доменное имя и в словесную часть комбинированного товарного знака свидетельствует о нарушении исключительных прав на товарный знак. Суд также указал, что приведенные и другие собранные по делу доказательства, обосновывающие наличие или отсутствие имеющих значение для дела обстоятельств, исследованные и оцененные арбитражным судом, в своей совокупности достаточны для вывода об обоснованности заявленных истцом требований в части запрета ответчику использовать обозначение, сходного до степени смешения с товарным знаком истца "vzs" в любой форме и любым способом применительно к следующим товарам: товарам 07, 35, 37 класса МКТУ и взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарных знаков в сумме 300 000 руб. В части требований об обязании ответчика передать право администрирования доменного имени vzs36.ru ООО «ВЗС» безвозмездно в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу судом указано, что оно не подлежит удовлетворению.

С принятым судебным актом не согласился ответчик, обжаловал его в порядке, определенном главой 34 АПК РФ, просил решение суда первой инстанции отменить в той части, в которой исковые требования удовлетворены.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд не учел добровольное удовлетворение  требований истца ответчиком после получения претензии. Кроме того, доменное имя было создано 13.03.2016, тогда как товарный знак был зарегистрирован 20.04.2017, при этом, ответчик не мог предположить, что нарушает права истца. Также судом не учтено, что обозначение «ВЗС»  является легкозапоминаемым, ответчиком использовалось в короткий промежуток времени в видоизмененном образе, не сходном до степени смешения, обращаясь с иском, истец злоупотребляет своими правами. Кроме этого, судом необоснованно было отказано в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, поскольку информация от ООО «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ» может существенно повлиять на исход дела. Сумма компенсации является чрезмерной, судом не были учтены характер и продолжительность нарушения ответчиков, а истцом не были представлены доказательства, подтверждающие негативное воздействие однократного нарушения на его имущественное положение.

В отзыве на апелляционную жалобу истец указал на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель истца доводам апелляционной жалобы возражал, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО "ВЗС" является правообладателем товарного знака "ВЗС" по свидетельству № 613725 с датой приоритета 10.02.2016.

Указанный товарный знак арегистрирован для следующих товаров и услуг:

- 07 класс МКТУ (зернометатели; сельскохозяйственные машины; машины для всасывания зерна воздуходувные; машины для переработки зерна; машины для транспортировки зерна воздуходувные; машины для уплотнения зерна воздуходувные; установки для просеивания);

- 35 класс МКТУ (услуги по оптовой и розничной продаже товаров);

- 37 класс МКТУ (ремонт и техническое обслуживание заявленных машин 07 класса; ремонт сельскохозяйственных машин; информация и консультации по ремонту заявленных машин 07 класса).

Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229, 1474, 1484, 1519, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик является администратором доменного имени vzs36.ru, согласно ответу на запрос ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" от 23.03.2018 исх. № 5542.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 № 2011-18/81, ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также риск убытков, связанных с такими нарушениями несет администратор доменного имени (п. 3.1.3).

Товарный знак по свидетельству № 613725 является комбинированным и включает в себя доминирующий словесный элемент "ВЗС".

Доменное имя ответчика включает в себя основной индивидуализирующий элемент "vzs" - транслитерацию букв "взс" кириллического алфавита.

Словесные обозначения сравниваются со словесными частями комбинированных обозначений по звуковому, графическому и смысловому сходству (п. 42, 43, 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее -Правила)).

Как указал истец, проведя сравнительный анализ обозначений "ВЗС" и "vzs" с учетом пунктов 42, 43 Правил можно сделать вывод об их совпадении по фонетическому и семантическому признакам, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Доменное имя ответчика используется в отношении товаров, однородных указанным в товарном знаке истца, так на сайте vzs36.ru размещена информация о производстве и продаже сельскохозяйственных техники, зернометателей и зерноочистительных комплексов (протокол осмотра нотариусом сайта vzs36.ru в приложении).

Таким образом, товары и услуги, информация о которых размещена на сайте vzs36.ru, однородны товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак "ВЗС". Данное обстоятельство может вызвать смешение в восприятии потребителем ООО "ВЗС" и товаров и услуг, предлагаемых на сайте vzs36.ru.

Истец использует обозначение "ВЗС" в своей деятельности. Аббревиатура "ВЗС" является сокращенным фирменным наименованием истца. Данные об истце и внесены в ЕГРЮЛ 16.01.2013, более чем на три года раньше создания доменного имени ответчика (13.06.2016). Основным указанным в ЕГРЮЛ видом деятельности истца является "Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства".

В то же время, в разделе "Контакты" и в нижней части сайта указано: "ООО "Воронежагротехсервис", Россия, 

<

...>, реквизиты: "ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>",  приведенные ИНН и ОГРН являются реквизитами истца, в то время как фирменное наименование и адрес принадлежат иному юридическому лицу, не связанному с истцом и являющемуся его конкурентом, что подтверждается сведения из ЕГРЮЛ.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ответчик знал о существовании истца и его роде деятельности и намеренно использовал обозначение "ВЗС" в доменном имени для создания сходства до степени смешения.

В доменном имени vzs36.ru используется элемент "36" обозначающий номер региона (Воронежской области), в котором зарегистрирован истец (согласно информации Справочника регионов, утвержденного приказом ФНС России от 13.02.2012 № ММВ-7-6/80@ (ред. от 12.09.2016)).

Ответчик проживает в ином регионе (Краснодарский край - 23), что подтверждает намерение ответчика ввести потребителя в заблуждение путем использования ложной отсылки к другому региону.

Таким образом, истец полагает, что использование доменного имени vzs36.ru ответчиком является недобросовестным. Признание действий физического лица по администрированию доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на который принадлежат иному лицу, актом недобросовестной конкуренции, соответствует позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 № 18012/10 и от 04.06.2013 № 445/13.

В свою очередь, приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что истец заинтересован в использовании доменного имени vzs36.ru и имеет обоснованный интерес в получении прав администрирования данного доменного имени.

Наличие права администрирования доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, без разрешения правообладателя, создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Согласно ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При определении размера компенсации истец считает необходимым учесть характер допущенного нарушения (использование всей охраняемой словесной части товарного знака), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности (использование более года - с даты регистрации товарного знака (20.04.2017) и до даты подачи настоящего иска), степень вины нарушителя (намеренное создание смешения с деятельностью истца), вероятные убытки правообладателя (пункт 43.3 постановления Пленума № 5/29).

С учетом приведенных обстоятельств истец полагает, что компенсация в размере 300 000 руб. является разумной в сложившейся ситуации, поскольку является соразмерной нарушению и не превышает устоявшихся сумм, взыскиваемых при схожих обстоятельствах арбитражными судами.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с иском.

Суд первой инстанции верно квалифицировал спорные правоотношения сторон, определил предмет доказывания по делу и применимые нормы материального права.

Согласно п. 1 ст. 1484 части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, владелец товарного знака обладает исключительным правом использовать товарный знак любым, не противоречащим закону способом. Пункт 2 ст. 1484 устанавливает, что владелец товарного знака вправе осуществлять свое исключительное право для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Владелец товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак, а согласно п. 1 ст. 1229 части IV Гражданского кодекса РФ, вправе разрешать или запрещать использовать товарный знак другим лицам. Другие лица не могут использовать товарный знак без согласия правообладателя исключительного права на товарный знак.

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации введена в действие с 1 января 2008 года. В силу ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 года "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 1 января 2008 года, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31 декабря 2007 года.

Как следует из ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

В соответствии с п. 3. статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости В соответствии с положениями ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем товарного знака "ВЗС" по свидетельству № 613725 с датой приоритета 10.02.2016. для следующих товаров и услуг:

- 07 класс МКТУ (зернометатели; сельскохозяйственные машины; машины для всасывания зерна воздуходувные; машины для переработки зерна; машины для транспортировки зерна воздуходувные; машины для уплотнения зерна воздуходувные; установки для просеивания);

- 35 класс МКТУ (услуги по оптовой и розничной продаже товаров);

- 37 класс МКТУ (ремонт и техническое обслуживание заявленных машин 07 класса; ремонт сельскохозяйственных машин; информация и консультации по ремонту заявленных машин 07 класса).

Факт использования ответчиком товарного знака "vxs36.ru" был установлен протоколом осмотра доказательств от 07.03.2018 г. составленного ФИО5 нотариуса нотариального округа города Воронежа, из которого следует об осмотре страницы: http://vzs36.ru/, которая является страницей сайта с имеющейся на ней текстовой и графической информацией, приведенной в приложении № 3 к протоколу осмотра.

Администратором доменного имени vzs36.ru является ответчик с 13.06.2016, согласно ответа на запрос ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" от 23.03.2018 исх. № 5542.

сВ апелляционной жалобе ответчик указал, что сдом необоснованно было отказано в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, поскольку информация от ООО «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ» может существенно повлиять на исход дела.

Определением суда от 06.06.2019 судом направлен запрос в порядке статьи 66 АПК РФ в ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" о предоставлении сведений о том, было ли прекращено индивидуальным предпринимателем ФИО4 использование доменного имени vzs36.ru путем переноса информации интернет-сайта с доменного имени vzs36.ru нa доменное имя sila-zemli.ru либо каким-то иным способом, о том, была ли для ответчика утрачена возможность использования доменного имени vzs36.ru с момента переноса интернет-сайта с доменного имени vzs36.ru нa доменное имя sila-zemli.ru, если была, то когда конкретно, имеется ли у ответчика такая возможность в настоящее время (в том числе возможность размещать какую-либо информацию на указанном сайте).

Во исполнение указанного запроса ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" сообщило, что администратором доменного имени по-прежнему является ФИО4, контент на домене: http://vzs36.ru/ в настоящее время отсутствует. В судебном заседании представитель предпринимателя подтвердил, что информация о продаже домена размещена предпринимателем.

По указанной причине довод жалобы о том, что требования истца были добровольно удовлетворены ответчиком после получения претензии, отклоняются апелляционным судом. Доменное имя сохранено, срок регистрации не истек, следовательно, ответчик сохраняет возможность использования данного доменного имени

При оценке сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком, судом учтено следующее. 

Исходя из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков.

Согласно п. 41 указанных Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 № 2011-18/81, ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также риск убытков, связанных с такими нарушениями несет администратор доменного имени (п. 3.1.3).

Как указывалось в постановлении от 11.11.2008 № 5560/08 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи lO.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICA№№), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c) (п. 3 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 "Об утверждении справки но вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров").

В силу параграфов 4 (a)(i - i№) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет - корпорацией по присвоению названий и номеров (ICA№№) (далее - Политика) аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

(i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(Ш) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4 (a)(iii), согласно параграфам 4 (b)(i - iv) Политики проявляется в случае, если (Hi) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента.

Товарный знак по свидетельству № 613725 является комбинированным и включает в себя доминирующий словесный элемент "ВЗС".

Доменное имя ответчика включает в себя основной индивидуализирующий элемент "vzs" - транслитерацию букв "взс" кириллического алфавита.

Словесные обозначения сравниваются со словесными частями комбинированных обозначений по звуковому, графическому и смысловому сходству (п. 42, 43, 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее -Правила)).

Проведя сравнительный анализ обозначений "ВЗС" и "vzs" с учетом пунктов 42, 43 Правил суд пришел к верному выводу об их совпадении по фонетическому и семантическому признакам, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

В жалобе ответчик указывает, что товарный знак и домен не сходны до степени смешения: товарный знак истца комбинированный, поэтому домен отличается от него по графическим признакам (по цвету, шрифту, отсутствию изображений). По мнению ответчика, истец может использовать товарный знак только в незначительно измененном виде. 

В то же время, словесные обозначения сравниваются только со словесной частью комбинированного товарного знака (п. 42, 43, 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила)). 

Словесная часть товарного знака № 613725 – «ВЗС». Доменное имя ответчика включает в себя основной индивидуализирующий элемент «vzs» - транслитерацию букв «взс». Добавленные к «vzs» цифры 36 и элемент «.ru» не запоминаются потребителем и несут меньшую индивидуализирующую нагрузку.

Обозначения «ВЗС» и «vzs» совпадают по фонетическому и семантическому признакам (при проведении сравнения на основе пунктов 42, 43 Правил), что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Ответчик указывает, что обозначение «ВЗС» изначально не обладало различительной способностью и не может охраняться.

Между тем, ответчик не обосновал с достаточной причины избрания им соответствующего доменного имени и не опроверг заявленные истцом доводы о намеренном создании эффекта смешения доменного имени ответчика с наименованием (сокращенным) предприятия истца.

Доводы о том, что товарный знак истца зарегистрирован позднее, свидетельствуют лишь о том, что истец получил возможность защиты с момента регистрации, но не означают сами по себе добросовестности действий отвентчика. 

Однако товарный знак истца зарегистрирован, что является достаточным основанием для охраны исключительного права (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). 

Для оспаривания наличия различительной способности товарного знака ГК РФ предусмотрена специальная процедура, установленная в ст. 1513 ГК РФ. 

Аналогичная позиция отражена в определении Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 №450-О-О.

Учитывая изложенное, использование обозначения vzs в доменом имени является нарушением исключительных прав истца, поскольку данное наименование сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Пункт 4 ст. 1 ГК РФ запрещает извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Из представленных в материалы дела доказательств не усматривается в действиях истца намерение причинить вред ответчику путем обращения в суд с иском за защитой своего нарушенного права.

Доменное имя ответчика используется в отношении товаров, однородных указанным в товарном знаке истца, поскольку на сайте vzs36.ru размещена информация о производстве и продаже сельскохозяйственных техники, зернометателей и зерноочистительных комплексов. В разделе "Контакты" и в нижней части сайта указано: "ООО "Воронежагротехсервис", Россия, 

<

...>, реквизиты: "ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>". Приведенные ИНН и ОГРН являются реквизитами истца, в то время как фирменное наименование и адрес принадлежат иному юридическому лицу, не связанному с истцом и являющемуся его конкурентом, что подтверждается сведения из ЕГРЮЛ и отражено в протоколе осмотра нотариусом сайта vzs36.ru от 07.03.2018 г.

Таким образом, товары и услуги, информация о которых размещена на сайте vzs36.ru, однородны товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак "ВЗС" и вызывает смешение в восприятии потребителями ООО "ВЗС" товаров и услуг, предлагаемых на сайте vzs36.ru.

Как правильно указал суд первой инстанции, из представленных в материалы дела доказательств, следует, что истец использует обозначение "ВЗС" в своей деятельности основанным видом которой является "Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства".

Более того аббревиатура "ВЗС" является сокращенным фирменным наименованием истца, данные внесены в ЕГРЮЛ 16.01.2013.

Сам по себе факт вхождения словесного обозначения "vzs" в доменное имя и в словесную часть комбинированного товарного знака свидетельствует о нарушении исключительных прав на товарный знак.

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью.

Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

При изложенных обстоятельствах, суд пришел к обоснованному выводу о семантическом и фонетическом совпадении элементов, товарного знака истца и аббревиатуры, используемой ответчиком в доменном наименовании, вызывающих ассоциацию одного с другим, которые сходны до степени смешения.

Само по себе использование спорного обозначения ответчиком в наименовании сайта (доменное имя), на котором используются коммерческие предложения, также является нарушением исключительного права владельца товарного знака (Определение ВАС РФ от 27.01.2014 № ВАС-18644/13 по делу № А40-84744/2012).

Как разъяснено в пункте 158 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Доводы ответчика о том, что он начал использовать обозначение "ВЗС" в доменном имени до регистрации товарного знака, не исключают возможность правообладателя заявить о защите нарушенного права в настоящий момент и не доказывают сами по себе добросовестность ответчика исходя из приведенных выше обстоятельств. 

Как указано в пункте 33  приведенного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ. При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена. Поэтому ответчик не вправе противопоставлять зарегистрированному товарному знаку истца факт использования доменного имени до момента такой регистрации, тем более в случае, когда материалами дела подтверждено, что выбор доменного имени заведомо был нацелен на недобросовестную конкуренцию.

В связи с этим, установив, что используемое ответчиком обозначение ассоциируется с зарегистрированным товарным знаком истца, суд на основании статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации пришел к выводу к обоснованному выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения требований истца о запрете ответчику использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца "vzs" в любой форме и любым способом применительно к следующим товарам 07, 35, 37 класса МКТУ.

Относительно требования о взыскании компенсации суд правомерно руководствовался следующим. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским Кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 14061, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десятитысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истецдолжен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерностьтребуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, заисключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец заявил требование о взыскании 300 000 рублей компенсации.

Доводу о том, что не были учтены характер и продолжительность нарушения ответчиков, а истцом не были представлены доказательства, подтверждающие негативное воздействие однократного нарушения на его имущественное положение, дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции.

Принимая решение об определении размера компенсации суд учел длительность использования товарного знака, использование которого продолжалось более года (с 20.04.2017 года до даты подачи иска 13.11.2018 года; использование потребителем сайта ответчика для приобретения через него товары, которые как он предполагал, принадлежат истцу, использование сайта в целях недобросовестной конкуренции. 

При этом, суд учел также вероятность несения убытков правообладателем товарного знака, а также то, что истец производит и продает сельскохозяйственную технику, которая является дорогостоящим оборудованием (стоимость товара истца от 196 000 до 1 300 000 рублей, что следует из прайс-листа на сайте истца. На спорном сайте предлагалась аналогичная техника.

Таким образом, приведенные и другие собранные по делу доказательства, обосновывающие наличие или отсутствие имеющих значение для дела обстоятельств, исследованные и оцененные арбитражным судом, в своей совокупности достаточны для вывода об обоснованности заявленных истцом требований в части запрета ответчику использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца "vzs" _в любой форме и любым способом применительно к следующим товарам: товарам 07, 35, 37 класса МКТУ и взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарных знаков в сумме 300 000 руб.

Оснований для иных выводов по данному вопросу апелляционный суд не усматривает.

В удовлетворении требования истца  об обязании ответчика передать право администрирования доменного имени vzs36.ru ООО «ВЗС» безвозмездно в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Истец в указанной части с решением суда не спорит. Ответчик в указанной части решение не обжалует. Суд апелляционной жалобы проверяет законность и обоснованность решения в обжалуемой части и в пределах доводов жалобы (ч. 5,6 статьи 268 АПК РФ).

На основании вышеуказанного, суд апелляционной инстанции полагает апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению. Суд первой инстанции правильно определил спорные правоотношения сторон и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. Выводы суда основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя жалобы. Поскольку апеллянту была предоставлена отсрочка в уплате госпошлины, 3000 руб. надлежит взыскать в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от  14.02.2019 по делу № А32-46872/2018 оставить без изменения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с даты изготовления полного текста постановления.

Председательствующий М.Н. Малыхина

СудьиР.А. Абраменко

А.А. Попов