ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

Дело № А55-27979/2019

г. Самара

31 мая 2021 г.

резолютивная часть постановления объявлена 25 мая 2021 года

полный текст постановления изготовлен 31 мая 2021 года

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе 

председательствующего судьи Дегтярева Д.А.,

судей Назыровой Н.Б., Митиной Е.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании 25 мая 2021 года в зале № 7 помещения суда апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Медицинская торговая компания Тольятти Многопрофильная клиника "Академия здоровья" на решение Арбитражного суда Самарской области от 16.03.2021 по делу          № А55-27979/2019 (судья Балькина Л.С.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "Мир офиса"

к обществу с ограниченной ответственностью Медицинская торговая компания Тольятти Многопрофильная клиника "Академия здоровья"

о взыскании  1 000 000 руб. и обязании запретить  совершать определенные действия

при участии  в судебном заседании:

от истца - не явились, извещены надлежащим образом 

от ответчика – представитель ФИО2 по доверенности от 15.11.2020г.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Мир офиса" (далее - общество "Мир офиса") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью медицинская торговая компания Тольятти многопрофильная клиника "Академия здоровья" (далее - клиника) о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения со знаком обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 424771, и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный знак обслуживания в размере 1 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2020 в удовлетворении исковых требований общества "Мир офиса" отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020 решение Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2020 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2020 года решение Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2020 по делу N А55-27979/2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020 по тому же делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении истец исковые требования поддержал, ответчик возражал против их удовлетворения.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16.03.2021г., принятым по настоящему делу, исковые требования удовлетворены, суд запретил ответчику  использовать обозначение «Академия здоровья», сходное с товарным знаком правообладателя ООО «Мир офиса» «Академия здоровья» №424771 совершать любые действия по использованию товарного знака «Академия здоровья», без согласия ООО «Мир офиса», в том числе вводить в граждански оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет. Также с ответчика в пользу истца взыскано 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав и расходы по оплате госпошлины.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в арбитражный суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой, в обоснование которой заявитель ссылается на нижеследующее.

Действительно, требованиями п. 2 ст. 1486 ГК РФ признается использование товарного знака его правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

По смыслу приведенных норм, использованием товарного знака может считаться не только непосредственное его использование самим правообладателем либо иным лицом по лицензионному договору, но и использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя.

Впервые об использовании товарного знака под контролем правообладателя через аффилированных лиц было указано в постановлении кассационной инстанции от 27.11.2020г., которым было отменено решение суда первой инстанции от 25.06.2020г. и определение апелляционной инстанции от 10.09.2020г.

При этом, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что суды не дали оценки ссылки истца на то, что общества «Академия здоровья» (ОГРН 

<

***>) и «Медика» являются лицами, аффилированными с истцом, что само по себе свидетельствует об использовании ими знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 424771 под контролем правообладателя.

Однако, в обоснование своих требований истец предоставил именно лицензионный договор, заключенный между ООО «Мир офиса» и ООО «Академия здоровья» от 24.12.2010г., а не указывал на то, что товарный знак использовался иными лицами под контролем правообладателя.

Об афилиррованности юридических лиц, созданных с целью создания имитации деятельности Истцом, - не с целью использования товарного знака самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, указывал ответчик.

Сам истец не оказывает медицинских услуг и лишь «оформляет» лицензионные договоры и инициирует в последствии судебные процессы, с намерением запретить другим лицам, которые использует общеизвестное буквенное словосочетание или слово в фирменном названии, заниматься предпринимательской деятельностью виде оказания услуг в сфере предоставления услуг в области медицины, в том числе общей врачебной практики.

В соответствии с требованиями ч.2 ст.1235 ГК РФ, Предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены требованиями ст.1232 ГК РФ.

В соответствии с требованиями п. 6.2. лицензионного договора от 24.12.2010 с ООО «Академия Здоровья» оплаты по договору производятся с момента регистрации договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, однако, по данным интернет-ресурса Федеральной Службы по Интеллектуальной Собственности, Патентам и Товарным Знакам договор был зарегистрирован 01.10.2018, между тем, ООО «Академия здоровья» было ликвидировано 01.06.2018г.

Возникают обоснованные сомнения в добросовестности действий истца по регистрации лицензионного договора с юридическим лицом, которое уже ликвидировано.

На нелогичность действий истца было обращено внимание суда еще и в том, что ООО «Академия здоровья» было ликвидировано 01.06.2018 года, а исходя из представленных Истцом доказательств, 15.03.2019 года истец заключает договор №6 с ООО «Идея» на изготовление рекламной продукции.

Из предоставленной истцом копии договора не усматривается, на какие именно работы по изготовлению рекламной продукции был заключен настоящий договор. Смета на оказанные услуги, предусмотренная требованиями п.2.1. указанного договора не представлена. Согласно, предоставленных истцом актов выполненных работ между ООО «Мир офиса» и ООО «Идея», в августе и ноябре 2019 года, была изготовлена рекламная вывеска с товарным знаком «Академия здоровья».

Возникают обоснованные сомнения в том, что ООО «Мир офиса» собиралось осуществлять какую- либо деятельность при использовании вывески с товарным знаком «Академия здоровья» при условии, что ООО «Академия здоровья» была ликвидирована 01.06.2018 года.

В качестве доказательств истцом предоставлены платежные поручения, заверенные ФИО3, но не представлены оригиналы документов, что вызвало сомнения в их подлинности, относимости к рассматриваемому спору и допустимости.

Действия по регистрации вышеуказанного лицензионного договора и предоставление договора №6, заключенного между ООО «Идея» и ООО «Академия здоровья» после ликвидации ООО «Академия здоровья» подтверждают доводы Ответчика о недобросовестном поведении Истца, указывают на фальсификацию доказательств и введении суда в заблуждение относительно истинных намерений Истца- обращение в суд не за восстановлением «якобы» нарушенных прав, а извлечение дохода обманным путем.

Кроме того, на недобросовестное поведение указывают и те обстоятельства, что учредителями и руководителями вышеуказанных организаций, согласно открытых источников интернет-ресурсов «Rusprofile» — сервис проверки контрагентов, являются члены одной семьи, а именно: ФИО3, ФИО4, ФИО5.

Так, учредителем ООО «Академия здоровья» (ликвидировано 01.06.2018 года) являлся ФИО3, ликвидатором ФИО4.

Учредителем ООО «Мир офиса» является ФИО5, директором ФИО3.

Истец также предоставил в качестве доказательств договор между ООО АЦ «Фарма-Люкс» и ООО «Академия здоровья», о предоставлении услуг по изготовлению и размещению рекламной продукции в аптеках г.Пензы.

Ответчик обращал внимание суда, на то, что опять же учредителями и руководителями вышеуказанных компаний, согласно открытых источников интернет-ресурсов «Rusprofile» — сервис проверки контрагентов, являются члены одной семьи, а именно: ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7.

Учредителем ООО «Мир офиса» является ФИО5, директором ФИО3.

Учредителем ООО «Академия здоровья» (ликвидировано 01.06.2018 года) являлся ФИО3, ликвидатором ФИО4.

В качестве доказательств истцом предоставлены платежные поручения, заверенные ФИО3, но не представлены оригиналы документов, что по мнению апеллянта должно вызвать у арбитражного суда обоснованные сомнения.

Истец также предоставил в качестве доказательств договор между ООО «Эксперт» и ООО «Мир офиса» на изготовление рекламных буклетов.

Учредителями и руководителями вышеуказанных компаний, согласно открытых источников интернет-ресурсов «Rusprofile» — сервис проверки контрагентов, являются члены одной семьи, а именно: ФИО3, ФИО4.

В качестве доказательств истцом предоставлены платежные поручения, заверенные ФИО3, но не представлены оригиналы документов.

В качестве доказательств обоснованности заявленных исковых требований истец предоставил два договора между ООО «Академия здоровья» и ООО Медицинский Центр «Секреты долголетия» возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы от 01.01.2014 года и от 12.01.2015 года.

Учредителями и руководителями вышеуказанных организаций, согласно открытых источников интернет-ресурсов «Rusprofile» — сервис проверки контрагентов, являются члены одной семьи, а именно: ФИО3, ФИО4, ФИО7.

Так, учредителем ООО «Академия здоровья» (ликвидировано 01.06.2018 года) являлся ФИО3, ликвидатором ФИО4.

Учредителем ООО Медицинский Центр «Секреты долголетия» (деятельность прекращена путем реорганизации в форме присоединения 29.01.2016 года) являлся ФИО7, ликвидатором ФИО3.

В качестве доказательств истцом опять же таки предоставлены платежные поручения, заверенные ФИО3, но не представлены оригиналы документов, что вызывает обоснованные сомнения в их подлинности, относимости к рассматриваемому спору и допустимости.

С учетом того, что истец, инициирует множественные судебные процессы, становится очевидным, то истец имеет намерение запретить другим лицам, которые использует общеизвестное буквенное словосочетание "Академия Здоровья", заниматься предпринимательской деятельностью виде оказания услуг в сфере предоставления услуг в области медицины, в том числе: общей врачебной практики. Указанные факты, по мнению заявителя, не только свидетельствуют об аффилированности вышеуказанных компаний, но и прямо указывают на то, что в действиях истца усматривается злоупотребление правом.

Ответчик настаивает на то, что в действиях истца усматривается злоупотребление правом.

В соответствии с требованиями п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, суд вправе признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем.

При этом суд должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано. Такой же позиции придерживается и Верховный Суд РФ.

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Исходя из приведённой выше судебной практики, усматривается, что для взыскания компенсации в судебном порядке требуется объективные доказательства факта правонарушения Обществом исключительного права на товарный знак, а также отсутствие в действиях ООО «Мир Офиса» факта злоупотребления своим исключительным правом на товарный знак.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом, однако апеллянт полагает, что предоставил суду иные доказательства, свидетельствующие о злоупотреблении правом истцом.

По данным интернет-ресурса «ONLIN PATENT», согласно которых- Истец выкупил торговые знаки в количестве более 41 штук на такие распространенные слова и словосочетания, как: «Календула», «Нектар», «Магнолия», «Столетник», «Аскорбинка», «Женская красота», «Мир женщины», «Добрая забота» и т.д.

По данным открытых источников интернет-ресурсов «Nalog.ru», «Rusprofile» — сервис проверки контрагентов на семье Е-вых, включая ФИО3, зарегистрировано более 40 (сорока) юридических лиц с различными видами деятельности.

Ссылка Истца на то, что ООО «Мир офиса» осуществляет использование товарного знака «Академия здоровья» через медицинские центры, созданные при ООО «Академия здоровья» и ООО «Медика», которые имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, посредством заключения лицензионных договоров по передаче права на использование товарного знака «Академия здоровья» не состоятельна.

Истец не предоставил надлежащих доказательств использования товарного знака «Академия здоровья» в своей деятельности в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ.

Согласно исковому заявлению, товарный знак «Академия здоровья» используется Истцом в рамках продвижения методов лечения, разработанных д.м.н., профессором ФИО8, в которых применяется продукция ООО «Парафарм», однако, Истец не предоставил каких-либо доказательств в подтверждение своих доводов.

В соответствии с требованиями ст. 65 АПК РФ, Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В своих доводах, Истец указывает, что ООО «Академия здоровья» в период с 2014г. по 2017г. осуществлялась непосредственная деятельность в области медицины в виде создания медицинских центров «Академия здоровья», расположенных в г.Пенза по двум адресам: 440018, 

<

...>, 

<

...>. В качестве доказательств предоставил кассовые книги, заверенные самим Истцом, но не представлены оригиналы документов, что вызывает обоснованные сомнения в их подлинности, относимости к рассматриваемому спору и допустимости.

В соответствии с требованиями ст.68 АПК РФ, Обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В настоящее время, по доводам истца, медицинские центры «Академия здоровья» переименованы и продолжают действовать как центр «Здоровые дети» (

<

...>) и ООО «МО Медика» (

<

...> «З»). Между ООО «Мир офиса» и ООО «Медика» заключены лицензионные договоры на право использования словесного обозначения «Академия здоровья», по которым, соответственно, лицензиатом производится оплата.

По данным ЕГРЮЛ ООО МО «Медика» действительно имеет лицензию на осуществлении ОЛ-58-01-001844 от 03.10.2016г. однако, данная лицензия также не была представлена в материалы дела.

По данным интернет-ресурса Федеральной службы по надзору в сфере страхования вышеуказанная лицензия выдана на два адреса: 440066, Пензенская область, г.Пенза, Октябрьский район, проспект Строителей, д.168 и 440067, 

<

...>.

Изложенное позволило сделать выводы о том, что по адресам, указанным Истцом медицинская деятельность на момент вынесения решения судом осуществляться не могла, поскольку по адресу: 

<

...>, ранее предоставленная Истцом лицензия, прекращена Приказом № 5-ЛО от 23.03.2017г., а по адресу: 

<

...> «З», деятельность ООО МО «Медика» не лицензировалась.

Общество с ограниченной ответственностью Медицинская Торговая Компания Тольятти Многопрофильная Клиника «Академия Здоровья» является многопрофильной клиникой, осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, для которых она была создана- оказание медицинских услуг, имеет расширенную лицензию на оказание медицинских услуг, в то время как ООО «Академия здоровья» имеет лицензию на узкий вид медицинских услуг (работ) сроком действия с 04.04.2011г по 04.04.2016г, которая в последствии была прекращена Приказом № 5-ЛО от 23.03.2017г.

Кроме того, оказываемые услуги между сторонами не являются тождественными, и схожесть названия не может являться угрозой для смешения с товарного знаком Истца.

Истец предоставил в качестве доказательств договоры на оказание услуг по изготовлению рекламы с использованием буквенного словосочетания «Академия здоровья» и не более того.

Требованиями пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ установлено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном названным Кодексом требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия, а из пункта 2 статьи 1252 ГК РФ следует, что случаях, предусмотренных названным Кодексом, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Сравнительный анализ товарного знака истца и обозначение ответчика позволяет сделать вывод о наличии одного тождественного элемента, а именно самого словосочетания «Академия Здоровья», однако это не свидетельствует об угрозе смешения объектов.

Апеллянт полагает, что использует в своей деятельности одно словосочетание «Академия Здоровья» из указанного товарного знака без графического и смыслового сходства.

Словосочетание «Академия здоровья» является широко используемым многими производителями и организациями, предоставляющими услуги, как само по себе, так и в различных сочетаниях. Данный факт подтверждается открытыми сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ, где имеется огромное количество юридических лиц с схожим названием.

По данным интернет-ресурса «ЗАчестныйбизнес» юридических лиц, использующих в своей деятельности буквенное словосочетание «Академия здоровья» и зарегистрированных надлежащим образом в налоговом органе порядка 133 организаций.

По данным интернет-ресурса «List-Org» юридических лиц, использующих в своей деятельности буквенное словосочетание «Академия здоровья» и зарегистрированных надлежащим образом в налоговом органе порядка 169 организаций.

Общество с ограниченной ответственностью Медицинская Торговая Компания Тольятти Многопрофильная Клиника «Академия Здоровья» действует с 23 .08.2011 года, обладает лицензией ЛО-63-01-003695 от 20.05.2016 года, что говорит о законности ведения его деятельности.

Заявитель просит решение арбитражного суда первой инстанции, принятое по настоящему делу, отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.21г. апелляционная жалоба ответчика принята к производству, судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на 25.05.21г.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).

В судебное заседание явился представитель ответчика, который поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение арбитражного суда первой инстанции, принятое по настоящему делу, отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска. Истец в судебное заседание арбитражного апелляционного суда не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не явка лица, участвующего в деле, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав в судебном заседании представителя заявителя апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены/изменения судебного акта арбитражного суда первой инстанции, исходя из следующего.

В обоснование исковых требований истец ссылался на то, что ООО «Мир офиса» является правообладателем исключительных прав - зарегистрированного на территории Российской Федерации словесного товарного знака «Академия здоровья», который зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06 декабря 2010 года, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №424771, согласно которому приоритет товарного знака правообладателя установлен 11 января 2010 года, дата истечения срока действия  исключительного права на товарный знак - 11.01.2030.  

Согласно свидетельству №424771, товарный знак правообладателя представляет собой комбинированный товарный знак, содержащий охраняемые словесные элементы и относится к следующим классам МКТУ: 

35 - демонстрация товаров, изучение рынка, исследования в области бизнеса, информация и советы коммерческим потребителям, исследования в области маркетинга, макетирование рекламы, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, продвижение товаров (для третьих лиц), публикация рекламных текстов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, сбор и предоставление статистических данных, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); 

44 - клиники, консультации по вопросам фармацевтики, лечебницы, лечение гомеопатическими эссенциями, массаж, помощь медицинская, прокат санитарно технического оборудования, салоны красоты, физиотерапия, хиропрактика (мануальная терапия), хирургия пластическая. 

Как указал истец, словесное обозначение «Академия здоровья», правообладателем которого является общество, неправомерно используется ответчиком, основным видом деятельности компании является общая врачебная практика, что следует из информации, размещенной на различных сайтах, в том числе RUSPROFILE.RU, https://sbis.ru/, https://egrul.nalog.ru/ и др., которые содержат товарный знак правообладателя, и  данные действия являются неправомерными, противоречащими действующему законодательству в сфере интеллектуальной собственности. По мнению истца, неправомерное использование товарного знака «Академия здоровья» осуществляется ответчиком в частности посредством рекламы, публичных оферт с использованием товарного знака правообладателя, которые размещены на интернет - сайтах, вывесках, информационных материалах. Основанием предъявления истцом заявленных требований послужило использование ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком №424771. 

Также истец заявил ко взысканию компенсацию в размере 1 000 000 руб. В обоснование расчета компенсации за нарушение исключительных прав истец указал на следующие обстоятельства.  

В целях использования зарегистрированного товарного знака, 21.10.2010 правообладателем было образовано ООО «Академия здоровья», основным видом деятельности которого являлась деятельность в области медицины (код ОКВЭД 86.90.9), дополнительные виды деятельности - деятельность больничных организаций (код ОКВЭД 86.10), общая врачебная практика (код ОКВЭД 86.21), стоматологическая практика (код ОКВЭД 86.23). 

24.10.2010 между ООО «Мир офиса» и ООО «Академия здоровья» заключен лицензионный договор №1 на приобретение права использования товарного знака (лицензии) по свидетельству №424771 в отношении всех услуг 35, 44 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак «Академия здоровья». Использование товарногознака правообладателя является платным и составляет, в соответствии с лицензионным договором, 100000 руб. в год. За период с 2010 года по 2014 год ООО «Академия здоровья» произведены оплаты по лицензионному договору на использование товарного знака по свидетельству №424771 в сумме 519000руб. 

В целях обеспечения своей деятельности, ООО «Академия здоровья» заключены договоры:  договор оказания услуг №9/10 - SERM по размещению информации об услугах организации на веб-сайтах от 09.10.2012, заключенный между ООО «Бизнес Медиа Маркетинг» и ООО «Академия здоровья». Стоимость услуг по указанному договору, согласно смете составляет 29200 руб. в месяц. За период действия договора ООО «Академия здоровья» было оплачено 321200 руб. (Акты выполненных работ за период с 09.11.2012 по 10.09.2013 и платежные поручения); договор оказания услуг по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы от 01.01.2014, заключенный между ООО Медицинский центр «Секреты долголетия» и ООО «Академия здоровья». Стоимость услуг по указанному договору составляет 646484 руб. Акты выполненных работ за 2014 год за размещение и обслуживание рекламных щитов на сумму 646848 руб. оплачены; договор оказания услуг по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы от 12.01.2015, заключенный между ООО Медицинский центр «Секреты долголетия» и ООО «Академия здоровья». Стоимость услуг по указанному договору составляет 705600 руб. Акты выполненных работ за 2015 год за размещение и обслуживание рекламных щитов на сумму 705600 руб. оплачены; договор на размещение рекламы от 01.01.2016, заключенный между ООО Аптечный центр «Фарма - Люкс» и ООО «Академия здоровья». Стоимость услуг по указанному договору составляет 158000 руб., услуги оплачены ; договор №10 от 01.04.2017, заключенный между ООО «Эксперт» и ООО «Мир офиса» на изготовление рекламных буклетов с товарным знаком «Академия здоровья» в количестве 35000 шт. в соответствии с ежемесячными заявками. Стоимость работ составляет 103741,46 руб. Предъявленные к оплате счета -фактуры за период с февраля по июнь 2018 года оплачены ; договор №06 от 15.03.2019, заключенный между ООО «Идея» и ООО «Мир офиса» об оказании услуг по изготовлению рекламной продукции - рекламной вывески с товарным знаком «Академия здоровья». Стоимость услуг по указанному договору составила 90196 руб., оплата подтверждается платежными поручениями.  Как указал истец, согласно представленным документам в обоснование  расчета он использовал зарегистрированный за ним товарный знак, неся соответствующие расходы, и сумма расходов составила 2 544 585,46 руб., соответственно , компенсация 1 000 000 руб. заявлена в размере   в два раза меньше суммы, затраченной правообладателем в целях обеспечения функционирования товарного знака в гражданском обороте,  является соразмерной допущенным ответчиком нарушениям и разумной, с учетом представленных доказательств, которые, по мнению  истца,   подтверждают объем нарушения прав истца на товарный знак по вышеназванному свидетельству.     

Поскольку  ответчик не обращался к истцу за получением согласия (разрешения) на использование словесного обозначения "Академия здоровья» сходного до степени смешения с товарным знаком истца и использовал обозначение без согласия правообладателя, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

На основании положений пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

По смыслу указанных норм нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

В постановлении от 27.11.20г., принятым по настоящему делу Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений, необходимость установления всех юридические значимых обстоятельств, входящих в предмет доказывания по настоящему делу, а также на необходимость надлежащей оценки представленным доказательствам. Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость установления наличия/отсутствия сходства используемого ответчиком обозначения со знаком истца, установления обстоятельств осуществления ответчиком деятельности, идентичной или однородной услугам в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца. Суду надлежит определить возможность смешения обозначения ответчика и знака истца в гражданском обороте, установить использование товарного знака правообладателем в отношении конкретных товаров и услуг. Суду также следует дать оценку наличию в действиях истца по подаче иска в арбитражный суд в настоящем деле признаков злоупотребления правом, при этом отмечено, что не использование товарного знака правообладателем само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд первой инстанции установил, что 06.12.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 424771  на имя ООО «Мир офиса» зарегистрирован словесный  товарный знак «Академия здоровья» по заявке № 2010700127  с приоритетом от 11.01.2010, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №424771, дата истечения срока действия  исключительного права на товарный знак- 11.01.2030.  

Согласно вышеуказанному свидетельству, товарный знак правообладателя представляет собой комбинированный товарный знак, содержащий охраняемые словесные элементы и относится е следующим классам МКТУ: 

35 - демонстрация товаров, изучение рынка, исследования в области бизнеса, информация и советы коммерческим потребителям, исследования в области маркетинга, макетирование рекламы, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, продвижение товаров (для третьих лиц), публикация рекламных текстов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, сбор и предоставление статистических данных, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); 

44 - клиники, консультации по вопросам фармацевтики, лечебницы, лечение гомеопатическими эссенциями, массаж, помощь медицинская, прокат санитарно технического оборудования, салоны красоты, физиотерапия, хиропрактика (мануальная терапия), хирургия пластическая.

 Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) по состоянию на 22.08.2019, клиника зарегистрирована в качестве юридического лица 05.09.2011 с фирменным наименованием общество с ограниченной ответственностью медицинская торговая компания Тольятти многопрофильная клиника «Академия здоровья» под основным государственным регистрационным номером 1116324008360. В качестве основного вида деятельности клиники в выписке из ЕГРЮЛ указана общая врачебная практика (86.21 ОКВЭД).

В обоснование возражений против заявленного иска ответчик указал, что не использует в своей деятельности товарный знак «Академия здоровья», а информирует неизвестный круг лиц потребителей о своем фирменном наименовании ООО МТК ТОЛЬЯТТИ «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ». осуществляет медицинскую деятельность , поставлено на учет в налоговом органе  ИНН/КПП 6324021717/632401001, имеет лицензии  от 28.03.2012г. на осуществление медицинской деятельности в г.Тольятти по адресу: Приморский бульвар,45 в Министерстве Здравоохранения Самарской области получена лицензия № ЛО-63-01-001503 от 28.03.2012г, (серия ЛО-63 №0000201), Приказ 162-л от 23.03.2012г., от 17.07.2014г. на осуществление медицинской деятельности в г.Тольятти по адресу: Приморский бульвар,45 Приказом Министерства Здравоохранения Самарской области №1039 от 17.07.2014г. лицензия была переоформлена на ЛО-63-01-002705., от 05.11.2014г. на осуществление медицинской деятельности в г.Тольятти по адресу: Приморский бульвар,45 Приказом Министерства Здравоохранения Самарской области №1601 от 05.11.2014г. лицензия была переоформлена на ЛО-63-01-002871., от 20.05.2016г. на осуществление медицинской деятельности в г.Тольятти по адресу: Приморский бульвар,45 Приказом Министерства Здравоохранения Самарской области №713 от 20.05.2016г. лицензия была переоформлена на ЛО-63-01-003695(ЛО-63-01-003695 от 20.05.2016г.), Словосочетание «Академия здоровья» является широко используемым многими производителями и организациями, предоставляющими услуги, как само по себе, так и в различных сочетаниях. Данный факт подтверждается открытыми сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ, где имеется огромное количество юридических лиц с схожим названием.  Аналогичные доводы приведены ответчиком и в апелляционной жалобе.

Истец ссылался на лицензионный договор, заключенный между ООО «Мир офиса» и ООО «Академия здоровья» от 24.12.2010г.,  по данным интернет ресурса Федеральной Службы по Интеллектуальной Собственности, Патентам и Товарным Знакам договор был зарегистрирован 01.10.2018. ООО «Академия здоровья» было ликвидировано  01.06.2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью Медицинская Торговая Компания Тольятти Многопрофильная Клиника «Академия Здоровья» является многопрофильной клиникой, осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, для которых она была создана- оказание медицинских услуг, имеет расширенную лицензию на оказание медицинских услуг,  от  28.03.2012г. на осуществление медицинской деятельности в г.Тольятти по адресу: Приморский бульвар,45 ООО МТК Тольятти «Академия здоровья» получило в Министерстве Здравоохранения Самарской области лицензию № ЛО-63-01-001503 от 28.03.2012г. (серия ЛО-63 №0000201), Приказ 162-л от 23.03.2012г. на следующие виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с ч.2 ст.12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:   сестринскому   делу,   физиотерапии.   При   осуществлении   амбулаторно - санитарной помощи по: детской кардиологии, кардиологии, неврологии, терапии, травматологии ( и ортопедии, урологии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, эндокринологии; б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, косметологии (терапевтической), от 17.07.2014г. ООО МТК Тольятти «Академия здоровья» переоформило лицензию на осуществление медицинской деятельности в г.Тольятти по адресу: Приморский бульвар,45. 

Приказом Министерства Здравоохранения Самарской области №1039 от 17.07.2014г. лицензия была переоформлена на ЛО-63-01-002705 на следующие виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие виды работ (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в . амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, детской кардиологии, кардиологии, акушерству и гинекологии(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике, эндокринологии. ООО МТК Тольятти «Академия здоровья» переоформило лицензию на осуществление медицинской деятельности в г.Тольятти по адресу: Приморский бульвар,45. Приказом Министерства Здравоохранения Самарской области №1601 от 05.11.2014г. лицензия была переоформлена на ЛО-63-01-002871 на следующие виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с ч.2 ст. 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие виды работ (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, детской кардиологии, кардиологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии,  от 20.05.2016г. ООО МТК Тольятти «Академия здоровья» переоформило лицензию на осуществление медицинской деятельности в г.Тольятти по адресу: Приморский бульвар,45. Приказом Министерства Здравоохранения Самарской области №713 от 20.05.2016г. лицензия была переоформлена на ЛО-63-01-003695(ЛО-63-01-003695 от 20.05.2016г., является действующая редакцией, на следующие виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности. 

Как заявил ответчик, сравнительный анализ товарного знака истца и обозначение ответчика позволяет сделать вывод о наличии одного тождественного элемента, а именно: самого словосочетания «Академия Здоровья». Однако, это не свидетельствует об угрозе смешения объектов. Ответчик использует в своей деятельности одно словосочетание «Академия Здоровья» из указанного товарного знака без графического и смыслового сходства. 

Как обоснованно указал арбитражный суд первой инстанции, из содержания п.13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичный подход изложен в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которому специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом  Министерства экономического  развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482). 

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.  Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Согласно пункту 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. 

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. 

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения  (изготовителю). 

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. 

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

При этом, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. 

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность  и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака;  степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от  категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров . При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак .

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров , но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Как установлено арбитражным судом, словесное обозначение «Академия Здоровья» состоит из двух словесных элементов.

При этом, основной элемент в данном словесном обозначении — словесный элемент «Академия Здоровья», как элемент, несущий основную смысловую нагрузку. Словесный элемент «ООО МКТ Тольятти» является дополнительным, не меняющим смыслового значения всего обозначения в целом, обозначающим организационно-правовую форму, вид деятельности и город. 

Спорное словесное обозначение сходно до степени смешения с противопоставляемым ему товарным знаком ввиду фонетического и семантического тождества их доминирующего словесного элемента «Академия Здоровья», а также их графического сходства ввиду использования заглавных и прописных букв русского алфавита.

Оба словесных элемента имеют определенное смысловое значение, лексическая единица, используемая ответчиком, по своей смысловой нагрузке полностью идентична словесному элементу противопоставленного товарного знака.

При этом, и товарный знак истца, и словесное обозначение ответчика характеризуются подобием заложенных в них понятий, идей, вследствие чего возможно утверждать о семантическом сходстве спорного обозначения и товарного знака.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено звуковым вхождением в состав обозначения противопоставленного товарного знака, а также тождеством звучания обоих элементов.

Таким образом, ассоциации потребителя связаны именно со словесным элементом «Академия Здоровья», в который заложено основной смысл – здравоохранение, медицинская деятельность, в связи с чем  дополнительный словесный элемент «ООО МТК Тольятти» не придает словесному обозначению дополнительную семантическую окраску.

Именно словесный элемент «Академия Здоровья» и в словесном обозначении , используемом ответчиком, и в противопоставленном ему товарном знаке занимает начальное положение.

Сама по себе факт вхождения словесного обозначения в словесную часть охраняемого товарного знака уже свидетельствует о нарушении исключительного права на товарный знак.

В связи с вышеизложенным, арбитражный суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что противопоставленный словесному обозначению ответчика товарный знак истца сходен до степени смешения с обозначением, а потому, словесное обозначение может восприниматься потребителем, как обозначение, используемое тем же производителем (истцом).

Оценив графическое (визуальное), фонетическое и смысловое (семантическое) сходство сравниваемых обозначений, пришел к выводу о том, что размещенное ответчиком комбинированное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 No 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство -сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения . Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения , оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака ; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков , объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Ответчик ссылался на то, что истец не представил надлежащих доказательств использования товарного знака «Академия Здоровья» в своей деятельности в отношении услуг 35 и 44 класса МКТУ, аналогичные возражения приведены и в его апелляционной жалобе. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

В обоснование фактического использования знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 424771 истцом в материалы дела были представлены следующие доказательства: заключенный между обществом «Мир офиса» и обществом «Академия здоровья» (ОГРН 

<

***>)) лицензионный договор от 24.12.2010 № 1; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Медиа  Маркетинг» и обществом «Академия здоровья» (ОГРН 

<

***>) договор оказания услуг от 09.10.2012 № 9/10 - SERM по размещению информации об услугах организации на веб-сайтах; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Секреты долголетия» (далее – медицинский центр «Секреты долголетия») и  обществом «Академия здоровья» (ОГРН 

<

***>) договор оказания услуг от 01.01.2014 по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы; заключенный между медицинским центром «Секреты долголетия» и обществом «Академия здоровья» (ОГРН 

<

***>) договор оказания услуг от 12.01.2015 по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью Аптечный центр «Фарма − Люкс» и обществом «Академия здоровья» (ОГРН 

<

***>) договор на размещение рекламы от 01.01.2016; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт» и обществом «Мир офиса» договор от 01.04.2017 № 10 на изготовление рекламных буклетов с товарным знаком «Академия здоровья»; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Идея» и обществом «Мир офиса» договор от 15.03.2019 № 06 об оказании услуг по изготовлению рекламной продукции - рекламной вывески с товарным знаком «Академия здоровья»; заключенный с обществом «Медика» лицензионный договор от 25.05.2016 № 2 на использование знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 424771 и документы, подтверждающие предусмотренную лицензионными договорами от 24.12.2010 № 1 и от 25.05.2016 № 2 оплату права использования лицензиатами, а именно обществом «Академия здоровья» (ОГРН 

<

***>) и обществом «Медика»; кассовые книги, справкиотчеты кассира-операциониста, расходные кассовые ордера, прейскуранты цен медицинского центра «Академия здоровья», относящиеся к хозяйственной деятельности общества «Академия здоровья».

Кроме того, истцом представлены копии платежных поручений об уплате денежных средств по вышеуказанным договорам. 

Арбитражный суд первой инстанции обоснованно отклонил довод ответчика о том, что истцом не предоставлены оригиналы платежных поручений, которые приобщены в материалы дела в качестве доказательств, поскольку согласно ч.  8 ст. 75  АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. При этом апелляционная коллегия отмечает, что копий тех же платежных поручений, но иного содержания, в материалы дела не представлено, потому оснований сомневаться в достоверности представленных копий не имеется. О фальсификации представленных истцом доказательств апеллянт в арбитражном суде в порядке ст.161 АПК РФ не заявил.

Ответчик сослался на то, что истец сам не оказывал медицинских услуг, занимается лишь оформлением лицензионных договоров. 

Однако, общество «Академия здоровья» (ОГРН 

<

***>) и общество «Медика» являются лицами, аффилированными с истцом, что само по себе свидетельствует об использовании ими знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 424771 под контролем правообладателя.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Арбитражный суд пришел к правильному выводу о том, что использованием товарного знака может считаться не только непосредственное его использование самим правообладателем либо иным лицом по лицензионному договору, но и использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя.

Ответчик в своих возражениях сослался на п. 6.2. лицензионного договора от 24.12.2010 с ООО «Академия Здоровья»  оплаты по договору  производятся с момента  регистрации договора в  Федеральной службе  по интеллектуальной собственности, в то время когда регистрация исключительных прав была произведена 01.10.2018.  

Арбитражный суд из ответа на запрос суда от Федеральной службы по интеллектуальной собственности установил, что регистрация прав использования  исключительного права на товарный знак  по Свидетельству  №  424711 действительно была произведена 01.10.2018-  за № РД0268363 от 01.10.2018,  за № Р Д0268397  от  01.10.2018 согласно справкам из Госреестра.  

Между тем арбитражный суд первой инстанции учел правовую позицию, приведенную в п.37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в соответствии с которой предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

Из представленного в материалы дела заключения Палаты по патентным спорам от 21.01.2020 «Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака», в котором отказано в удовлетворении возражения ООО «Академия Здоровья» (Свердловская область, г. Нижний Тагил) против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №424771, следует, что сведения о распространенности словосочетания «Академия Здоровья» в составе фирменных наименований разных лиц и о клиниках с таким названием, найденных поисковыми системами, сами по себе не свидетельствуют об утрате данным обозначением различительной способности.  

 Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Доводы ответчика о злоупотреблении правом арбитражным судом не приняты во внимание ввиду их необоснованностью, требования  истца направлены на пресечение действий, нарушающих его исключительные права истца. Обращение в арбитражный суд с иском в данном случае является ни чем иным как средством реализация права на судебную защиту, что в отсутствие доказательств обратного, не свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны истца.

Истец вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за неправомерное использование результата в размере 1 000 000 руб., что в два раза ниже расходов, затраченных правообладателем в целях обеспечения функционирования товарного знака в гражданском обороте. 

В обоснование размера компенсации истец ссылался на заключенные между обществом «Мир офиса» и обществом «Академия здоровья» лицензионный договор от 24.12.2010 № 1; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Медиа  Маркетинг» и обществом «Академия здоровья» договор оказания услуг от 09.10.2012 № 9/10 - SERM по размещению информации об услугах организации на веб-сайтах; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Секреты долголетия» и  обществом «Академия здоровья» договор оказания услуг от 01.01.2014 по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы; заключенный между медицинским центром «Секреты долголетия» и обществом «Академия здоровья договор оказания услуг от 12.01.2015 по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью Аптечный центр «Фарма − Люкс» и обществом «Академия здоровья» договор на размещение рекламы от 01.01.2016; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт» и обществом «Мир офиса» договор от 01.04.2017 № 10 на изготовление рекламных буклетов с товарным знаком «Академия здоровья»; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Идея» и обществом «Мир офиса» договор от 15.03.2019 № 06 об оказании услуг по изготовлению рекламной продукции - рекламной вывески с товарным знаком «Академия здоровья»; заключенный с обществом «Медика» лицензионный договор от 25.05.2016 № 2 на использование знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 42477, по которым истец понес расходы на обеспечение функционирования товарного знака в гражданском обороте в размере 2 544 585 руб. 46 коп.  

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 62 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При этом арбитражный суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер компенсации определен истцом в размере 1 000 000 рублей на основании пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ.

Конституционным судом Российской Федерации в постановлении от 13.12.2016 N 28-П рассмотрено дело о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1311 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:  убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;  правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Расчет компенсации, произведенный истцом, свидетельствует о той упущенной выгоде, тех имущественных потерях, к которым привело отсутствие заключенного договора между истцом и ответчиком (том 2 л.д.9,10).

Согласно ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обратное умаляло бы принципы юридического равенства, равноправия и состязательности сторон, закрепленные в статьях 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и создавало бы необоснованные преимущества в доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Контррасчет размера компенсации ответчиком в материалы дела не представлен.

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, учитывая во внимание обстоятельства конкретного дела, арбитражный суд, в пределах предоставленных ему полномочий не установил совокупности необходимых условий, для снижения размера компенсации, и удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации в заявленном размере.

Довод заявителя апелляционной жалобы со ссылкой на то, что ответчик действует с 23.08.11г. и имеет лицензию от 20.05.16г. не принимается во внимание апелляционной коллегией. Заявитель не учел, что словесный товарный знак «Академия здоровья», зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06 декабря 2010 года, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №424771, согласно которому приоритет товарного знака правообладателя установлен 11 января 2010 года., т.е. ранее срока начала деятельности ответчика.

Довод заявителя о том, что регистрация лицензионного договора, заключенного между ООО «Мир офиса» и ООО «Академия здоровья» 01.10.18г. уже после ликвидации ООО «Академия здоровья» свидетельствует о наличии в действиях истца злоупотребления правом, несостоятелен и не принимается судом во внимание.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

В случае, если по материалам дела и исходя из конкретных фактических обстоятельств, усматривается, что товарный знак правообладателем не используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права, такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, если такой правообладатель действует недобросовестно.

Заявитель указал на то, что на недобросовестное поведение указывают и те обстоятельства, что учредителями и руководителями вышеуказанных организаций, согласно открытых источников интернет-ресурсов «Rusprofile» — сервис проверки контрагентов, являются члены одной семьи, а именно: ФИО3, ФИО4, ФИО5. Апелляционная коллегия из указанного обстоятельства не усматривает злоупотребления правом, закон не запрещает членам одной семьи руководить несколькими связанными друг с другом организациями.

В обоснование наличия злоупотребления в поведении истца апеллянт сослался на  данные интернет-ресурсов, согласно которым истец выкупил торговые знаки в количестве более 41 штук на распространенные слова и словосочетания,  данные открытых источников интернет-ресурсов «Nalog.ru», «Rusprofile». Между тем указанные обстоятельства не свидетельствуют о том, что в данном конкретном деле истец злоупотребил своими правами. Правовая охрана зарегистрированных за истцом товарных знаков в установленном законом порядке не прекращена.

Довод апеллянта о том, что   использование товарного знака «Академия здоровья» ООО «Мир офиса» через медицинские центры, созданные при ООО «Академия здоровья» и ООО «Медика», которые имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, не является использованием товарного знака, не состоятелен и не принимается во внимание арбитражного суда.

Апелляционная коллегия приходит к выводу, что арбитражный суд первой инстанции всесторонне исследовав материалы дела, правомерно не установил признаков злоупотребления правом со стороны истца.

Доводы заявителя со ссылкой на отсутствие оригиналов платежных поручений, на не достоверность сведений, которые якобы содержатся в договорах представленных истцом, не принимаются апелляционной коллегией, т.к. заявитель о фальсификации доказательств не заявил, сделки не оспорил. Доводы заявителя со ссылкой на осуществление деятельности на территории разных субъектов Российской Федерации не принимаются апелляционной коллегий, поскольку правовая защита товарного знака, зарегистрированного за истцом, обеспечивается на всей территории Российской Федерации, срок действия исключительного права на товарный знак - 11.01.2030г. на момент рассмотрения спора на истек.

По сути, доводы апелляционных жалоб сводятся к несогласию с оценкой доказательств судом первой инстанции, с которой соглашается суд апелляционной инстанции, были предметом рассмотрения суда первой инстанции, и им была дана надлежащая оценка.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает, что арбитражным судом первой инстанции обстоятельства спора в данном конкретном случае исследованы всесторонне и полно, нормы материального и процессуального права применены правильно, выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Основания для переоценки обстоятельств, правильно установленных судом первой инстанции, у суда апелляционной инстанции отсутствуют.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции применительно к обстоятельствам рассматриваемого спора приходит к выводу, что апелляционная жалоба содержит доводы, не опровергающие выводы суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы возлагаются на заявителя.

руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 16.03.2021 по делу № А55-27979/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам через суд первой инстанции.

ПредседательствующийД.А. Дегтярев

СудьиН.Б. Назырова                          

 Е.А. Митина