Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-87735/2020

11 февраля 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  08 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  11 февраля 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМЛЕНД" (адрес:  Россия 191119, Санкт-Петербург, Звенигородская д.9-11, лит.К, пом. ЗОН 12, ком.314, ОГРН:  1079847028601);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОПРОМ" (адрес:  Россия 198096, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул КОРАБЕЛЬНАЯ 6/ДЩ/117 (1-Н), ОГРН:  1137847215428);

третье лицо: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ" (адрес:  Россия 198096, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул КОРАБЕЛЬНАЯ 6, ОГРН:  1027802713773)

о защите нарушенных прав патентообладателя

при участии

- от истца: представитель ФИО2 (дов. от 02.03.2020г.)

- от ответчика: представители ФИО3 (дов. от 02.12.2020г.), ФИО4 (дов. от 02.12.2020г.)

- от третьего лица: представитель ФИО5 (дов. от 25.12.2020г.)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Феррумленд» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Гидропром» о запрете изготавливать, рекламировать, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иным способом и (или) хранить для этих целей изделие «судовая подножная накладка» с использованием Патента РФ на изобретение №2708519.

Представитель ответчика, возражая на иск, ссылается на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований. В удовлетворении исковых требований просит отказать.

Ходатайство истца о назначении патентоведческой экспертизы отклонено, поскольку ответчик основывает защиту не на неиспользование признаков формулы патента истца, а на праве преждепользования тождественного изобретения.

Заслушав пояснения сторон, рассмотрев представленные доказательства, суд установил следующее.

Третье лицо без самостоятельных требований относительно предмета спора просило рассмотреть дело в соответствии с действующим законодательством.

Как следует из материалов дела, ООО «Феррумленд» является правообладателем исключительных прав на изобретение по патенту РФ №2708519 «Судовая подножная накладка» (дата приоритета: 13.05.2019г., заявка №2019114725, дата государственной регистрации в государственном реестре изобретений РФ 09.12.2019г., срок действия исключительного права 13.05.2039г.).

17.04.2019 года в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), по адресу: www.zakupki.gov.ru, а так же в автоматизированной системе торгов государственного оборонного заказа (АСТ ГОЗ) по адресу: www.astgoz.ru размещено извещение о проведении закупочной процедуры. Способ закупки: запрос предложений с ограниченным перечнем участников. Форма закупки: открытая, электронная. Предмет: подножная накладка с бонками. Заказчик, организатор: ПАО Судостроительный завод «Северная Вервь».

23.04.2019 года ООО «Феррумленд» зарегистрировался в качестве участника закупочной процедуры «подножная накладка с бонками» по заявке № 555993.

07.05.2019 года ООО «Гидропром» зарегистрировался в качестве участника закупочной процедуры «подножная накладка с бонками» по заявке № 80071.

14.10.2019 года закупочной комиссией было принято решение заключить договор с ООО «Гидропром» на основании п.В.3.5.5 Положения о закупке. При этом ООО «Феррумленд признано уклонившимся от заключения договора, в связи с недобросовестным исполнением условий закупочной документации, на основании П.В.3.5.4 Положения о закупке. 

28.10.2019 года между ООО «Гидропром» и ПАО Судостроительный завод «Северная Верфь» был заключен договор №0619187304171020105000034/071/454-5836 на изготовление и поставку «подножной накладки с бонками ПН 700х520-Б-NORAMENT 920», цвет 0862 (синий) и 1346 (зеленый) ч.РСФМ.362289.01-01.

20.04.2020 года ООО «Феррумленд» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ПАО Судостроительный завод «Северная Верфь» о признании решения закупочной комиссии о признании участника № 55993 уклонившимся от заключения договора № 061918730417102015000034/2018/454-5836 и о заключении договора с участником, по заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер – участником № 80071, оформленное протоколом №119-ЗП/2019 от 14.10.2019 незаконным, о признании закупочной процедуры недействительной.

23.10.2020 года по делу № А56-31829/2020 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований к ПАО Судостроительный завод «Северная Верфь».

08.10.2020 года ООО «Феррумленд» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО «Гидропром» о запрете изготавливать, рекламировать, предлагать к продаже, продавать, вводит в гражданский оборот иным способом и (или) хранить для этих целей изделие «судовая подножная накладка» с использованием Патента РФ на изобретение №2708519.

27.07.2020г. между Истцом и ООО Патентная контора «Патрис» был заключен договор №05/07/20 на проведение патентоведческого исследования по сопоставлению признаков формулы изобретения «судовая подножная накладка» по патенту РФ №2708519 с приоритетом от 13.05.2019 года с техническими условиями на подножные накладки РСФМ.363130.001 ТУ» от 05.02.2018г., по которым выпускаются изделия ООО «Гидропром».

Согласно заключению специалиста от 08.08.2020г. патентоведом ФИО6, в результате исследования сделан вывод, что подножные накладки, выпускаемые по ТУ «подножные накладки РСФМ.363130.001 ТУ» ООО «Гидропром», будут подпадать под патент РФ №2708519 на изобретение «судовая подножная накладка», в случае, если в качестве напольного покрытия будет использовано покрытие из полимерных материалов, в частности из материалов типа NORAMENT 920.

По мнению Истца, в изделиях изготавливаемых и реализуемых Ответчиком, усматривается нарушение его зарегистрированных интеллектуальных прав на изобретение «судовая подножная накладка» по патенту РФ №2708519 с приоритетом от 13.05.2019 года.

11.12.2020 года ООО «Гидропром» предоставило отзыв на исковое заявление, в котором указало на несоответствие выводов специалиста с заявленными Истцом в исковом заявлении требованиями.

По мнению Ответчика, в заключении специалиста от 08.08.2020г. указано, что ООО «Гидропром» будет попадать под патент, если в качестве напольного покрытие будет использовано покрытие из полимерных материалов, однако в силу действующего законодательства Истец не имеет права запрещать кому либо использовать покрытие из полимерных материалов, т.к. ООО «Феррумленд» не является патентообладателем какого либо из полимерных покрытий, в частности материала типа NORAMENT 920.

Ответчик полагает, что Истец злоупотребляет своими гражданскими правами в целях ограничения конкуренции, т.к. 13.05.2019 года Истец подал заявку №2019114725 в государственный реестр изобретений РФ на государственную регистрацию изобретения «судовая подножная накладка», т.е. спустя пять дней как ООО «Гидропром» зарегистрировался в качестве участника закупочной процедуры «подножная накладка с бонками» по заявке № 80071, чем составил конкуренцию ООО «Феррумленд».

05.03.2018 года ООО «Гидропром» согласовал и утвердил технические условия на производство «подножных накладок» в НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", что подтверждается письмом №236/233/1072 от 05.03.2018 г.

20.08.2018 года между ООО «Гидропром» и АО Центр судоремонта «Звездочка» был заключен договор поставки №1619187304551432209007007/045-К (закупка продукции в рамках ГОЗ» на поставку «подножной накладки» по РСФМ.363130.001 ТУ. 

Ответчик указал, что добросовестно использовал созданное независимо от автора тождественное решение, изготавливал и реализовывал «подножные накладки» до даты приоритета  по патенту РФ №2708519, следовательно ООО «Гидропром» сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Объем преждепользования ООО «Гидропром» по договору поставки №1619187304551432209007007/045-К (закупка продукции в рамках ГОЗ» на поставку «подножной накладки» по РСФМ.363130.001 ТУ от 30.07.2018 года с АО Центр судоремонта «Звездочка», составляет 185 шт. «подножной накладки» в течение 120 (ста двадцати) дней.

Объем преждепользования ООО «Гидропром» по договору №0619187304171020105000034/071/454-5836 на изготовление и поставку «подножной накладки с бонками ПН 700х520-Б-NORAMENT 920», цвет 0862 (синий) и 1346 (зеленый) ч.РСФМ.362289.01-01 от 28.10.2019 года с ПАО Судостроительный завод «Северная Верфь», составляет 80 шт. «подножной накладки с бонками» в течение 80 (восьмидесяти) дней.

Ответчик полагает, что объем преждепользования ООО «Гидропром» без расширения такого использования, будет составлять 600 шт. «подножных накладок» в год.

ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» предоставило отзыв на исковое заявление, в котором указало, что не согласно с предъявленным иском, поскольку Истец нарушил базовые принципы патентного права и злоупотребляет своими правами на патентную охрану, действует в обход законодательства о конкуренции, указало о необоснованности ссылки Истца на нарушение его прав путем использования Ответчиком материала типа NORAMENT 920, а так же указало, что Ответчик не является нарушителем права Истца, поскольку ООО «Гидропром» действует на основании права преждепользования.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом принадлежит только патентообладателю.

Из материалов дела усматривается, что истец является правообладателем исключительных прав на изобретение по патенту РФ №2708519 «Судовая подножная накладка» с приоритетом от  13.05.2019г.

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

05.03.2018 года ООО «Гидропром» согласовал и утвердил технические условия на производство «подножных накладок» в НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", что подтверждается письмом №236/233/1072 от 05.03.2018 г.

20.08.2018 года ООО "Гидропром" до даты приоритета изобретения по патенту РФ №2708519, добросовестно использовало созданное независимо от ООО "Феррумленд" тождественное решение изобретения «Судовая подножная накладка», что подтверждается договор поставки №1619187304551432209007007/045-К (закупка продукции в рамках ГОЗ» на поставку «подножной накладки» по РСФМ.363130.001 ТУ от 20.08.2018 года заключенного между ООО «Гидропром» и АО Центр судоремонта «Звездочка». 

До даты приоритета по патенту РФ №2708519, Истец и Ответчик подали заявки на участие в закупочной процедуре организованной ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» по изготовлению подножных накладок с бонками.

Технические условия, разработанные ООО «Гидропром» были использованы при проведении патентоведческого исследования по сопоставлению признаков формулы изобретения «судовая подножная накладка» по патенту РФ №2708519 с приоритетом от 13.05.2019 года с техническими условиями на подножные накладки РСФМ.363130.001 ТУ» от 05.02.2018г.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 названного Кодекса.

Исходя из совокупности представленных в материалы дела доказательств, суд пришел к выводу о том, что ответчик разработал изобретение «подножные накладки», тождественное изобретению по патенту ООО "Феррумленд", заключил договора на их изготовление и осуществлял их реализацию до наступления даты приоритета ООО "Феррумленд".

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об осуществлении ответчиком надлежащих, реальных действий по изготовлению и реализации подножных накладок независимо от действий и решений ООО "Феррумленд", в связи с чем у ответчика возникло право преждепользования с объемом использования 600 шт. в год.

В пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 разъяснено, что, право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных пунктом 2 статьи 1361 ГК РФ.

На основании пункта 3 статьи 10 ГК РФ установлена презумпция добросовестности и разумности действий участников гражданских правоотношений.

Добросовестное использование третьими лицами спорной полезной модели в своей деятельности и, соответственно, наличие у них права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть на истце.

Доказательства, свидетельствующие о каком либо нарушении ООО "Гидропром" исключительных прав ООО "Феррумленд" на изобретение по патенту РФ №2708519, в материалах дела отсутствуют. 

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске – отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кузнецов М.В.