АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-9711/2020

г. Кострома

26 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 26 сентября 2022 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Котина Алексея Юрьевича, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «НОВ-АГРО» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к открытому акционерному обществу «Буйский химический завод»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Цветочный рай», 700 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Волшебная грядка», расходов по оплате государственной пошлины (с учетом объединения дел),

при участии в заседании:

истца: не явились, извещён;

от ответчика: ФИО2 представитель по доверенности, ФИО3 представитель по доверенности, после перерыва - ФИО2 представитель по доверенности,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «НОВ-АГРО» (далее – истец, ООО «ТПК «НОВ-АГРО») обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском к открытому акционерному обществу «Буйский химический завод» (далее – ответчик, ОАО «БХЗ») о взыскании 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Цветочный рай», 9 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

До вынесения по делу судебного акта истец заявил ходатайство об объединении рассматриваемого судом дела с делом №А31-9712/2020 по иску общества с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Нов-Агро" к открытому акционерному обществу "Буйский химический завод" о взыскании 700 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «Волшебная грядка».

Определением суда от 18.09.2020 дела №А31-9712/2020 и №А31-9711/2020 объединены в одно производство, объединенному делу присвоен номер А31-9711/2020.

Определением суда от 06.08.2021 производство по делу приостановлено, до вступления в силу судебного акта суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-407/2021.

Определением суда от 03.03.2022 производство по делу возобновлено.

Рассмотрение дела отложено на 28.07.2022. 

Истец, явку представителей в суд не обеспечил, направил в суд дополнение к иску, в котором исковые требования поддержал, указав, что спорные средства индивидуализации с учетом состоявшихся решений Роспатента о признании предоставления правовой охраны спорных товарных знаков частично недействительными, действуют с момента принятия решения Роспатента, а не с момента регистрации исключительных прав на товарные знаки «Волшебная грядка» и «Цветочный рай».  

Представители ответчика исковые требования не признали, в удовлетворении иска просили отказать. 

В судебном заседании 28.07.2022 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) объявлялся перерыв до 03.08.2022 на 16 час. 00 мин.

После перерыва в судебном заседании истец явку представителей в суд не обеспечил, извещён, каких-либо ходатайств не заявил. 

Представитель ответчика поддержал ранее изложенную позицию, в удовлетворении иска просил отказать. 

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие истца, надлежащим образом извещенного времени и месте проведения судебного заседания.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, Истец является правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «Волшебная грядка» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №752791 в отношении товаров 1, 5 и 31 классов МКТУ, зарегистрированному в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26 марта 2020 года, дата приоритета – 09.04.2019; 

- словесный товарный знак «Цветочный рай» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №746394 в отношении товаров 1, 5 и 31 классов МКТУ, зарегистрированному в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11 февраля 2020 года, дата приоритета – 23.04.2019.

Как указывает истец, им был выявлен факт незаконного использования Ответчиком спорных товарных знаков, выразившейся в производстве товаров под указанными товарными знаками, о чем на официальном сайте ответчика (https://bhz.ru) размещена соответствующая информация, что является нарушением исключительных прав истца.

Направленные в адрес ответчиков претензии о прекращения использования товарных знаков и о возмещении компенсации за такое использование в отсутствие согласия Истца, оставлены ответчиками без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Не соглашаясь с предъявленными исковыми требованиями, ответчик просил в удовлетворении иска отказать, поскольку до даты приоритета спорных товарных знаков, обозначение «Волшебная грядка» и «Цветочный рай», были введены ОАО «БХЗ» в гражданский оборот с 2001 года и с 2005 года и активно используется для индивидуализации своей продукции.

Оценив представленные в дело доказательства на основании статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым, не противоречащим закону способом. 

В абзаце 3 названного пункта предусмотрено, что другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе его использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1477 ГК РФ). 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (часть 2 статьи 1481).

Согласно части 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. В случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена статьей 1515 ГК РФ, в соответствии с пунктом 1 которой товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности, либо за допущенное нарушение в целом, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (часть 3 статья 1252 ГК РФ).

Мотивируя исковые требования, истец указал, что ответчик нарушают его исключительные права на словесные товарные знаки по свидетельствам №746394 «Цветочный рай» и №752791 «Волшебная грядка», путем производства товара под указанными товарными знаками.

Судом отмечается, что с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума №10), в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Из указанного следует, что после признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, лицу должно быть отказано в защите прав на указанный товарный знак в связи с отсутствием самого объекта правовой охраны.

Из положений пункта 1 статьи 1512 следует, что оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1–5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ).

Судом установлено, что решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации от 18.11.2020 удовлетворены возражения ОАО «БХЗ» о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 752791 («Волшебная грядка») недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «биологические вещества для подготовки почвы; химические препараты для стабилизации почвы; препараты для удобрения; расширенная глина для выращивания гидропонных растений [субстрат]; гумус; грунт для выращивания растений; компост; почва для выращивания; перегной для удобрения почвы; почва; субстраты для почвообразования [сельское хозяйство]; торф [удобрение]; препараты для подготовки почвы; суглинок» и товаров 05 класса МКТУ «препараты для стерилизации почвы».

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации от 30.12.2020 удовлетворены возражения ОАО «БХЗ» о признании предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746394 («Цветочный рай») недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «биологические вещества для подготовки почвы; вещества, способствующие сохранению семян; вещества, предохраняющие цветы от увядания; химические препараты для обработки семян; химические препараты для стабилизации почвы; препараты для удобрения; прививочный воск для деревьев; клейкие составы и замазки для прививки деревьев; цветочные консерванты; консерванты для семян; расширенная глина для выращивания гидропонных растений [субстрат]; гормоны для ускорения созревания фруктов; гуано; гумус; грунт для выращивания растений; компост; мастики для деревьев; навоз животных; отходы органические [удобрения]; почва для выращивания; препараты для регулирования роста растений; удобрения; перегной для удобрения почвы; препараты микроэлементов для растений; химические препараты для защиты от разрывов пшеницы; почва; соли [удобрения]; субстраты для почвообразования [сельское хозяйство]; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; азотные удобрения; удобрения из рыбной муки; фосфаты [удобрения]; химикаты для использования в лесном хозяйстве, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; садоводческие химические вещества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химические вещества для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; сельскохозяйственные химикаты, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химические добавки для инсектицидов; химические вещества для удобрений; препараты для подготовки почвы; суглинок; шлак [удобрения]», товаров 05 класса МКТУ «препараты для стерилизации почвы», товаров 31 класса МКТУ «дерн натуральный».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2021 по делу №СИП-407/2021, оставленным без изменения постановлением суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022, в удовлетворении требований ООО «ТПК «НОВ-АГРО» об отмене решения Роспатента от 30.12.2020 в отношении товарного знака №746394 «Цветочный рай», было отказано. 

Принимая решения о признании правовой охраны спорных товарных знаков недействительными в части отдельного перечня товаров, Роспатент исходил, в том числе из следующих обстоятельств:

- ОАО «БХЗ» за несколько лет до даты приоритета оспариваемых товарных знаков производил и реализовывал питательный грунт для выращивания растений, а также жидкие комплексные удобрения под тождественными обозначениями «Волшебная грядка» и «Цветочный рай» в значительных объемах; 

- Истец, являясь правообладателем спорных товарных знаков, являлся одним из контрагентов ОАО «БХЗ»; 

- в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемых товарных знаков сложилась устойчивая ассоциативная связи между товарами, маркированными обозначениями «Цветочный рай» и «Волшебная грядка», относящимися к питательным грунтам, почвам, удобрениям и т.д., и ОАО «БХЗ», которое длительное время, в больших объемах и на обширной территории Российской Федерации реализовывало произведенную им продукцию, маркируя ее тождественными обозначениями;

- оспариваемые товарные знаки способны ввести потребителя в заблюждение относительно производителя отдельных товаров 01, 05 и 31 классов МКТУ, следовательно, регистрация оспариваемых товарных знаков в отношении определенной части товаров произведена в нарушении требований пункте 3 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собо или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. 

На основании указанных решений Роспотента сделаны записи в государственный реестр товарных знаков, в соответствии с которыми правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №752791 и № 746394 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении отдельных перечня товаров (работ, услуг) 01,05 и 31 класса МКТУ.

Согласно пункту 139 Постановления Пленума №10 решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, вопреки доводам истца, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выдано свидетельство на товарный знак действия иных лиц (в данном случае Ответчика) по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Каких-либо доказательств того, что Ответчиком нарушаются права Истца при использовании, принадлежащих ему товарных знаков № 752791 и №746394 в отношении перечня товаров (работ, услуг) с учетом состоявшихся решений Роспатента, Истцом не представлено, обратного из материалов дела не следует. 

Кроме того, судом уставлено, что ОАО «Буйский химический завод» является правообладателем следующих товарных знаков:

- по свидетельству №798005, комбинированный знак «Цветочный рай», дата регистрации 16.02.2021, дата приоритета 20.12.2019, в отношении товаров 1 класса МКТУ;

- по свидетельству №799862, словесный знак «Волшебная грядка», дата регистрации 02.03.2021, дата приоритета 23.06.2020, в отношении товаров 1 и 5 классов МКТУ.

С учетом установленных по обстоятельств, принимая во внимание, что правовая охрана спорных товарных знаков в связи с признанием недействительным ее предоставления частично прекращена, суд приходит к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиком его прав на товарные знаки, правовые основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь со статьями 110, 167, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

Судья                                                      А.Ю. Котин