РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-280969/22-12-2187

г. Москва

20 февраля 2023 года.

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 20 февраля 2023 года

 

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:

ООО «БОНТЕМПИ РЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: ООО «КОРПОРАЦИЯ ПИЦЦЫ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о защите прав на товарные знаки №№589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137, взыскании компенсации в размере 850.000 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «БОНТЕМПИ РЕСТ» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «КОРПОРАЦИЯ ПИЦЦЫ» (далее - ответчик) о защите прав на товарные знаки №№589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137, взыскании компенсации в размере 850.000 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак, правообладателем которого является истец.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «БОНТЕМПИ РЕСТ» (далее - Истец) является правообладателем исключительного права на серию словесных и комбинированных товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации, что подтверждается свидетельствами Российской Федерации: 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137. Указанным товарным знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

Истец оказывает под указанными товарными знаками услуги предприятий общественного питания (ресторанов).

ООО "КОРПОРАЦИЯ ПИЦЦЫ" (далее -Ответчик) без согласия правообладателя (Истца) незаконно использует в своей предпринимательской деятельности обозначения «Pinsapositana» и «Романа» в высокой степени сходные с товарными знаками Истца.

Обозначения «Pinsapositana» и «Романа» используются Ответчиком для индивидуализации услуг и товаров предприятия общественного питания ««Pinsapositana»», находящегося по адресу: 125040, Москва г, Ямского Поля 3-Я ул., дом № 9, помещение А130.

Для продвижения контрафактных товаров и услуг своего предприятия общественного питания, Ответчик разместил спорные обозначения в электронно-телекоммуникационной сети Интернет.

Истцом с указанных интернет страниц были сделаны скриншоты, подтверждающие нарушения исключительного права со стороны Ответчика.

Ответчик, как и Истец, предлагают услуги общественного питания и продукты питания с использованием тождественных обозначений по 29, 30, 32, 43 классам МКТУ.

Истец требует взыскать с Ответчика компенсацию за незаконное использование его товарных знаков в размере 850.000 (восемьсот пятьдесят тысяч) руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В своём исковом заявлении истец просит прекратить незаконное использование товарного знака.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Оба факта, входящие в предмет доказывания, были доказаны Истцом в исковом заявлении и подтверждены приложениями к иску.

Довод Ответчика о том, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779 не действовала в период с 2018 по 2019 годы является необоснованным.

В обоснование данного довода Ответчик указывает на то, что решениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 24 мая 2018 года было признано недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779.

Вместе с тем, судебными актами Суда по интеллектуальным правам, принятыми по делам №№ СИП-340/2018, СИП-341/2018, СИП-360/2018, СИП-361/2018, СИП-379/2018, были признаны недействительными решения Роспатента от 24 мая 2018 года.

Данными судебными актами Суда по интеллектуальным правам правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779 была восстановлена в полном объеме.

Довод Ответчика о том, что у противопоставленных товарных знаков «Pinsa Romana» по свидетельству Российской Федерации № 708138, «Pinsa» по свидетельству Российской Федерации № 708137, «Пинса» по свидетельству Российской Федерации № 708136 отсутствует правовая охрана не соответствует действительности.

Ответчик безосновательно ссылается на отсутствие в своей хозяйственной деятельности нарушений исключительного права Истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что действия ответчика нарушали права истца на товарные знаки, в связи с чем подлежат в полном объеме удовлетворению требования истца о запрете использования товарного знака.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Как отмечено в пункте 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака.

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

В материалы настоящего дела Истцом предоставлены доказательства использования Ответчиком обозначений «Pinsa» и «романа» при:

- оказании услуг;

- на товарах;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Предоставленные Истцом доказательства, Ответчиком в Отзыве не оспариваются. Напротив, в Отзыве им приводятся ссылки адресации в системе Интернет, включающие в себя обозначения, тождественные товарным знакам Истца или в высокой степени сходные с товарными знаками Истца.

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (абзац 2 пункта 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10).

Вопреки доводам Ответчика, никаких «авторских блюд» на территории Российской Федерации Истец не «патентовал».

Ему принадлежит исключительное право на средства индивидуализации (товарные знаки), указанные в исковом заявлении, по перечню товаров и услуг, в соответствии с которым они охраняются. Под указанными обозначениями Истец вводит в гражданский оборот товары и оказывает услуги, в том числе, но не ограничиваясь, по 29, 30, 31, 32, 43 классам МКТУ.

На территории Российской Федерации исключительное право на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 принадлежит Истцу, что Ответчиком не оспаривается. В отзыве последним указано на реализацию товаров и оказание услуг Истцом под данными средствами индивидуализации.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В этой связи, а также в силу длительного интенсивного использования товарных знаков Истцом и действительности исключительного права, Ответчик лишен возможности ссылаться на свой зарубежный опыт и отсутствие различительной способности у средств индивидуализации Истца.

С учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи. (пункт 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года № 10).

С учетом вышеуказанных обстоятельств, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца в части взыскания компенсации с ответчика в сумме 850.000 рублей.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Судебные расходы и государственная пошлина распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ ПИЦЦЫ" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) прекратить незаконное использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «БонтемпиРест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138 и 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по 29, 30, 32 и 43 классам МКТУ при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ ПИЦЦЫ" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) компенсацию 850.000 (восемьсот пятьдесят тысяч) руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 26.000 (двадцать шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

 

Судья:                                                                                               А.С.Чадов