РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-52516/22-110-375

г. Москва

20 сентября 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 13 сентября 2022 года 

Решение в полном объеме изготовлено 20 сентября 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Киселева Николая Александровича (ОГРНИП: 306770000472337) к акционерному обществу "АВВА РУС" (121614, ГОРОД МОСКВА, КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ УЛИЦА, 30, 9, ОГРН: 1034316534394) о взыскании 37 396 535,63 руб.,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (123995, ГОРОД МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 30, 1, ОГРН: 1047730015200),

при участии:

от истца – Дмитриев А.К. по дов.  от  22.02.2022

от ответчика- Шнигер Д.О. по дов. от  08.06.2022, Кочурина  И.В. по дов.  от  27.08.2021,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Киселев Николай Александрович обратился с иском к акционерному обществу "АВВА РУС" о взыскании 37 396 535,63 руб. задолженности по лицензионному договору от 10.12.2010 за период с марта по декабрь 2020, за 2021.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности,  которая в судебное заседание не явилась,  спор рассмотрен  их отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между ИП Киселевым Николаем Александровичем (Лицензиар, Истец) и Акционерным обществом «АВВА РУС» (Лицензиат, Ответчик) был заключен договор о передаче исключительного права на изобретение от «10» декабря 2010 года (далее – Договор) (Приложение №5). Дата и номер государственной регистрации предоставления права использования по договору: 24.03.2011 РД0078408.

Киселеву Николаю Александровичу принадлежат права на изобретение, защищенное патентом РФ №2284832 «Антимикробная композиция для перорального введения» с приоритетом от 30 августа 2004 г.

Согласно пункту 2.1 Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, исключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого Патентом, в части, определенной пунктом 2.2. Договора.

В соответствии с пунктом 2.2 Договора Лицензиату предоставляется право: на изготовление, применение, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот Продукции по лицензии, перечисленной в Приложении №2 к Договору.

Стороны исполняли данный Договора вплоть до 02.03.2020.

Решением Роспатента от 02.03.2020, по результатам рассмотрения возражения иностранного лица Crolaf Ltd Патент на изобретение признан недействительным полностью.

В связи с этим по итогам досудебного спора о выплате вознаграждения за период до вступления решения Роспатента в силу (то есть до 02.03.2020), стороны подписали Соглашение, регулирующее их финансовые расчеты на указанную дату.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2021 по делу № СИП-468/2020 Решение Роспатента от 02.03.2020 признано недействительным, суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражение компании с учетом решения суда.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.01.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2021 оставлено без изменения.

Таким образом судебными органами было признано, что Решение Роспатента от 02.03.2020 о признании Патента недействительным являлось незаконным (ничтожным).

В связи с этим Роспатент 10.09.2021 в Государственном реестре изобретений Российской Федерации опубликовал запись: «Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2021 по делу № СИП-468/2020 признано недействительным решение Роспатента 02.03.2020, которым патент РФ № 2284832 на изобретение «Антимикробная композиция для перорального введения» был признан недействительным полностью. Патент РФ № 2284832 является действующим».

При этом в отношении заключенного между сторонами Лицензионного договора Роспатентом изменений не зарегистрировано. В настоящий момент данный договор является действующим.

Как указал истец, в период с 02.03.2020 года и по настоящее время Ответчик производит продукцию по Договору и реализует ее, извлекая выгоду из использования интеллектуальной собственности Истца.

В соответствии с пунктом 7.1 Договора за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение согласно условиям настоящего договора.

Платежи осуществляются в форме текущих отчислений (роялти) ежеквартально (через каждые три календарных месяца) в течение 90 (девяноста) календарных дней, следующих за последним днем последнего месяца календарного квартала (пункт 7.2 Договора).

Текущие отчисления (роялти) исчисляются как процент от выручки (пункт 7.3. Договора) и составляют 6 (шесть)% от выручки в течение 2016 года и все последующие годы до окончания действия лицензии, но не менее минимального платежа (пункт 7.4.4. Договора).

В пункте 8.2 Договора указано, что Лицензиат обязуется в течение 90 (девяносто) дней, начиная с последнего дня отчётного периода, предоставлять Лицензиару отчеты, отражающие расчет его вознаграждения (роялти) за отчетный период. Отчет составляется по форме, утвержденной сторонами в Приложении №3 к настоящему договору.

Межу Сторонами договора произведены взаиморасчеты по состоянию на 02 марта 2020 года.

В нарушение вышеуказанных положений Договора начиная с марта 2020 года по настоящее время Лицензиатом обязанность по предоставлению отчетов и выплате вознаграждения не осуществляется.

Вместе с тем Договором предусмотрена сумма минимального платежа, которую Лицензиат обязан выплатить Лицензиару в любом случае (пункт 7.5 Договора).

Согласно пункту 7.6 Договора минимальный платеж рассчитывается как произведение базовой суммы минимального платежа и коэффициента инфляции, в котором коэффициент инфляции исчисляется, начиная с 1 января 2011 года по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), а базовая сумма минимального платежа составляет: в течение 2014 года и до конца действия патента 10 000 000 (десять миллионов) рублей (пункту 7.6.4. Договора).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что независимо от представления или непредставления Лицензиатом отчетов, отражающих расчет вознаграждения Лицензиара, Лицензиат обязан выплатить Лицензиару сумму вознаграждения в размере не менее минимального платежа.

Минимальный платеж по Договору составляет:

за период с марта по декабрь 2020 год - 17 421 535,63 рублей;

за 2021 год - 19 975 000 рублей.

Таким образом, задолженность Лицензиата перед Лицензиаром по выплате вознаграждения в размере не менее минимального платежа составляет 17 262 479, 20 рублей - за период с марта по декабрь 2020 год, 19 815 943, 65 рублей - за 2021 год, а всего 37 078 422, 85 рублей.

Согласно статье 13 Гражданского кодекса РФ, ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными статьей 12 настоящего Кодекса.

Признание судом недействительным ненормативного акта означает, что он не создал юридических последствий с момента его принятия.

Таким образом, по мнению Истца, в связи тем, что ненормативный правовой акт, не отвечающий требованиям закона, является незаконным (ничтожным) с момента его принятия, действие Патента на Изобретение не прекращалось, а право Истца на получение вознаграждения за предоставленние права использования Изобретения оставалось и остается в силе. 

Кроме того, заключенный между сторонами Договор является лицензионным договором по смыслу статьи 1235 Гражданского кодекса РФ.

На основании пункта 2 статьи 1232, абзацу 2 пункта 2 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору подлежит государственной регистрации.

Согласно пункту 6 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу предоставление права использования считается несостоявшимся.

В связи с тем, что заключенный между Лицензиаром и Лицензиатом Договор является лицензионным договором, то любое распоряжение результатом интеллектуальной деятельности также подлежит регистрации. 

На сегодняшний день в Роспатенте зарегистрированным является только факт предоставления права использования изобретение по лицензионному договору.

Как указал истец, в настоящий момент, а также в период с 02.03.2021 (Решение Роспатента о признании патента недействительным) по 25.08.2021 (Решение СИП о признании Решения Роспатента недействительным), Патент являлся действующим, соответственно и лицензионный договор на использование Патента является и являлся действующим. Стороны соглашение о расторжении/прекращении лицензионного договора не заключали. Расторжение/прекращение лицензионного договора в Росреестре не зарегистрировано.

Согласно пункту 5 статьи 1235 по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Таким образом в связи с тем, что лицензионный договор является действующим Лицензиар может требовать у Лицензиата суммы вознаграждения.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем,   решением Роспатента от 02.03.2020 Патент признан недействительным в силу отсутствия новизны и изобретательского уровня в заявленном Истцом техническом решении.

Решением СИП от 25.08.2021 на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть вопрос о недействительности Патента (дело № СИП-468/2020).

Решением Роспатента от 30.04.2022 Патент признан недействительным повторно по тем же основаниям.

Патент аннулирован с даты подачи заявки, то есть с 30.08.2004 (п. 5 ст. 1398 ГК РФ).

Таким образом, формальное действие Патента в период после 25.08.2021 аннулировано решением Роспатента от 30.04.2022.

Признание патента недействительным влечет автоматическое прекращение лицензионного договора (п. 6 ст. 1398 ГК РФ, п. 141 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, Договор прекратил свое действие в силу закона с 02.03.2020.

По запросу Ответчика Роспатент подтвердил автоматическое прекращение договора, и то, что такое прекращение не требует регистрации.

Указанные последствия аннулирования патента являются необратимыми. В свете договорного права они квалифицируются как частный случай невозможности исполнения обязательства (ст. 416 ГК РФ). Решение СИП не отменяет свершившийся 02.03.2020 факт. Между тем, Ответчик не был привлечен к участию в деле № СИП-468/2020.

Применительно к решению СИП восстановление положения, существовавшего до нарушения права, распространяется только на положение Истца в отношениях с Роспатентом. На третьих лиц, которые не участвовали в судебном деле, такие последствия распространяться не могут.

Таким образом, позиция Истца о восстановлении действия Договора вместе с Патентом необоснованна.

Стороны подтвердили прекращение Договора своим прямым волеизъявлением:

(1)Письмо Истца от 12.03.2020.

Истец уведомил Ответчика о прекращении Договора с 02.03.2020 и об освобождении сторон от всех обязательств по Договору.

(2)Письмо Ответчика от 31.03.2020 № 409.

Поскольку спорные обстоятельства имели место после 01.10.2014, применяется редакция ГК РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ (ч. 9 ст. 7 этого закона).

Ответчик уведомил Истца о расторжении Договора в одностороннем порядке. Такое право Ответчика предусмотрено п. 13.8 Договора именно на случай аннулирования Патента.

Уведомление не оспорено, следовательно, его юридические последствия сохраняются (п. 50 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

(3)   Соглашение сторон от 07.05.2020.

Истец и Ответчик согласовали, что с момента оплаты Ответчиком роялти за период до 02.03.2020 все обязательства по Договору будут исполнены в полном объеме, и стороны не будут иметь каких-либо взаимных претензий в связи с Договором.

Ответчик оплатил роялти, что подтверждается платежными поручениями от 22.05.2020, 19.06.2020, 17.07.2020 и 19.08.2020.

Лицензионный договор, заключенный на основе аннулированного патента, сохраняет действие лишь в той мере, в которой он исполнен к моменту вынесения решения о недействительности патента (п. 6 ст. 1398 ГК РФ). Истец сам указывает в иске, что Договор исполнялся только до 02.03.2020.

В иске указано, что с 02.03.2020 по настоящее время Ответчик производит продукцию с использованием Патента по Договору.

Вместе с тем, истец не указывает, какую продукцию, нарушающую его права, производил Ответчик в спорный период, и чем это подтверждается.

Аннулирование Патента означает, что начиная с 02.03.2020 предусмотренное им техническое решение перестало быть объектом интеллектуальной собственности. С этой даты оно могло быть безвозмездно использовано любым лицом.

Подтверждением тому служит право послепользования, предусмотренное законом для похожей ситуации (п. 3 ст. 1400 ГК РФ).

Интеллектуальные права Истца возникают и прекращаются с момента внесения записи в реестр изобретений (п. 2 ст. 8.1, ст. 1393 ГК РФ).

Сведения об аннулировании Патента внесены в реестр 02.03.2020 и в ту же дату опубликованы в бюллетене Роспатента.

Исключительное право Истца прекратилось. Вместо него возникло право оспорить решение об аннулировании Патента (п. 2 ст. 1248 ГК РФ). Оспаривание Истцом решения об аннулировании Патента, будучи относительным процессуальным правоотношением, не влияет на гражданские правоотношения Истца с третьими лицами.

Предмет Договора состоял в предоставлении права использования спорного технического решения (п. 2.1 Договора, ст. 1367 ГК РФ). Содержание Договора составляют права и обязанности сторон, связанные с обеспечением Ответчику возможности такого использования.

Непосредственно выпуск продукции Ответчиком в предмет Договора не входит и не охватывается его содержанием. Договор не устанавливает прав и обязанностей Ответчика по выпуску продукции определенного наименования и количества.

Истец отмечает, что Договор якобы действует, поскольку его прекращение не зарегистрировано Роспатентом.

Однако закон не предусматривает регистрацию прекращения лицензионного договора при аннулировании патента. Это подтверждается письмом ФИПС от 27.05.2022 (приложение 6 к отзыву). Данное письмо было реакцией Роспатента на попытку Ответчика зарегистрировать прекращение Договора.

Аннулирование Патента, зарегистрированное в реестре изобретений 02.03.2020, охватывает все последствия такого аннулирования, включая прекращение Договора.

Истец утверждает о наличии у решения СИП от 25.08.2021 обратной силы, распространяющейся на договорные отношения с Ответчиком.

Однако, оспоренный ненормативный правовой акт не подлежит применению со дня принятия судебного решения (ч. 8 ст. 201 АПК РФ). Указанная формулировка не дает оснований утверждать, что все последствия оспоренного ненормативного правового акта признаются изначально несуществующими. Оспаривание акта влечет последствия, связанные с его недействительностью. Эти последствия определяются всей совокупностью норм, регулирующих спорные отношения.

Решением Роспатента от 30.04.2022 Патент аннулирован с даты подачи заявки, то есть с 30.08.2004 (п. 5 ст. 1398 ГК РФ). Таким образом, в спорный период с марта 2020 г. по декабрь 2021 года Изобретение не являлось объектом патентных прав.

Признание патента недействительным влечет автоматическое прекращение лицензионного договора (п. 6 ст. 1398 ГК РФ, п. 141 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Исходя из этого Договор прекратил свое действие в силу закона с 02.03.2020.

В законе отсутствует норма, которая предусматривает возобновление лицензионного договора после его прекращения.  

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко