Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-37155/2019

04 мая 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  12 апреля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  04 мая 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью КАЙЗЕР Групп Рус

ответчик: 1) Общество с ограниченной ответственностью «ПИ ЭР БРАШ» 

                  2) Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЭИНРЕСЕЛЛЕР»

третье лицо: 1) Индивидуальный предприниматель ФИО2

           2) ООО «Кайзер Трейд» 

           3) ФИО3

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии

от истца: представитель ФИО4 (доверенность от 01.11.2018)

от ответчика: 1) представитель ФИО5 (доверенность от 25.09.2020)

                        2) не явился, извещен 

от третьих лиц: не явились, извещены 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью КАЙЗЕР Групп Рус (далее – истец), действующее в качестве лицензиата в отношении исключительных прав на товарный знак «Кaizer» по свидетельству РФ №359303, обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПИ ЭР БРАШ» (далее – ответчик 1) и обществу с ограниченной ответственностью «ДОМЭИНРЕСЕЛЛЕР» (далее – ответчик 2) с требованием: 

- запретить ответчику 1 использовать обозначения «KAIZER» любым образом в отношении товаров инструменты для маникюра; инструменты для педикюра; ножницы для маникюра; ножницы для стрижки волос; пилки для ногтей; электрические пилки для ногтей; пинцеты для эпилирования, устройства для завивки волос (не электрические); гребни, изделия  щеточные; кисточки для бритья; предметы домашний утвари для косметики; предметы утвари туалетные; принадлежности для снятия грима (не электрические); пудреницы, пуховки для пудры; расчески, расчески электрические; футляры для расчесок; щетки; щеточки для бровей;  щеточки для ногтей, бигуди; зажимы для волос; изделия декоративные для волос; кисти; шапочки для окраски волос; шпильки для волос и т.д.

- запретить ответчику 1 использовать доменное имя kaizer.ru  любыми способами, в том числе путем размещения на данном интернет-сайте информации о товарах инструменты для маникюра; инструменты для педикюра; ножницы для маникюра; ножницы для стрижки волос; пилки для ногтей; электрические пилки для ногтей; пинцеты для эпилирования, устройства для завивки волос (не электрические); гребни, изделия  щеточные; кисточки для бритья; предметы домашний утвари для косметики; предметы утвари туалетные; принадлежности для снятия грима (не электрические); пудреницы, пуховки для пудры; расчески, расчески электрические; футляры для расчесок; щетки; щеточки для бровей;  щеточки для ногтей, бигуди; зажимы для волос; изделия декоративные для волос; кисти; шапочки для окраски волос; шпильки для волос и т.д.

- обязать ответчика 1 произвести перерегистрацию доменного имени kaizer.ru на общество с ограниченной ответственностью КАЙЗЕР Групп Рус; 

- признать регистрацию доменного имени «kaizer.ru» на имя ответчика 1 актом недобросовестной конкуренции; 

- взыскать солидарно с ответчика 1 и ответчика 2  компенсацию в размере 1 000 000 руб. за нарушение прав на товарный знак. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что он является обладателем прав на товарный знак «KAIZER»  по свидетельству № 359303, принадлежащие ему на условиях неисключительной лицензии по договору от 18.10.2016. В ходе осмотра интернет-страницы http://kaizer.ru, зафиксированным нотариально составленным протоколом осмотра доказательств от 08.08.2018, истцом был выявлен факт использования в домене «kaizer.ru» обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, что явилось основанием для предъявления претензий в адрес ответчиков, которые были оставлены без удовлетворения. При этом, по мнению истца, продавцом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, является ответчик 1, а регистратором домена «kaizer.ru» - ответчик 2.

Ответчик 2 направил в суд отзыв, в котором указал, что он не является надлежащим ответчиком по спору о нарушении исключительных прав на товарный знак, используемый в доменном имени в сети Интернет. В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ» регистратор не вправе самостоятельно принимать решение об удовлетворении претензий третьих лиц на доменное имя, правообладатель вправе обратиться с иском к администратору домена, который отвечает за выбор и использование домена, и может нарушать права на товарный знак истца.  

Ответчик 1 по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на отсутствие оснований для удовлетворения иска. Ответчик 1 не администрирует спорный домен, в своей деятельности ответчик 1 не использует ни сайт, ни продукцию, для индивидуализации которой зарегистрирован товарный знак. Ответчик 1 производит и предлагает к продаже товар под собственной маркой «PRBRUSH». Истец не доказал факт нарушения ответчиком 1 исключительных прав на товарный знак.

От ответчика 2 поступили объяснения о том, что он не является регистратором спорного домена, согласно представленным документам регистратором доменного имени «kaizer.ru» в период с 04.07.2016 по 04.07.2019 является ООО «Регистратор Доменов» (ОГРН 

<

***>).

Определениями от 14.10.2019, 09.12.2019 и от 17.02.2020 ООО «Регистратор Доменов» предложено представить суду сведения о владельце (администраторе) домена «kaizer.ru» в период с 04.07.2016 по 04.07.2019. 

ООО «Регистратор Доменов» исполнило определение суда, сообщив суду запрашиваемые сведения об администраторе спорного домена (в период с 04.07.2016 по 16.05.2017 администратором доменного имени являлось ООО «Кайзер Трейд» (ИНН 

<

***>), с 16.05.2017 по 18.10.2017 -  ООО «ПИ ЭР БРАШ» (ИНН 

<

***>), с 18.10.2017 по 04.07.2019 - ФИО3).

Судебное заседание отложено для уточнения истцом заявленных требований, а также для привлечения к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, - ООО «Кайзер Трейд» (ИНН 

<

***>) и ФИО3.

В дополнение к изложенным доводам, ответчик 1 указал, что после ликвидации (30.10.2018) ООО «Кайзер Трейд» право на доменное имя было передано ответчику 1 (ООО «ПИ ЭР БРАШ»), однако поскольку оно не использовалось последним для обозначения собственной продукции, оно было продано ФИО3 18.10.2017. В этой связи ссылка истца на протокол осмотра от 08.08.2018 несостоятельна.   

В судебном заседании 12.04.2021 истец поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик 1 поддержал свои возражения, просил в иске отказать.

Ответчик 2 и третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

С учетом совокупности исследованных по делу обстоятельств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела.

Заслушав представителя истца и ответчика 1, исследовав и оценив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как указал истец, индивидуальный предприниматель ФИО2 является правообладателем торгового наименования Кaizer, что подтверждается свидетельством № 359303, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, и записью регистрации перехода права № РД0259000 от 17.07.2018 г. в отношении товаров 03-го класса МКТУ (ногти искусственные; ресницы искусственные); 08-го класса МКТУ (инструменты для маникюра; инструменты для педикюра; ножницы для маникюра; ножницы для стрижки волос; пилки для ногтей; электрические пилки для ногтей; пинцеты для эпилирования; устройства для завивки волос (неэлектрические); приборы (электрические и...); 11-го класса МКТУ (аппараты для загара; сушилки воздушные; сушилки для волос); 21-го класса МКТУ (гребни; изделия щеточные; кисточки для бритья; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; принадлежности для снятия грима [неэлектрические]; пудреницы; пуховки для пудры; расчески; расчески электрические; футляры для расчесок; щетки; щеточки для бровей; щеточки для ногтей); 26-го класса МКТУ (бигуди; зажимы для волос; изделия декоративные для волос; кисти; шапочки для окраски волос; шпильки для волос). 

На основании лицензионного договора от 18.10.2016 права на использование товарного знака Kaizer были переданы истцу.

Указанный товарный знак служит для индивидуализации на рынке товаров истца, в том числе таких товаров как: инструменты для маникюра; инструменты для педикюра; ножницы для маникюра; ножницы для стрижки волос; пилки для ногтей; электрические пилки для ногтей; пинцеты для эпилирования; устройства для завивки волос (неэлектрические); гребни; изделия щеточные; кисточки для бритья; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; принадлежности для снятия грима [неэлектрические]; пудреницы; пуховки для пудры; расчески; расчески электрические; футляры для расчесок; щетки; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; бигуди; зажимы для волос; изделия декоративные для волос; кисти; шапочки для окраски волос; шпильки для волос. 

 

Истец обнаружил, что ответчик в отсутствие согласия истца и его лицензиара зарегистрировал на себя доменное имя «kaizer.ru», при наборе которого в сети интернет происходит перенаправление на сайт http://prbrush.ru/. 

На данном сайте расположена информация о товарах производимых ответчиком 1 (ИНН: 

<

***>, адрес местонахождения 192148, 

<

...>), что зафиксировано нотариально заверенным протоколом осмотра письменного доказательства. 

В ходе осмотра интернет-страницы http://kaizer.ru, зафиксированным нотариально составленным протоколом осмотра доказательств от 08.08.2018, истцом был также выявлен факт использования в домене «kaizer.ru» обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком.

По мнению истца, действия ответчиков по регистрации доменного имени kaizer.ru с заведомо включенным в него товарным знаком истца, а также действия по использованию этого доменного имени в качестве адреса интернет-сайта, на котором ответчик 1 предлагает к продаже аналогичные товары под названием "PRBRUSH", приводят к смешению товаров на рынке, поскольку потребители не могут отличить товары разных производителей. Кроме того, эти действия обеспечивают повышенный спрос на товары ответчика 1 марки "PRBRUSH", хотя ответчик не имеет никакого отношения к известности и многолетней истории бренда "KAIZER", не вкладывал средства в его рекламу и продвижение на рынке. 

Полагая, что перечисленные действия ответчиков нарушают исключительные права истца на товарный знак «KAIZER» № 359303, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

Исходя из смысла указанной правовой нормы следует, что нарушением исключительных прав на товарный знак является не просто размещение сходного с ним до степени смешения обозначения в сети «Интернет» (в данном случае, формальная регистрация доменного имени), но и фактическое использование в доменном имени товарного знака при продвижении однородных товаров и/или услуг, для индивидуализации которых спорный объект интеллектуальных прав зарегистрирован. 

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 N 2011-18/81, администратор домена (пользователь на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

С помощью домена осуществляется адресация на сайт. При этом администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать (путем указания IP-адреса сервера хостинг-провайдера, на котором размещен сайт).

Поскольку администратор домена самостоятельно осуществляет выбор доменного имени, то в случае использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в доменном имени в этой части он информационным посредником не является.

При определенных обстоятельствах администратор домена может быть признан непосредственным нарушителем. Решение вопроса о привлечении администратора домена к ответственности зависит прежде всего от того, в домене и/или на сайте неправомерно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В случае неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации только на сайте непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение. Вместе с тем, в случае участия администратора домена в совершении правонарушения на сайте он также может быть привлечен к ответственности (в частности, если он осознанно предоставил возможность использования домена для совершения действий, являющихся нарушением, или получал доход от неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации).

Если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте) является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта.

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; далее - Закон об информации).

Как правило, администратор домена и владелец сайта являются одним и тем же лицом. С учетом этого можно исходить из презумпции того, что администратор домена является одновременно владельцем сайта, если администратор домена не доказал иное.

Владелец сайта, который размещает свой материал на сайте, не является информационным посредником по смыслу пункта 1 статьи 1253.1 ГК РФ в части осуществления этих действий. В случае нарушения интеллектуальных прав он является непосредственным нарушителем.

Кроме того, согласно разъяснению, изложенному в пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10), бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации, презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Как следует из письма регистратора домена ООО «Регистратор Доменов» в период с 04.07.2016 по 16.05.2017 администратором доменного имени являлось ООО «Кайзер Трейд» (ИНН 

<

***>), с 16.05.2017 по 18.10.2017 -  ООО «ПИ ЭР БРАШ» (ИНН 

<

***>), с 18.10.2017 по 04.07.2019 - ФИО3.

Ответчик 1 являлся администратором спорного домена в период с 16.05.2017 по 18.10.2017, тогда как предполагаемое нарушение исключительных прав истца на товарный знак было зафиксировано 08.08.2018. 

Поскольку  с момента фиксации нарушения (08.08.2018) ответчик 1 уже не являлся владельцем спорного домена, в связи с чем, не мог влиять на контент сайта (содержимое информации), расположенный на указанном домене, иск в части 1-го требования о запрете ответчику 1 использовать на сайте спорное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, подлежит отклонению.

Поскольку в настоящий момент ответчик 1 не является владельцем спорного домена, который администрируется третьим лицом, иск в части 2-го требования о запрете ответчику  использовать доменное имя также подлежит отклонению. 

Иск по 3-ему требованию об обязании ответчика 1 произвести перерегистрацию домена на истца подлежит также отклонению, поскольку не соответствует надлежащему способу защиты нарушенного права, предусмотренного в качестве законного основания для заявления подобного требования.

Иск в части 5-го требования о взыскании с ответчиков компенсации подлежит отклонению.

Согласно части 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно абзацу 2 пункта 161 Постановления №10 требование о прекращении использования доменного имени, заявленное одним из обладателей права на товарный знак к другому обладателю права на товарный знак с таким же обозначением, подлежит удовлетворению в случае, если лицо, зарегистрировавшее доменное имя, фактически использует его в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака.

Исходя из смысла правовой нормы и разъяснений ВС РФ следует, что нарушением исключительных прав на товарный знак является не просто размещение сходного с ним до степени смешения обозначения в сети «Интернет» (в данном случае, формальная регистрация доменного имени), но и фактическое использование в доменном имени товарного знака при продвижении однородных товаров и/или услуг, для индивидуализации которых спорный объект интеллектуальных прав зарегистрирован. 

Поскольку факт регистрации ответчиком 1 доменного имени без документального подтверждения фактического его использования последним не является нарушением исключительных прав на товарный знак и не образует состава гражданско-правового ответственности, иск в этой части в отношении ответчика 1 подлежит отклонению.

С учетом основания заявленных требований, характера деятельности ответчика 2, а также отсутствия в деятельности ответчика 2 признаков деятельности информационного посредника применительно к настоящему спору, суд также не установил оснований для привлечения ответчика 2 к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания компенсации. 

Оценив представленные в дело доказательства, руководствуясь статьями 1229, 1252, 1253.1, 1484, 1519, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденными решением АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" от 05.10.2011 N 2011-18/81, суд приходит к выводу о том, что ответчик 2, не имея ни технической, ни юридической возможности осуществлять какие-либо действия с доменным именем и влиять на содержимое информации, размещенной на сайте с этим доменным именем, не является самостоятельным нарушителем исключительных прав истца при регистрации домена, фактически не использовал доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком истца. 

Иск в части 4-го требования о признании регистрации спорного домена  актом недобросовестной конкуренции подлежит отклонению, поскольку факт регистрации за ответчиком 1 спорного домена, содержащего обозначение «kaizer», сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на использование которого принадлежат истцу по неисключительной лицензии с наделения его со стороны лицензиара (ООО «Оникс») правом предъявления настоящего иска, не свидетельствует о фактическом использовании ответчиком 1 после 18.10.2017 спорного домена в целях продвижения товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Статьей 1254 ГК РФ установлено, что если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 названного Кодекса.

Согласно пункту 79 Постановления № 10 при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Из представленного лицензионного договора на использование товарного знака от 18.10.2016, заключенного между истцом и правообладателем (ООО «Оникс»), усматривается, что исключительное право на использование товарного знака предоставлено истцу на условиях неисключительной лицензии. 

Из содержания указанного договора не следует, что право на защиту исключительных прав на товарный знак предоставлено истцу. С требованием о защите исключительных прав на спорный товарный знак лицензиар (правообладатель) не обращался. Обращение истца с настоящим иском не является совместным иском правообладателя товарного знака (лицензиара) и истца (лицензиата).

Таким образом, истец как обладатель простой (неисключительной) лицензии по использованию исключительных прав на товарный знак не обладает правом на защиту своего нарушенного права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, на которые он ссылается.

На основании изложенного, в иске следует отказать.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

В иске отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                                Евдошенко А.П.