ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А28-5249/2017

г. Киров

11 октября 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 08 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 октября 2018 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малых Е.Г.,

судейГорева Л.Н., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2, 

при участии в судебном заседании:

представителя ответчика - ФИО3, по доверенности от 05.09.2017, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4

на решение Арбитражного суда Кировской области от 23.05.2018 по делу № А28-5249/2017, принятое судом в составе судьи Шилоносовой В.А.,

по иску индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП 304434534901197; ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО5 (ОГРНИП 315435000013186; ИНН 

<

***>)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Кировнет» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о взыскании 5 000 000 рублей 00 копеек,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО4 (далее – истец) обратился с иском в Арбитражный суд Кировской области к индивидуальному предпринимателю ФИО5 (далее – ответчик) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака «Кировнет/Kirovnet» (рег. №561858) и удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение ответчиком работ и оказание услуг, в том числе с рекламы в сети Интернет, взыскании компенсации в сумме 5 000 000 рублей 00 копеек.

Требования истца со ссылкой на положения статей 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) мотивированы тем, что ответчик в нарушение исключительных прав истца использовал в доменном имени для адресации своего сайта в сети Интернет (kirovnet.online), а также в социальных сетях ВКонтакте и Facebook товарный знак «Кировнет/Kirovnet».

Определением от 24.08.2017 принят отказ индивидуального предпринимателя ФИО4 от иска к индивидуальному предпринимателю ФИО5 в части требования об обязании прекратить незаконное использование товарного знака «Кировнет/Kirovnet» (рег. №561858) и удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение ответчиком работ и оказание услуг, в том числе с рекламы в сети Интернет; производство по делу в данной части прекращено.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Кировнет». 

Решением Арбитражного суда Кировской области от 23.05.2018 в удовлетворении исковых требований отказано.

Индивидуальный предприниматель ФИО4 с принятым решением суда не согласен, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, принять новый судебный акт, иск удовлетворить. По мнению заявителя жалобы, суд первой инстанции ошибочно применил статью 10 ГК РФ. 

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу просит в удовлетворении жалобы отказать и оставить решение без изменения, поскольку истец не доказал какими действиями ответчик нарушил права истца и нормы закона об использовании чужого товарного знака. 

ООО "Кировнет" отзыв на апелляционную жалобу не представило. 

07.09.2018 от истца поступили дополнения к апелляционной жалобе. Истец указывает, что является правообладателем товарного знака, который использовал для извлечения прибыли, общество «Кировнет» использовало данный товарный знак в рекламных целях в интересах истца. Заявитель жалобы считает, что ответчик недобросовестно использовал в наименовании доменного имени kirovnet.online товарный знак истца для извлечения прибыли от рекламы, в результате использования снизилась посещаемость сайта kirovnet.ru. 

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 01.08.2018 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 02.08.2018 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной статьи стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Протокольным определением апелляционного суда от 11.09.2018 рассмотрение дела откладывалось на 02.10.2018, в судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 08.10.2018. 

От ответчика в дело поступили ходатайства об истребовании доказательств (договоров хостинговых услуг, материалов проверки полиции), а также дополнительные письменные пояснения. 

В удовлетворении ходатайств ответчика отказано протокольным определением от 08.10.2018.

Законность решения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, ФИО4 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 14.10.2002.

26.04.2013 между ФИО6 (продавец) и ФИО7 (покупатель) заключен договор купли-продажи интернет-сайта, по которому продавец, являясь владельцем исключительных имущественных и иных прав на интернет-сайт kirovnet.ru, на доменное имя kirovnet.ru обязуется передать полный комплекс имущественных прав (исключительные права) покупателю, который, в свою очередь, обязуется их принять и оплатить (т.3, л.д. 47-48).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ 14.05.2013 было создано общество с ограниченной ответственностью «Кировнет», его учредителями являются ФИО7 (размер доли 60%), ФИО5 (размер доли 30%), ФИО8 (размер доли 10%). 

В соответствии с протоколом общего собрания учредителей ООО «Кировнет» от 26.04.2013 на должность директора общества избрана ФИО5 

В материалы дела представлено свидетельство №561858 на товарный знак (знак обслуживания) Кировнет/КIROVNET правообладателем которого является ФИО4, приоритет товарного знака - 11.09.2014, срок действия приоритета истекает 11.09.2024; зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.01.2016 (т.1, л.д. 20-21). 

Данный товарный знак зарегистрирован по классам 35, 38 Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, включающим в себя публикацию рекламных текстов, наружную рекламу, распространение образцов, рекламных материалов, их рассылку; обеспечение доступа к базам данных, на дискуссионные форуме в Интернете, передачу сообщений и прочее.

13.10.2015 ФИО5 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (выписка из ЕГРИП).

В материалы дела представлено информационное письмо без даты, которым ФИО7 подтверждает наличие договорных отношений с ИП ФИО5, предметом которых является размещение рекламных и информационных материалов на интернет-сайте www.kirovnet.ru (т.3, л.д. 122).

20.11.2015 между ФИО7 (продавец) и ИП ФИО4 (покупатель) подписан договор купли-продажи сайта kirovnet.ru, прав на соответствующее доменное имя (т.3, л.д. 49-50).

Информационным письмом от 01.12.2015 ФИО4 подтвердил наличие договорных отношений с ИП ФИО5, предметом которых является эксклюзивное размещение названным лицом рекламных и информационных материалов на интернет сайте kirovnet.ru (т.2,л.д. 84).

По сведениям АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», изложенным в письме от 26.07.2017 №2768-С, в период с 19.08.2009 по 29.04.2013 администратором домена второго уровня kirovnet.ru являлся ФИО6, с 29.04.2013 по 23.11.2015 - ФИО7, с 23.11.2015 по 22.03.2016 являлся ФИО4, с 22.03.2016 по 19.09.2016 - ООО «Кировнет.ру», с 19.09.2016 по 20.03.2017 - ФИО9, с 20.03.2017 по настоящее время - ФИО4

12.01.2016 в ЕГЮЛ зарегистрировано учрежденное ФИО4 и ФИО5 общество с ограниченной ответственностью «Кировнет.ру».

Согласно информации с сайта reg.ru - регистратора доменных имён и хостинг-провайдеров 10.03.2016 было зарегистрировано доменное имя kirovnet.online.

В период с 25.03.2016 по 11.04.2017 ФИО5 в соответствии с договором на предоставление услуг связи от 25.03.2016 №52866 предоставлялся IP адрес, на который указывает доменное имя kirovnet.online (письмо ООО «Сеть дата-центров «Селектел» от 13.12.2017 № 1047-с).

31.01.2017 в АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» направлено заявление общества с ограниченной ответственностью «Ту групп» от 30.01.2017 №2 с просьбой передать права по администрированию доменов kirovnet.online новому администратору - ФИО5 Согласно представленному в дело письму Регионального сетевого информационного центра от 04.04.2017 №1148-с, администратором домена второго уровня kirovnet.online c 07.02.2017 являлась ФИО5

Письмом от 22.03.2017 ИП ФИО4 уведомил рекламодателей о том, что им как собственником информационного портала принято решение об изменении порядка и процедуры размещения рекламно-информационных материалов на сайте kirovnet.ru. С 22.03.2017 договоры на размещение рекламы и иной информации на сайте будут заключаться напрямую с ИП ФИО4 Все агентские договоры и прочие соглашения с иными лицами с названной даты недействительны.

В материалы дела представлена переписка сотрудника ИП ФИО4 (программиста) со службой поддержки Яндекс от 23.03.2018, в которой указано на склейку с доменом kirovnet.online, в результате чего обнулился индекс цитирования домена kirovnet.ru. В связи с изложенным сотрудник истца просит срочно «расклеить» домены.

Из письма общества с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел», являющегося хостинг-провайдером, следует, что сотрудники технической поддержки названного лица, после получения обращения от представителя ИП ФИО4, 23.03.2017 связались с администратором сайта kirovnet.online и сообщили о нарушении исключительного права ИП ФИО4, потребовали устранить нарушение. 27.03.2017 от администратора сайта kirovnet.online поступила информация об удалении с сайта незаконно размещенных материалов.

Из пояснений представителя ответчика следует, что после возникновения между сторонами разногласий, ФИО5 прекратила работу по развитию и продвижению интернет-портала kirovnet.ru. 

Согласно свидетельству об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников этого органа, присутствовавших при принятии данного решения от 28.04.2017 на внеочередном общем собрании участников ООО «Кировнет» было принято решение об освобождении ФИО5 от должности директора данного общества, назначении на должность директора ФИО4

ИП ФИО4, полагая, что товарный знак «Кировнет» незаконно использовался в доменном имени, на страницах сайта www.kirovnet.online и в социальных сетях, направил в адрес ответчика письмо, приложив к нему иск в качестве досудебной претензии для урегулирования возникшего спора. Ответ на данное письмо не последовал.

Указанные обстоятельства явились основанием обращения ИП ФИО4 в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя ответчика, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229, 1474, 1484, 1519, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу норм пункта 3 статьи 1484 ГК РФ императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно пункту 1.2 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров" (далее – Постановление от 28.03.2014) по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В силу пункта 1.2 Постановления от 28.03.2014 требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. 

Индивидуальный предприниматель является правообладателем на товарный знак Кировнет/КIROVNET. 

В обоснование иска и апелляционной жалобы истец ссылается на то, что ответчик незаконно использовал в наименовании доменного имени kirovnet.online товарный знак истца для извлечения прибыли от рекламы. 

В данном случае, оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что в материалы дела не представлены доказательства использования доменного имени ответчиком для осуществления деятельности (в отношении товаров, работ, услуг), для которой товарному знаку истца предоставлена правовая охрана (т.1 л.д.20). Представленные истцом скриншоты (снимки экрана), сделанные предположительно 23.03.2017 в 18:57:59 и в 18:57:07 (т.1 л.д.42), не могут быть признаны достоверными и достаточными доказательствами, подтверждающими факт такого использования ответчиком спорного доменного имени; апелляционный суд исходит из того, что ответчик не признал достоверность указанных снимков, а истец не предпринимал мер для объективного установления соответствующих обстоятельств, в том числе путем обращения за совершением нотариального осмотра.

При таких условиях отказ в удовлетворении искового заявления о взыскании компенсации следует признать правильным. Доводы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, не могут служить основанием для отмены принятого решения.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Однако апелляционный суд признаёт ряд доводов заявителя жалобы заслуживающими внимания, в связи с чем считает необходимым указать следующее.

В дополнении к апелляционной жалобе истец выражает несогласие с выводом суда о том, что истец не использовал принадлежащий ему товарный знак.

Апелляционный суд принимает во внимание, что в условиях правового конфликта между истцом и ответчиком по настоящему делу выводы суда в отношении тех или иных обстоятельств могут оказать влияние на разрешение иных споров, учитывая последствия вступления в законную силу решения суда (часть 2 статьи 69 АПК РФ).

Делая указанный и оспариваемый истцом вывод, суд первой инстанции не учел и не дал надлежащей оценки тому, что истцу принадлежат права не только в отношении спорного товарного знака, но и в отношении сайта kirovnet.ru (в связи с приобретением соответствующих прав по договору от 20.11.2015). Также по сведениям АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», изложенным в письме от 26.07.2017 №2768-С, администратором домена второго уровня kirovnet.ru с 23.11.2015 по 22.03.2016, а также с 20.03.2017 являлся ФИО4; при том, что ответчик лично не являлся администратором указанного домена. Деятельность общества «Кировнет» тесно связана с использованием, в том числе в целях осуществления рекламной деятельности интернет-портала (сайта) kirovnet.ru; при этом в период с 01.01.2015 по 31.12.2016 общество «Кировнет» осуществляло перечисление истцу значительных денежных средств с указанием на оплату за рекламные услуги (т.3 л.д.132). Впоследствии 12.01.2016 в ЕГРЮЛ зарегистрировано учрежденное ФИО4 и ФИО5 общество с ограниченной ответственностью «Кировнет.ру».

Вывод суда первой инстанции о том, что товарный знак по свидетельству №561858 не использовался истцом в коммерческой деятельности (абзац 9 на стр.8 – абзацы 1 и 2 на стр.9 решения), противоречит установленным судом первой инстанции обстоятельствам совместной коммерческой деятельности сторон, связанной с использованием интернет-портала kirovnet.ru (абзацы 6 – 10 на стр.9). При таких условиях не может быть признан обоснованным и вывод суда первой инстанции о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ), выразившихся в несогласованной с бизнес-партнером регистрации за собой в качестве товарного знака получившего известность в г. Кирове в ходе совместной деятельности с ответчиком обозначения Кировнет/Кirovnet с последующим предъявлением требований о выплате максимально допустимого законом размера компенсации (абзац 3 на стр.11 решения суда.

При этом апелляционный суд признаёт установленным, что ответчик мог осуществлять деятельность с использованием сайта  www.kirovnet.ru лишь постольку, поскольку эта деятельность была связана с осуществлением полномочий руководителя общества «Кировнет» либо была в ином порядке разрешена иными лицами, на что явственно указывают письма ФИО7 (т.3, л.д. 122) и  ФИО4 от 01.12.2015 (т.2,л.д. 84).

Таким образом, истцу не могло быть отказано в иске с применением правовой позиции, приведенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 №5560/08, со ссылкой на отсутствие у истца охраняемого законом интереса, достойного судебной защиты (абзац 5 на стр.11 решения).

Однако указанные противоречивые и необоснованные выводы суда в отношении указанных выше обстоятельств использования товарного знака и оценки поведения истца не повлекли сами по себе принятия неправильного решения по существу спора, т.к. суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив повторно представленные доказательства в их совокупности, не признал установленным факт использования доменного имени kirovnet.online для осуществления деятельности, в отношении которой товарному знаку истца предоставлена правовая охрана.

В силу приведенной в пункте 35 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 (ред. от 10.11.2011) "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" при принятии постановления суд апелляционной инстанции действует в пределах полномочий, определенных статьей 269 АПК РФ. 

В случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

Принимая во внимание задачи судопроизводства, установленные в статье 2 АПК РФ, апелляционный суд приходит к выводу о том, что выводы суда первой инстанции, содержащиеся с абзаца 9 на стр.8 по абзацы 1 и 2 на стр.9,  в абзацах 3 и 5 на стр.11 решения суда, подлежат исключению из мотивировочной части.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. 

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Кировской области от 23.05.2018 по делу № А28-5249/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Кировской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                      

Е.Г. Малых

Судьи         

ФИО10

ФИО1