АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

 

      Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                                        Дело №А65-16663/2019 

 

Дата принятия решения – 26 ноября 2019 года 

Дата объявления резолютивной части – 19 ноября 2019 года.

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Спиридоновой О.П., при ведении видео-, аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Евсеевой О.Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный технический университет", г. Ростов-на-Дону к Обществу с ограниченной ответственностью "Кинетика-М", г. Казань с участием третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора индивидуального предпринимателя ФИО1, г.Казань

 о пресечении действий, нарушающих исключительное право истца на полезную модель, взыскании 4000000 рублей компенсации,

с участием:

от истца – представители ФИО2, ФИО3, паспорта, доверенности, дипломы, 

от ответчика – ФИО4, паспорт, доверенность, диплом,

от третьего лица ИП ФИО1– ФИО4, паспорт, доверенность, диплом,

УСТАНОВИЛ:

Истец - Донской государственный технический университет, обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО "Кинетика-М", которым просит обязать ответчика пресечь действия, нарушающие исключительное право истца на полезную модель:

- обязать ответчика прекратить использование в своей коммерческой деятельности полезной модели "Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала" (патент № 123947, номер заявки с приоритетом 31.07.2012г. и сроком действия по 31.07.2022г.), зарегистрированным в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.01.2013г., без получения разрешения ДГТУ в установленном законом порядке;

- обязать ответчика прекратить предлагать к продаже и продавать изделия, которые приводят к нарушению исключительного права на полезную модель по патенту № 123947 с приоритетом от 31.07.2012г. и сроком действия по 31.07.2022г., зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.01.2013г.; взыскать компенсацию в размере 4000000 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 31.10.2019г. в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле третьим лицом без самостоятельных требований на предмет спора привлечен индивидуальный предприниматель ФИО1

До начала судебного заседания 19.11.2019г. предприниматель ФИО1 направил в суд документы, дополнительно истребованные судом (оглашены и исследованы судом в заседании).

Истец в судебном заседании поддержал иск, дал пояснения на вопросы суда, представил доказательства направления копии иска с приложенными документами в адрес привлеченного третьего лица.

Ответчик в судебном заседании представил доказательства направления и вручения истцу полного пакета документов (исследованы судом, приобщены в материалы дела).

До начала судебного заседания истец направил в суд ходатайство об истребовании в порядке ст. 66 АПК РФ от ИП ФИО1 и ООО «Кинетика-М» бухгалтерской документации, касающейся подготовки к производству, производства, использования или передачи балансировочных грузов, за период с 28.09.2015г. по настоящее время.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

В силу ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Суд определил в удовлетворении ходатайства истца об истребовании от ответчика и третьего лица бухгалтерской документации отказать ввиду неотносимости документов к предмету спора.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в письменных отзывах на иск; заявил о снижении заявленной ко взысканию суммы компенсации до минимального размера – 10 000 рублей.

На вопрос суда подтвердил, что при предложении к продаже (размещении на сайте) продукции правообладатель не указывался; на сайте были размещены 4 позиции.

На вопрос суда истец подтвердил, что не оспаривает предложение к продаже 4 позиций.

Стороны не возражали против рассмотрения спора по существу.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд приходит к следующим выводам.   

В обоснование исковых требований истец указывает, что Донской государственный технический университет является правообладателем патента № 123947 на полезную модель "Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала" (номер заявки с приоритетом 31.07.2012г. и сроком действия по 31.07.2022г.), авторами которого являются ФИО5, ФИО6, что подтверждается указанным патентом, зарегистрированным в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.01.2013г. 

Описание полезной модели к патенту, размещено в открытом доступе на официальном интернет-сайте Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» по адресу: http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=0000123947&TypeFile=html .

Между истцом (лицензиар) и ООО «Энсет» (лицензиат) заключен лицензионный договор № 06.1-20-71/12пм от 29.01.2013г., по условиям которого лицензиар передал лицензиату в качестве вклада в уставный капитал ООО «Энсет» для изготовления, применения, предложения к продаже и продажи по лицензии изобретений, защищенных патентом. 

В соответствии с пунктом 2.3 договора в период действия договора лицензиар может пользоваться указанными правами (производство и продажа продукции по лицензии) сам, а также предоставлять эти права третьим лицам. 

        Срок действия договора – с момента регистрации договора в Роспатенте (в соответствии с письмом ФГБУ «ФИПС» от 06.05.2013 №2013Д03942/93 дата государственной регистрации лицензионного договора – 18.04.2013г.) до прекращения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (срок действия патента: по 31.07.2022г.);        

Сотрудниками истца 11 марта 2019г. при осмотре сайта: http://kardanniy-val.ru/https://таткардан.рф/ выявлен факт совершения ответчиком действий, нарушающих указанное исключительное право на полезную модель, а именно:

- использование указанной полезной модели для введения в гражданский оборот путем распространения (продажи) в сети "Интернет" на сайте и в стационарных торговых точках продажи и обслуживания в Казани следующих изделий: «Балансировочный груз с хомутом, 4-10г», «Балансировочный груз с хомутом, 8-18г», «Балансировочный груз с хомутом, 14-35г», «Балансировочный груз с хомутом, 26-50г»;

- предложения к продаже следующих изделий: «Балансировочный груз с хомутом, 4-10г», «Балансировочный груз с хомутом, 8-18г», «Балансировочный груз с хомутом, 14-35г», «Балансировочный груз с хомутом, 26-50г» и при оказании услуг по балансировке карданных валов, роторов и другого оборудования с использованием указанной полезной модели.

Указанные изделия находятся в подразделе «Запчасти» раздела «Каталог» по адресу http://kardanniy-val.ru/spares/rashodnye-materialy?page=1 , в группе товаров «Расходные материалы» (В разделе «О нас» по адресу http://kardanniy-val.ru/about указано: «Таткардан имеет в наличии запас запчастей, наше предприятие является региональным поставщиком карданных валов и комплектующих к ним»), 

- рекламы указанных изделий и услуг в сети "Интернет", в том числе, на официальной странице «Таткардан» (http://kardanniy-val.ru) социальной сети "Вконтакте" (представлена распечатка страницы «Таткардан» Ремонт карданных валов» с сайтв vk.com) и сервиса Instagram, а также использование указанных изделий и услуг в работе и развитии франчайзинговой сети «Таткардан» на территории России.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела протоколом осмотра доказательств от 19.04.2019г., видеопротоколами проведения видеосъемки осмотра интернет-сайта от 23.04.2019г. и 08.05.2019г. 

В соответствии со ст. 102 Федерального Закона «Об Основах законодательства Российской Федерации о нотариате» в порядке обеспечения доказательств истцом при участии и содействии нотариуса города Ростова-на-Дону ФИО7 осуществлен осмотр доказательств - Интернет-сайта: http://kardanniy-val.ru/, о чем составлен протокол от 25.04.2019г., из которого следует, что на указанном сайте, среди прочего, предлагаются к продаже перечисленные изделия. 

Указанный интернет-сайт управляется ответчиком.

В предлагаемых на сайте балансировочных грузах с хомутом содержится каждый признак формулы изобретения по патенту РФ № 123947 на полезную модель "Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала". 

Следовательно, предлагаемые к продаже ответчиком изделия «Балансировочный груз с хомутом, 4-10г», «Балансировочный груз с хомутом, 8-18г», «Балансировочный груз с хомутом, 14-35г», «Балансировочный груз с хомутом, 26-50г» копируют полезную модель истца «Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала», защищенную патентом № 123947.

Между истцом и ответчиком договоры о передаче прав на использование изделий, в том числе в целях продажи, рекламирования и иного введения в гражданский оборот, имеющей своей целью привлечение денежных средств (извлечение прибыли) не заключались, а равно в иной степени истец не разрешал ответчику введение в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит автору. Автор предлагаемых к продаже изделий не указан.

Разрешение на такое использование в установленном законом порядке ответчиком от истца получено не было.

Введение в гражданский оборот спорных изделий нарушает исключительное право патентообладателя полезной модели, защищенного патентом Российской Федерации № 123947. 

В ответ на досудебную претензию истца (исх. №23-17-69 от 24.04.2019г.) генеральный директор ООО «Кинетика-М» ФИО1 пояснил, что изделия с таким названием использовались на интернет-сайте компании в результате ошибки, возражал против схожести изображений и отказал в удовлетворении претензии; требование о добровольном возмещении компенсации за нарушение исключительных прав истца оставил без удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Ответчик представил письменные отзывы на иск, заявленные требования не признал, полагает, что ООО «Кинетика-М» является ненадлежащим ответчиком по делу.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик указал, что сайт по адресу http://kardanniy-val.ru/ ответчиком - ООО «КИНЕТИКА-М», не управляется.

ООО «Кинетика-М» осуществляет производство балансировочного и иного оборудования, а компания ТАТКАРДАН (ИП ФИО1) оказывает услуги по ремонту и балансировке карданных валов и продает сопутствующие этому запасные части, в том числе различные балансировочные грузы.

Как видно из нотариального протокола № 16АА6646330 от 25.04.2019г. (л.д. 47-58 т.1) на сайте http://kardanniy-val.ru/ размещено наименование и товарный знак «ТАТКАРДАН»/«TATKARDAN» (стр. 7, 9, 11 и др.) и не содержится указаний на ООО «КИНЕТИКА-М». 

Исключительное право на товарный знак «TATKARDAN» по свидетельству № 686330, заявленный 23.08.2017г. и зарегистрированный 06.12.2018г., принадлежит ФИО1 (третье лицо по настоящему делу). 

Сайт по адресу http://kardanniy-val.ru/, на котором использован товарный знак «TATKARDAN», индивидуализирует деятельность ИП ФИО1 (ОГРНИП 315169000032197).

При этом согласно выписки из ЕГРЮЛ (л.д. 29, 30 т.1) ФИО1 является генеральным директором ООО «Кинетика-М» (л.д. 30 т.1).

ФИО1 как индивидуальный предприниматель приобрел у ООО «Энсет» товары «Балансировочный груз с хомутом 4-10г», «Балансировочный груз с хомутом 8-18г», «Балансировочный груз с хомутом 14-35г» в общем количестве 150 штук на общую сумму 8250 рублей, что подтверждается товарной накладной № 80 от 25.07.2016г. (л.д. 1-3 т.2), оплатив их полностью по платежному поручению № 88 от 11.05.2016г. (л.д. 156 т.1), что ответчиком не оспаривается. Наименования товаров совпадают с формулой полезной модели истца.

В связи с чем ответчик полагает, что спорные изделия «Балансировочный груз с хомутом» были правомерно введены в гражданский оборот лицензиатом - ООО «Энсет», и правомерно приобретены ИП ФИО1 непосредственно у лицензиата, в связи с чем, по мнению ответчика, их дальнейшие предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот не является нарушением исключительного права истца на полезную модель № 686330.

При этом ни ответчик ООО «КИНЕТИКА-М», ни ИП ФИО1 не производили, не производят и никогда не намеревались производить балансировочные грузы, запатентованные истцом. Даже те, которые были приобретены ИП ФИО8 у ООО «Энсет», оказались невостребованными и не были реализованы.

Таким образом, вне зависимости от того, индивидуализирует ли сайт по адресу http://kardanniy-val.ru деятельность только ИП ФИО1 (ТАТКАРДАН) или деятельность обоих лиц компании «ТАТКАРДАН» - ИП ФИО1 и ООО «Кинетика-М», единственным участником и руководителем которой является также ФИО1, факт того, что ИП ФИО1 правомерно приобрел спорную партию товаров «Груз балансировочный с хомутом» непосредственно у лицензиата ООО «Энсет» по патенту истца, свидетельствует об отсутствии нарушения патентных прав истца в том, что указанные спорные товары «Грузы балансировочные с хомутом» предлагались к продаже на сайте http://kardanniy-val.ru. 

Согласно договору № 37 от 28.09.2015г., спецификации № 1 от 28.09.2015г., товарной накладной и счету-фактуре № 15 от 09.02.2016г., транспортной накладной от 09.02.2016г. и платежным поручениям №№ 87, 104, 14, 66, 131, 46 ИП ФИО1 приобрел у ООО «Энсет» Балансировочный станок БАЛКАР-4500. 

Согласно пункту 1.1 «Назначение станка» руководства по его эксплуатации, «Станок предназначен для измерения и расчета значений и углов дисбалансов и корректирующих масс в одной, двух, трех или четырех плоскостях коррекции одно-, двух-, трех- и четырехопорных карданных валов, коленчатых валов, а также других роторов при производстве и ремонте машин любого назначения (изделий)».

В последующем к данному станку ИП ФИО1 приобрел балансировочные грузы с хомутом, что подтверждается представленными ответчиком товарной накладной № 80 от 25.07.2016г., платежным поручением № 88 от 11.05.2016г.

Поскольку эти балансировочные грузы предназначались к ранее приобретенному станку и являются его расходным материалом, то отдельный договор между сторонами не заключался, а в товарной накладной № 80 содержится ссылка на вышеуказанный договор № 37 от 28.09.2015г.

Приобретение вышеуказанного оборудования и балансировочных грузов к нему подтверждается материалами дела.

Однако в дальнейшем закупленные балансировочные грузы оказались невостребованными, и на оборудовании применялись обычные (приварные) грузы, что прямо предусмотрено пунктом 2.4.3.3.4. «Корректировка дисбалансов изделия» страницы 30 Руководства по эксплуатации «Корректировку дисбалансов изделия можно проводить привариванием грузов».

Приварные грузы используются и на оборудовании, производимом ответчиком - ООО «Кинетика», согласно подпункту а) пункта 4.2.1.1. страницы 10 и абзацу 9 страницы 14 Паспорта и руководства по эксплуатации Зарезонансного станка для динамической балансировки в горизонтальной плоскости «Эталон-5» ООО «Кинетика-М».

Таким образом, ИП ФИО1 имел возможность не использовать изделия, запатентованные истцом, (то есть балансировочные грузы с хомутом) и в дальнейшем использовал приварные балансировочные грузы. 

В письменных возражениях от 30.10.2019г. ответчик подтвердил, что ООО «Кинетика-М» и ИП ФИО1 не оспаривают факт того, что размещение на сайте http://kardanniy-val.ru/ информации о балансировочных грузах с указанием их цен являлось фактически предложением к продаже. 

Вместе с тем, по мнению ответчика, поскольку эти изделия были приобретены на законных основаниях у лицензиата - ООО «Энсет», по патенту истца, то такое предложение к продаже не является нарушением патентных прав истца применительно к ч.6 ст. 1359 ГК РФ.

Ответчик заявил о снижении заявленной ко взысканию суммы компенсации до минимального размера – 10000 рублей.

Согласно п.9 ч.1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются промышленные образцы.

Согласно ч.1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно ч.1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст. 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Согласно ч.2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно ч.3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно абзацу второму ч.2 ст. 15 ГК РФ если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Согласно абз. 4 ч.3 ст. 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение».

В силу положений ч.4 ст. 1358 ГК РФ если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Как следует из материалов дела, истец с января 2013г. является правообладателем патента № 123947 на полезную модель "Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала" (номер заявки с приоритетом 31.07.2012г. и сроком действия по 31.07.2022г.), авторами которого являются ФИО5, ФИО6, что подтверждается указанным патентом, зарегистрированным в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.01.2013г.

Лицензионный договор № 06.1-20-71/12пм от 29.01.2013г. заключен между истцом и ООО «Энсет», по условиям которого истец передал ООО «Энсет», в качестве вклада в уставный капитал общества, право на использование полезной модели по патенту РФ № 123947 «Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала» путём изготовления, применения, предложения к продаже и продажи продукции по лицензии на срок действия патента на всей территории его действия - Российской Федерации, а также продажу продукции вне территории действия патента (п. 2.1 договора; оборот л.д. 12 т.1). 

При этом лицензиат не имеет право заключать сублицензионные соглашения (п. 2.2 договора)

В соответствии с пунктом 2.3 договора в период действия договора лицензиар может пользоваться указанными правами (производство и продажа продукции по лицензии) сам, а также предоставлять эти права третьим лицам. 

Срок действия договора – с момента регистрации договора в Роспатенте (в соответствии с письмом ФГБУ «ФИПС» от 06.05.2013 №2013Д03942/93 дата государственной регистрации лицензионного договора – 18.04.2013г.) до прекращения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (срок действия патента: по 31.07.2022г.)

Лицензионный договор между истцом и ООО «Энсет» зарегистрирован в установленном порядке.

При этом ответчик, в нарушение ст. 65 АПК РФ не представил суду надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, что правообладатель – ДГТУ, предоставил ООО «Кинетика-М» право на использование полезной модели по патенту РФ № 123947 «Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала», в том числе путём предложения к продаже.

Таким образом, ответчик не вправе ссылаться на наличие за ним права на использование полезной модели по патенту РФ № 123947.

Суд приходит к выводу, что факт введения в оборот ответчиком путем размещения на сайте и предложения к продаже спорных изделий в количестве 4 позиций с использованием полезной модели по патенту РФ № 123947 доказан.

Доводы ответчика и третьего лица со ссылкой на п.6 ст.1359 ГК РФ об отсутствии нарушений прав истца судом отклонены, поскольку предлагая к продаже изделия запатентованные истцом, ответчик при этом не указал их автора.

Согласно Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2018 N С01-865/2018 по делу N А73-14482/2017 указано, что ссылка ответчика на то, что судами не учтены разъяснения, содержащиеся в пункте 9 Обзора судебной практики от 13.12.2007 N 122, является необоснованной, поскольку у ответчика не имеется патента, относящегося к реализуемому им спорному устройству. 

Зависимость промышленного образца также может быть определена во взаимосвязи с п.2 ч.1. ст. 1259 ГК РФ, согласно которой к объектам авторских прав относятся, в том числе, производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения.

Согласно п.3 ст. 1260 ГК РФ переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения.

Согласно п. 24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения.

Следовательно, положения о производном произведении могут быть применимы при определении зависимости промышленного образца, поскольку промышленный образец по своей природе может быть объектом авторского права - произведением дизайна.

Согласно ст. 1406 ГК РФ споры, связанные с защитой патентных прав относятся, в том числе споры о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Способы защиты исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец содержатся в ст. ст. 1250,1252 ГК РФ. 

Из содержания указанных статей следует, что к способам защиты исключительных прав относятся следующие способы: о признании права; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; о возмещении убытков; об изъятии материального носителя, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

На основании приведенных выше норм права, а также в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в рамках настоящего дела истец должен был доказать факт принадлежности ему исключительного права на полезную модель, а также факт использования указанного права ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан был доказать выполнение им требований законодательства при использовании исключительного права на полезную модель.

 

С учетом представленных по настоящему делу доказательств - нотариальных протоколов осмотра сайта, согласно которым ответчик осуществлял предложение к продаже и рекламе спорных изделий, путем их размещения на сайте (4 позиции), что ответчиком не оспаривается, и положения п.3 ст. 1358 ГК РФ суд признает доказанным нарушение ответчиком исключительных прав истца на патент Российской Федерации № 123947.

Истцом также доказан, и ответчиком не оспаривается, факт принадлежности ДГТУ исключительных прав на полезную модель по патенту РФ № 123947 «Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала».

Судом установлено, материалами дела подтвержден и ответчиком не оспаривается, факт размещения на сайте и предложения к продаже спорных изделий (в количестве 4 позиции) с использованием полезной модели, правообладателем которого является истец.

Из представленных в материалы дела документов судом также установлено, что предложение к продаже путем размещения на сайте спорных изделий, ответчиком были осуществлены без разрешения правообладателя. 

Доказательства, подтверждающие правомерность использования ответчиком спорных изделий, и доказательства предоставления истцом ответчику разрешения на использование изделия с использованием полезной модели истца, в предпринимательской деятельности, в материалах дела отсутствуют. 

В соответствии со ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

- в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель. 

Поскольку в рамках настоящего дела доказан факт нарушения ответчиком исключительного права на полезную модель, требование истца о взыскании с ответчика компенсации за размещение изделий на сайте и предложение их к продаже является обоснованным. 

Согласно п.61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (ст. 196 ГПК РФ, ст. 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый ст. 132, п.1 ч.1 ст. 149 ГПК РФ, п.3 ч.1 ст. 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 ч.2 ст. 149 ГПК РФ, п.3 ч.5 ст. 131 АПК РФ). 

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей исходя из характера допущенного ответчиком нарушения, с учетом того, что количество посетителей сайта неограниченно, и с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в дальнейшим. 

Ответчик заявил о снижении заявленной ко взысканию суммы компенсации до минимального размера – 10000 рублей.

Поскольку ответчиком предложено к продаже путем размещения на сайте продукции в количестве 4 позиции - «Балансировочный груз с хомутом 4-10г», «Балансировочный груз с хомутом 8-18г», «Балансировочный груз с хомутом 14-35г», по цене 46 рублей 61 копейка (каждое), суд считает возможным с учетом заявления ответчика снизить заявленный ко взысканию размер компенсации до 40 000 рублей (по 10000 рублей за каждое изделие).

В остальной части иска о взыскании компенсации следует отказать.

Госпошлина, уплаченная истцом при подаче иска в суд, подлежит возмещению ответчиком пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить частично.

Обязать ООО "Кинетика-М", г. Казань прекратить использование в своей коммерческой деятельности полезной модели "Устройство для корректировки дисбалансов карданного вала", патент № 123947, номер заявки с приоритетом 31.07.2012г. и сроком действия по 31.07.2022г., зарегистрированным в Государственном реестре полезных моделей РФ 10.01.2013г.

Обязать ООО "Кинетика-М", г. Казань прекратить предлагать к продаже и продавать изделия в виде полезной модели по патенту № 123947.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Кинетика-М" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), г. Казань в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный технический университет" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), г. Ростов-на-Дону 40000 рублей компенсации за незаконное использование полезной модели, 6505 рублей за нотариальные действия по осмотру интернет-сайта, 12430 рублей расходов по госпошлине.

В остальной части иска отказать.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

 

Председательствующий судья                                                                        О.П. Спиридонова