именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

03 июля  2017г.

Дело № А40-63446/16-129-527

Резолютивная часть решения объявлена – 26 июня 2017г.

Решение в полном объеме изготовлено – 03 июля 2017г.

Арбитражный суд в составе:

судьи  Фатеевой Н.В. 

при ведении протокола секретарем с/з ФИО1

с участием: 

От истца 1 –  ФИО2 (дов. От 29.01.16, паспорт РФ) 

От истца 2 - ФИО3,  (дов. От 25.04.17, паспорт РФ)

От ответчика 1 –ФИО4 (дов. от 07.06.17, паспорт РФ)

От ответчика 2 – ФИО5, ФИО6 (дов. от 03.11.16, паспорт РФ)

От третьего лица 1 - не явился. 

От третьего лица 2 - не явился.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

1) General Electric Company (3135,  Easton Turnpike Fairfield Connecticut United States of America) 

2) Общества с ограниченной ответственностью "ДжиИ Рус" (ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 123317, 

<

...>) 

к 1) Обществу с ограниченной ответственностью "Мега Инжиниринг" (ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 129343, 

<

...>) 

2) ФИО7 (111673, Москва, ул. Новокосинская, д.13, к.3, кв.106.)

Третьи лица ЗАО «АСК РЕНТГЕН» (194044, 

<

...>, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 25-Н) 

- ООО «Научно-производственная фирма «АВЭК» (620049, 

<

...>)

о прекращении нарушений исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 5 000 000, 0 руб.,

УСТАНОВИЛ:

General Electric Company (далее – истец 1), Общество с ограниченной ответственностью "ДжиИ Рус" (далее – истец 2) обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Мега Инжиниринг" (далее – ответчик 1), ФИО7 (далее – ответчик 2) (с учетом принятого судом в порядке ст.49 АПК РФ уточнения требований) 

о запрете ответчикам использовать товарные знаки General Electric Company №52504 от 20.04.1975, №41211 от 05.02.1971, №200669 от 23.03.2001, №296422 от 04.10.2005, а также обозначений , «GE», «General Electric», «GENERAL ELECTRIC», сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в сети Интернет, включая сайты: http://xlgo.ru, http://xl-go.ru, http://xlvu.ru, http://xl-vu.ru, http://xlg3.ru, http://cfm-56.ru, www.mega-nk.ru, http://mentor-visual-iq.ru/, mega-ntd.ru, rvi.ru; 

обязании ответчиков прекратить нарушение исключительных прав General Electric Company, в связи с чем: 

удалить товарные знаки General Electric Company №52504 от 20.04.1975, №41211 от 05.02.1971, №200669 от 23.03.2001, №296422 от 04.10.2005, использованные в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам 08, 09, 35, 37 МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные товарные знаки, из всех мест использования с сайтов www.mega-nk.ru;

удалить обозначения , «GE», «General Electric», «GENERAL ELECTRIC», сходные с товарными знаками General Electric Company №52504 от 20.04.1975, №41211 от 05.02.1971, №200669 от 23.03.2001, №296422 от 04.10.2005, использованные в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам 08, 09, 35, 37 МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные товарные знаки, из всех мест использования с сайтов www.mega-nk.ru; 

взыскании с ФИО7 компенсации за нарушение исключительных прав General Electric Company на товарные знаки в размере 5 000 000 руб.

Определением суда от 02.09.2016г. к участию в деле в качестве соответчика привлечен ФИО7.

Определением суда от 20.03.2017г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены ЗАО «АСК РЕНТГЕН», ООО «Научно-производственная фирма «АВЭК».

Истцы явились в судебное заседание, исковые требования поддержали в полном объеме со ссылкой на приведенные обстоятельства и имеющиеся доказательства, представили письменные пояснения.

Ответчик 1 в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения требований по основаниям, изложенным в отзыве.

Ответчик 2 в судебное заседание явился, представил письменные пояснения, возражал против удовлетворения требований по основаниям, изложенным в отзыве и письменных пояснениях.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явились.

Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителей сторон, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из представленных в дело доказательств, истец 1 обладает исключительными правами в отношении следующих товарных знаков:

 по свидетельству №52504 от 20.04.1975 с приоритетом от 30.10.1974, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 35, 36, 38, 41 классов МКТУ;

 по свидетельству №41211 от 05.02.1971 с приоритетом от 12.05.1970, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 35, 36, 38, 41 классов МКТУ;

 по свидетельству №200669 от 23.03.2001 с приоритетом от 25.12.1998, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 02, 18, 19, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ;

 по свидетельству №296422 от 04.10.2005 с приоритетом от 16.03.2004, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 06, 08, 12, 14, 17, 18, 19, 25, 28, 36, 38, 39, 44 классов МКТУ (далее – Товарные знаки).

Истец 1 указал, что Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении видеоэндоскопов/бороскопов/видеобороскопов, относящихся к товарам 08, 09 класса МКТУ, однородных услугам 35, 37 класса МКТУ.

Права использования Товарных знаков на территории Российской Федерации переданы истцу 2 на основании сублицензионного договора, что подтверждается выписками из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

В обоснование заявленных требований истец 1 указал, что ответчики незаконно без разрешения истца 1 используют обозначения, сходные до степени смешения со средствами индивидуализации истца 1 для оказания однородных услуг и продажи однородных товаров, путем незаконного размещения Товарных знаков на сайтах http://xlgo.ru, http://xl-go.ru, http://xlvu.ru, http://xl-vu.ru, http://xlg3.ru, http://cfm-56.ru, www.mega-nk.ru, http://mentor-visual-iq.ru/, mega-ntd.ru, rvi.ru при рекламе и продаже видеоэндоскопов/бороскопов/видеобороскопов, для индивидуализации которых зарегистрированы Товарные знаки, а также незаконного размещения указанных выше обозначений, сходных до степени смешения с Товарными знаками и тождественных им на указанных сайтах.

Данные факты зафиксированы нотариальными Протоколами о производстве осмотра письменных доказательств от 24.08.2015г., 01.09.2015г., 11.02.2016г., 23.09.2016г., а именно данных сайтов.

На страницах данных сайтов указано наименование ответчика 1, его место нахождения, контактные телефоны. 

Истец указал, что на указанных сайтах ответчик 1 позиционирует себя официальным поставщиком продукции производства группы компаний истца 1, а также создает у потребителей ложное представление о том, что ответчик 1 входит в группу компаний General Electric, при этом Администратором сайтов http://xlgo.ru, http://xl-go.ru, http://xlvu.ru, http://xl-vu.ru, http://xlg3.ru, http://cfm-56.ru, www.mega-nk.ru, http://mentor-visual-iq.ru/ является ФИО7, являющийся также учредителем ответчика 1.

В рамках досудебного урегулирования спора, истец 1 неоднократно направлял ответчику 2 требования о прекращении нарушения его исключительных прав на Товарные знаки и удалении спорных обозначений и товарных знаков из всех мест использования, включая Интернет-сайты, которые были оставлены без удовлетворения.

Полагая, что указанными действиями ответчиков нарушаются исключительные права истца 1 на Товарные знаки, истец 1 обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд не может согласиться с доводами истца в силу следующего.

Согласно ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

Согласно ч. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст.1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Из материалов дела следует, что 01.11.2012г. между ответчиком 1 и General Electric International, Inc. заключено дистрибьюторское соглашение № EARU-ME12-MAS.

В рамках указанного соглашения между ответчиком 1 и Everest VIT GmbH заключен дистрибьюторский договор № EARU-ME12-116.

На основании указанных документов ответчик 1 был назначен официальным дистрибьютором группы компаний General Electric в России.

Компании General Electric International, Inc., Everest VIT GmbH, General Electric Sensing & Inspection Technologies GmbH и General Electric Company представляют собой группу компаний «General Electric», что не оспаривается истцом 1.

10.10.2013г. дополнительным соглашением № 1 действие указанных дистрибьюторского соглашения и договора было продлено до 31.10.2015г. 

В рамках дистрибьюторского соглашения и договора ООО «Мега Инжиниринг» поставлялись товары с согласия правообладателя Товарных знаков.

Доказательствами поставок спорных товаров в период действия дистрибьюторского соглашения являются представленные в материалы дела примеры отдельных контрактов, ГТД и платежных поручений на закупку ответчиком 1 оригинальной продукции у лица группы компаний GE — Everest VIT GmbH с согласия правообладателя.

14.03.2017г. нотариусом Миллером Н.Н. был проведен осмотр склада ответчика 1, в ходе которого было установлено, что на момент осмотра у ответчика 1 на складе имелись следующие видеоэндоскопы:

- Видеоэндоскоп XLG3, который ответчик 1 приобрел у ООО «Дженерал Оптикс», которое приобрело его у ЗАО «АСК РЕНТГЕН» - официального дистрибьютора GE.

Таким образом, ЗАО «АСК РЕНТГЕН» ввело данный прибор в гражданский оборот на территории РФ 19.08.2011г. по ГТД 10221010/190811/0025827/1. 

Видеоэндоскоп XLG3 имеет оригинальные наклейки с указанием моделей и серийных номеров. Всего прибор имеет три модели и три серийных номера: модель XLG3000B серийный номер 1128G2428 (базовый блок), модель XLG3BHANDSET серийный номер 1128С4688 (сменный зонд), модель XLG3P6120 серийный номер 112ВА6030 (сменный зонд).

- Видеоэндоскоп XLGO, который был введен в гражданский оборот на территории РФ официальным дистрибьютором GE - ООО «Научно-производственная фирма «АВЭК» 19.01.2014г. по ГТД 10508010/160114/0000456. 

Видеоэндоскоп XLGO имеет оригинальную наклейку с указанием модели -XLGOC5020 и серийного номера - 1343F0033.

- Видеоэндоскоп XLVU, который был введен в гражданский оборот на территории РФ ответчиком 1 в период действия дистрибьюторского договора и соглашения 02.07.2013г. по ГТД 10005023/020713/0035144.

Прибор был закуплен по контракту №13-198 от 11.06.2013г., заключенному между ответчиком 1 и «EverestVIT GmbH».

Видеоэндоскоп XLVU имеет оригинальную наклейку с указанием модели -XLVUDCA6120 и серийного номера - 1323А0022.

Таким образом, все три видеоэндоскопа, остающиеся на складе ответчика 1 на 14.03.2017г., являются оригинальными и были введены в гражданский оборот на территории РФ с согласия группы компаний истца 1 (его официальными дистрибьюторами). 

Таким образом, истцом 1 были исчерпаны права на видеоэндоскопы. 

Истец 1 указал, что с 27.02.2016г. в собственности ответчика 1 отсутствовали какие-либо товары, маркированные Товарными знаками, в связи с чем довод ответчиков об исчерпании права истца 1 применительно к конкретным моделям не подтвержден доказательствами, представленная инвентаризационная опись о наличии у ответчика 1 оригинальных приборов, маркированных Товарными знаками, подписана неуполномоченным лицом и является недостоверным доказательством.

Истец утверждает, что ответчики предлагали к продаже различные модели приборов, в связи с чем, ответчики не доказали исчерпание прав в отношении каждой модели.

Суд не может согласиться с данными доводами истца 1 в силу следующего.

Из совокупности представленных в дело доказательств следует, что все проданные товары были поставлены ответчикам аффилированными лицами истца 1 напрямую, либо через третьих лиц.

Кроме того, исчерпание исключительного права наступает не в отношении каждой конкретной модели товара, а в отношении товарного знака. 

Таким образом, приобретя одну модель видеоэндоскопа под товарным знаком «GE», ответчик 1 приобрел право использовать данный товарный знак в любой форме и любым способом, осуществляя продажу данного видеоэндоскопа. Приобретения всех без исключения моделей товаров у истца 1 для этого не требовалось.

Таким образом, истец 1 исчерпал свои права на товарные знаки в отношении товаров, поставленных в адрес ответчика 1. 

Учитывая изложенное, ответчики правомерно использовали товарные знаки истца 1, исключительные права истца 1 на Товарные знаки не были нарушены.

Ссылка истца 1 на инвентаризационную опись №1 от 24.03.2017г., размещенную конкурным управляющим ответчика 1 ФИО8 на сайте Единого Федерального Реестра Сведений о Банкротстве, согласно которой инвентаризация имущества ответчика 1 в период с 21.03.2017г. по 24.03.2017г. не выявила ни одного прибора, маркированного Товарными знаками, не опровергает того, что по состоянию на 14.03.2017г. на складе ответчика 1 имелось три спорных видеоэндоскопа, что подтверждено нотариальным протоколом осмотра.

За период с 14.03.2017г. по 21.03.2017г. ответчик 1 был вправе распорядиться спорными приборами, не нарушая при этом прав истца 1, поскольку исключительные права истца 1 в отношении видеоэндоскопов, хранившихся на складе ответчика 1, были исчерпаны.

Доводы истца 1 о том, что спорные приборы не принадлежат ответчику 1 или были уничтожены вследствие залива склада, суд не принимает, поскольку ответчиками доказана правомерность введения данных товаров в гражданский оборот на территории РФ. В данном случае, необходимости представлять доказательства, раскрывающие всю цепочку сделок, в результате которых приборы оказались на складе ответчика 1, а также пригодности к использованию данных приборов на момент осмотра склада нотариусом, не имеется.

Согласно ст.1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Требования истцов об обязании удалить Товарные знаки, а также о запрете использования Товарных знаков, а также обозначений, сходных с ними до степени смешения в сети Интернет, подлежат удовлетворению только при доказанности факта правонарушения. 

Поскольку доказательств, подтверждающих факт нарушения ответчиками прав истца 1 на Товарные знаки, истцами не представлено, материалами дела не подтвержден факт незаконного использования Товарного знака, указанные требования истцов не подлежат удовлетворению.

Кроме того, суд учитывает, что ответчиками с сайта www.mega-nk.ru удалены все Товарные знаки и спорные обозначения, а сайты www.xlgo.ru, www.xl-go.ru, www.xlvu.ru, www.xl-vu.ru, www.xlg3.ru, www.cfm-56.ru, www.mentor-visual-iq.ru заблокированы, доступа к ним нет.

В силу п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация за нарушение исключительного права подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Поскольку доказательств, подтверждающих факт нарушения ответчиками прав истца 1 на Товарные знаки, истцами не представлено, материалами дела не подтвержден факт незаконного использования Товарного знака, требование об уплате компенсации не подлежит удовлетворению.

Отсутствие нарушения исключает возможность привлечения ответчиков к ответственности, предусмотренной в ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а потому в удовлетворении заявленных исковых требований следует отказать.

Суд также учитывает, что 10.10.2012г. между ответчиком 2 и ответчиком 1 был заключен договор аренды доменных имен №174. В соответствии с п. 1.1 договора ФИО7 предоставил ООО «Мега Инжиниринг» во владение и пользование доменные имена: xlvu.ru, xl-vu.ru, xlgo.ru, xl-go.ru, xlg3.ru, mega-nk.ru.

02.06.2014г. между ответчиком 2 и ответчиком 1 был заключен договор аренды доменных имен №015. В соответствии с п. 1.1 договора ФИО7 предоставил ООО «Мега Инжиниринг» во владение и пользование доменные имена: cfm-56.ru, mentor-visual-iq.ru.

Согласно п.5.5 договоров, Арендодатель (ФИО7) освобождается от гражданско-правовой и/или уголовной ответственности, в случае если в установленном законом порядке будет установлено, что информация, размещенная на арендуемых доменных именах, нарушает какие-либо права и/или законные интересы третьих лиц. Ответственность в таком случае несет Арендатор (ООО «Мега Инжиниринг»).

Таким образом, ответчик 2 спорные сайты не использовал; являясь физическим лицом, предпринимательскую деятельность через спорные сайты не осуществлял, предъявление к ответчику 2 требований о запрете использования товарных знаков в предпринимательской деятельности и взыскании компенсации не обосновано.

Также истцом 1 не представлено доказательств, подтверждающих размер компенсации.

В соответствии со ст. 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Таким образом, закон не дает лицензиату по неисключительной лицензии право защищать исключительное право на товарный знак путем предъявления исковых требований о запрете или выплате компенсации за использование товарного знака.

Как следует из материалов дела, истец 2 по отношению к спорным товарным знакам является неисключительным лицензиатом (сублицензиатом).

В исковом заявлении не указывается на наличие у истца 2 нарушенного права, либо предъявления им каких-либо требований к соответчикам.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

С учетом изложенного, требования о прекращении ответчиками нарушений исключительных прав на товарный знак, а также о взыскании с ответчика 2 компенсации в размере 5 000 000 руб. являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истцов в соответствии со ст.ст. 101, 102, 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст.  4, 101, 102, 110, 167-170, 176, 180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Отказать General Electric Company и Обществу с ограниченной ответственностью "ДжиИ Рус" в удовлетворении требований к Обществу с ограниченной ответственностью "Мега Инжиниринг" и ФИО7 о прекращении нарушений исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 5000000,0руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия.

Судья                                                                                     Н.В. Фатеева