Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-13978/2017

09 августа 2017 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  04 августа 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  09 августа 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО" 

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРХОЛОД" 

о взыскании 35 533 332,00 руб.

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности №17 от 25.01.2017г.

- от ответчика: адвокат Усков В.В., представитель ФИО2 представитель по доверенности от 24.03.2017г.

установил:

Истец - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО" обратился в суд с иском к ответчику - ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРХОЛОД" о взыскании 35 533 332,00 руб. компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Ответчик против иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Акционерное общество «ПОЗиС» (истец) является правообладателем товарного знака POZIS по свидетельствам:

• 477548 в отношении товаров 07 (холодильная техника) и 11 классов МКТУ с датой приоритета 18 апреля 2011 года, срок действия до 18 апреля 2021 года;

• 352783 в отношении товаров 07 (холодильная техника), 11, 12 и 13 классов МКТУ с датой приоритета 08 июня 2007 года, срок действия до 08 июня 2017 года.

Истец является производителем холодильного оборудования, используемого в различных отраслях, в том числе в фармацевтической деятельности.

АО «ПОЗиС» обнаружило использование принадлежащего ему товарного знака, а именно, размещение ООО «ЦЕНТРХОЛОД» в сервисе «Яндекс. Директ» рекламного объявления, содержащего текст «Фарм холодильник Позис». Указанный текст использовался в самой рекламной ссылке, являлся частью самого рекламного объявления, входил в его содержание и демонстрировался пользователям.

Изложенный факт подтверждается:

- Протоколом осмотра интернет-сайта в порядке обеспечения доказательств от 13.10.2015г. № 16АА 3034047, составленным нотариусом города Казани ФИО3;

- Протоколом осмотра доказательств от 14.10.2015 г. № 16АА 3000158, составленным нотариусом города Зеленодольск ФИО4;

- Протоколом осмотра интернет-сайта в порядке обеспечения доказательств от 12.01.2016г. № 16АА 3205927, составленным нотариусом города Казани ФИО5;

- Протоколом осмотра интернет-сайта в порядке обеспечения доказательств от 26.02.2016 г. № 16АА 3251938, составленным нотариусом города Казани ФИО5

Для защиты своих прав 14.01.2016г. АО «ПОЗиС» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу с заявлением о пресечении действий недобросовестной конкуренции и привлечении ООО «ЦЕНТРХОЛОД» к административной ответственности.

В ходе проведенной УФАС по Санкт-Петербургу проверки выявлено, что использованные ООО «ЦЕНТРХОЛОД» в рекламном объявлении словесные обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком АО «ПОЗиС» и нарушают исключительные права АО «ПОЗиС» на товарный знак.

Управление ФАС по Санкт-Петербургу 08.04.2016г. выдало ответчику предупреждение (исх.№ 78/6988/16) о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В соответствии с письмом ООО «ЦЕНТРХОЛОД» от 06.05.2016 года № 0506-16, ответчик выполнил предупреждение Управления ФАС по Санкт-Петербургу, признаки нарушения антимонопольного законодательства устранил.

Использование ООО «ЦЕНТРХОЛОД» товарного знака АО «ПОЗиС» привело к недобросовестной конкуренции и ввело в заблуждение потребителей о том, что на сайте ООО «ЦЕНТРХОЛОД» можно приобрести холодильное оборудование POZIS.

На основании п.1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель вправе использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя означает нарушение исключительного права, является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством.

Ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в рекламе, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Нарушением исключительного права является использование как самого товарного знака, так и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно отчета № 5628 об оценке рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности: Совокупности товарных знаков АО «ПОЗиС» и Неисключительного права использования товарного знака POZIS за 2015 год выполненного ООО «Аудэкс», рыночная стоимость неисключительного права использования товарного знака POZIS за 2015 год составила 32 800 000,00 руб.

Таким образом, доказанным периодом нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак является период с 13.10.2015 года (первый факт фиксации доказательств) по 06.05.2016г. (устранение ответчиком нарушений), что составляет 6,5 месяцев. Следовательно, стоимость неисключительного права использования товарного знака POZIS за 6,5 месяцев составляет 17 766 666,00 руб.

Истец 27.01.2017г. направил в адрес ответчика претензию с просьбой возместить компенсацию за нарушение исключительных прав АО «ПОЗиС» на товарный знак. Претензия получена ответчиком 31.01.2017 года, однако никаких действий для возмещения компенсации ответчик не предпринял, ответ на претензию не предоставил.

Возражая против иска, ответчик указал следующее.

Компания ответчика создана 22.04.2013г. Основной вид деятельности ответчика - это торговля фармацевтической продукцией, а именно фармацевтическими холодильниками, при этом ответчик не является производителем каких-либо товаров. Ответчик закупает фармацевтические холодильники у третьих лиц и реализует их третьим лицам, в том числе на основании государственных контрактов. Основные покупатели продукции - учреждения здравоохранения, такие как больницы, поликлиники и аптеки.

Ответчик закупает и реализует фармацевтические холодильники различных производителей, в том числе продукцию истца под обозначением «POZIS»/«ПОЗИС». Данное обстоятельство подтверждается примером договора и товарной накладной на закупку им указанной выше продукции. Кроме того, ответчик просит приобщить к материалам дела примеры документов во исполнение государственного контракта на поставку ответчиком фармацевтических холодильников, а также примеры товарных накладных на иные поставки этой продукции третьим лицам.

Согласно требованиям законодательства о рекламе и защите прав потребителей потенциальным покупателям должна быть доступна необходимая информация о товаре. Реализуя продукцию истца, ответчик не может не использовать обозначение «POZIS»/«ПОЗИС», нанесенное на продукцию и указанное в сопроводительной документации. Чтобы информировать потенциальных государственных и частных заказчиков о возможности закупить у ответчика холодильники «POZIS»/«ПОЗИС», ответчик также использует обозначение «POZIS»/« ПОЗИС» в предложениях к продаже продукции.

Согласно статье 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Если бы ответчик фактически не являлся поставщиком продукции истца под обозначением «POZIS»/«ПОЗИС», то использование им любыми способами обозначений «POZIS»/«ПОЗИС» могло быть недобросовестным и нарушающим исключительные права истца на товарные знаки. Ответчик же использует обозначение «POZIS»/«ПОЗИС» исключительно для продвижения и продажи продукции истца.

Ответчик считает, что требования истца по запрету использования обозначений «POZIS»/«ПОЗИС» в предложениях о продаже его же оригинальной продукции не является правомерным в силу положений статьи 1484 ГК РФ.

Согласно части 7 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением. Таким образом, поскольку УФАС не возбудило антимонопольное дело, то им и не было проведено всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, как того требует Закон о защите конкуренции, и не было установлено наличие или отсутствие состава недобросовестной конкуренции в действиях ответчика.

Утверждение истца о том, что действия ответчика привели к недобросовестной конкуренции и ввели в заблуждение потребителей относительно того, что на сайте ООО «Центрохолод» можно приобрести холодильное оборудование «POZIS», являются некорректными, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам.

Размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение прав на товарные знаки определяется судами исходя из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов, которые бы не возникли у правообладателя при отсутствии нарушения.

В дополнениях к отзыву ответчик указал, что не является и никогда не являлся администратором домена en-med.ru . В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 №2011-18/81, администратор домена (пользователь, на имя которого зарегистрирован домен) как лицо, заключившее договор о регистрации домена, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации. Ответчик владельцем (администратором) домена не является.

Для выяснения вопроса об администраторе домена en-med.ru был направлен судебный запрос в адрес ООО «Регистратор Р01». Из полученного ответа усматривается, что администратором домена en-med.ru с 24.05.2013 по 17.05.2017 являлось ООО «ФАРМХОЛОД». 17.05.2017 регистрация была аннулирована в связи с получением регистратором сведений о прекращении деятельности ООО «ФАРМХОЛОД» и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц (как указал истец, данная ликвидация состоялась еще 07.04.2014 г.).

17.05.2017 г. произведена регистрация домена на ФИО6, а с 19.05.2017 г. администратором является ФИО7

Оценив доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Ответчик не отрицал факт размещения на сайте en-med.ru в числе другого контента предложений о продаже фармацевтических холодильников POZIS. Это обстоятельство подтверждается также нотариально заверенными распечатками содержания указанного сайта, а также предупреждением УФАС по Санкт-Петербургу от 08.04.2016 г. Тот факт, что администратором сайта является другое лицо (а с 07.04.2014 г. по 17.05.2017 г. им числилось несуществующее лицо), не означает непричастности ответчика к контенту, размещенному на сайте en-med.ru. На главной странице этого сайта размещено наименование ответчика – ООО «Центрхолод», также ответчик не отрицал того факта, что посредством сайта en-med.ru предлагает к продаже фармацевтические холодильники POZIS и осуществляет их закупку у дилера (в случае наличия заявок покупателя), полагая, что делает это правомерно. 

Ответчик полагает, что, закупая товар у официального дилера, он приобретает товар, правомерно введенный в оборот обладателем товарного знака, ввиду чего нарушений исключительных прав не происходит (статья 1487 ГК РФ). 

Данная позиция ответчика не может быть признана правомерной и обоснованной ввиду следующего. 

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации (пункты 3, 4 статьи 1515 ГК РФ).

Демонстрация на сайте продукции есть предложение ее к продаже, тогда как доказательств легального происхождения предлагаемой продукции и намерений закупать ее у производителя (либо лица, действующего на основании лицензии) ответчик не предоставил. Какие-либо договоры с владельцем товарного знака либо лицензиата отсутствуют, письменное разрешение владельца товарного знака на предложение к продаже его продукции ответчиком не представлено, тогда как предложение к продаже – вид деятельности, в отношении которого, в том числе, истцом зарегистрирован товарный знак. 

Ответчик не представил договоры или иные документы в доказательство того факта, что он реализует либо исключительно бывшие в употреблении холодильники, то есть такие, которые уже находятся в обороте в отсутствие возражений владельца товарного знака, либо холодильники, уже закупленные ответчиком у истца либо лицензиата, что позволяло бы ответчику осуществлять дальнейшую реализацию этого товара в соответствии со статьей 1487 ГК РФ.

Напротив, как следует из представленных истцом документов, ответчик использовал товарный знак истца для продвижения другой продукции: так, при переходе по ссылке с названием POZIS открывалась интернет-страница с продукцией другого производителя холодильников, что является недобросовестным использованием товарного знака и введением в заблуждение покупателей. 

Исходя из изложенного, суд полагает обоснованной позицию истца о неправомерности использования ответчиком его, истца, товарных знаков в отсутствие соответствующего разрешения, что дает истцу право требовать взыскания компенсации, предусмотренной статьей 1515 ГК РФ. 

Суд полагает необоснованным заявленный истцом размер компенсации,  а представленное заключение об оценке стоимости исключительного права на товарные знаки - неотносимым доказательством ввиду следующего.

Метод, примененный оценщиком (освобождение от платы за товарный знак) предполагает осуществление аналогичных с правообладателем видов деятельности. Истец является производителем продукции широкого номенклатурного ряда под товарными знаками POZIS, занимает определенную долю рынка данного вида продукции (холодильное оборудование), располагает, в том числе, правами на продвижение, предложение к продаже, рекламу, реализацию данной продукции, право на заключение лицензионных договоров в отношении товарных знаков и т.д. 

Деятельность, которую осуществлял ответчик, составляет незначительную часть от правомочий истца и от фактически осуществляемой им деятельности, поскольку ответчик не занимался производством, рекламой, продвижением и так далее, осуществляя только предложение к продаже отдельных товарных единиц в незначительном объеме.

Вследствие этого компенсация должна соответствовать объему именно подобного использования товарного знака. Вместе с тем, довод ответчика о стоимости неисключительной лицензии по заключенному истцом договору также не может быть принят за основу для расчета, поскольку указанный договор заключен с аффилированным лицом. Ответчик таким лицом не является.

Исходя из обстоятельств дела, сложившейся судебной практики, учитывая факты недобросовестного использования ответчиком товарных знаков истца, суд полагает соразмерной характеру нарушения компенсацию в размере 1 000 000 руб. В остальной части иск удовлетворению не подлежит. 

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в части удовлетворенных исковых требований. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРХОЛОД» в пользу акционерного общества "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО" 1 000 000,00 руб. компенсации,  5 628,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.