РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-230270/23-27-1646

г. Москва

13 февраля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2024года

Полный текст решения изготовлен 13 февраля 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО" (622001, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ ТАГИЛ ГОРОД, КРАСНОЗНАМЕННАЯ УЛИЦА, 130, В, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.07.2006, ИНН: 

<

***>, КПП: 662301001)

ответчик: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (123995, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2004, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001)

третье лицо: ИП ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 24.08.2021)

о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков, об обязании зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с заявлением к  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (далее – ответчик) о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2, об обязании зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05 декабря 2023 года судом в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена ФИО2

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, приходит к выводу, что требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 01 сентября 2021 г. между ООО «Тагильское пиво» (далее - правообладатель, лицензиар) и ИП ФИО2 (далее - лицензиат) был заключен лицензионный договор о предоставлении права на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 81495 в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение продаж для третьих лиц, в том числе посредством сети Интернет; продвижение товаров через спонсорство спортивных мероприятий; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), для которых зарегистрированы эти товарные знаки, на условиях простой (неисключительной) лицензии, сроком до 10 июля 2030 г. 

Указанный договор представлен на государственную регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11 января 2023 г.

В результате рассмотрения представленных для государственной регистрации документов 11 марта 2023 г. в адрес ООО «Тагильское пиво» направлено уведомление о необходимости предоставления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов (далее - Уведомление).

В Уведомлении сообщалось, что согласно п. 3 ст. 1489 Гражданского кодекса РФ предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание.

Товарные знаки № 814952 и № 814953 включают в качестве неохраняемого элемента словосочетание «Тагильское пиво».

Согласно сведениям Государственного реестра географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана географическому указанию «Тагильское пиво» (№294) в отношении товара «пиво».

По мнению Роспатента, поскольку лицо, которому предоставляется право использования указанных товарных знаков по договору - ИП ФИО2, не является обладателем исключительного права на географическое указание №294, использование им сходных с географическим указанием товарных знаков, не допускается. 

При этом, Роспатент указывает, что поскольку право использования по договору предоставляется в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение продаж для третьих лиц, в том числе посредством сети Интернет; продвижение товаров через спонсорство спортивных мероприятий; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), то данные услуги 35 класса МКТУ являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво», также зарегистрированным для данных товарных знаков.

На основании изложенного, Роспатент приходит к выводу о том, что поскольку товарные знаки № 814953, № 814952 являются сходными с географическим указанием №294, их использование лицом, не обладающим исключительным правом на географическое указание №294, не допускается. В связи с этим государственная регистрация предоставления права использования товарных знаков № 814953 и № 814952 не может быть осуществлена.

В ответ на Уведомление ООО «Тагильское пиво» были представлены заявление, откорректированное в части услуг, в отношении которых предоставляется право использования по договору, и пояснения.

Однако уточненное заявление и пояснения ООО «Тагильское пиво» не приняты во внимание Роспатентом и в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков № 814953 и № 814952 по лицензионному договору с ИП ФИО2 отказано на основании заключения по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору.

Заявитель не согласен с указанным решением, считает его противоречащим нормам действующего законодательства.

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Учитывая требования указанных норм процессуального права, бремя доказывания по таким спорам распределяется следующим образом: на орган, осуществивший оспариваемые действия, возлагается бремя доказывания наличия полномочий на осуществления оспариваемых действий и соответствие оспариваемых действий закону и иным нормативным правовым актам, в то время как на заявителя возлагается бремя доказывания нарушения оспариваемыми действиями своих прав и законных интересов в предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 АПК РФ).

Суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно пункту 1 статьи 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, выдается свидетельство на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления права использования по лицензионному договору исключительного права другому лицу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1232 ГК РФ, государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Согласно пункту 2 статьи 1490 ГК РФ, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Как следует из Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утверждённого приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 371, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июля 2016 года № 47489 (далее - Административный регламент), государственная регистрация предоставления права использования товарного знака осуществляется Роспатентом.

Согласно пункту 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416 (далее - Правила), государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил;

б) указанные в подпункте «а» настоящего пункта заявление или документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных, международных реестрах объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

г) представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил (при необходимости);

д) в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 7 - 9 настоящих Правил, содержатся сведения, наличие которых предусмотрено указанными пунктами настоящих Правил;

е) документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил;

ж) представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих Правил;

з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав;

и) отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как установлено судом, комбинированные товарные знаки «Тагильское пиво» по Свидетельствам № 814952, № 814953 зарегистрирован на имя компании ООО "ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО".

На товарный знак в установленном порядке выдано свидетельство, удостоверяющее исключительное право в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статьи 1477, 1481 ГК РФ).

Указанное исключительное право не оспорено и не признано недействительным в установленном законодательством порядке. Таким образом, исключительное право на товарные знаки № 814952, № 814953 является действующим и не может быть произвольно ограничено.

Заявитель предоставляет право использования товарных знаков № 814952, № 814953 на имя третьего лица.

Каких-либо ссылок на несоответствие пункту 3 Правил Роспатент в оспариваемом решении не привел.

Третье лицо не являются правообладателями географического указания №294.

Таким образом, заявитель при предоставлении права использования товарного знака по договору не выходит за пределы прав, которые у них имеются.

Соответственно, Роспатент не имел законных оснований для отказа в регистрации предоставления права использования товарных знаков № 814952, № 814953.

Указанные в оспариваемом решении Роспатента пункт 3 статьи 1489 ГК РФ никоим образом не соотносятся с предоставлением права использования товарных знаков № 814952, № 814953 по лицензионному договору и являются неприменимыми к рассматриваемым правоотношениям.

Ссылка Роспатента на п.3 ст. 1489 ГК РФ в редакции от 13.06.2023г., не применима к данному спору, поскольку лицензионный договор между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2 заключен 01.09.2021г., заявление о его регистрации представлено в Роспатент 11.01.2023 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1489 ГК РФ предоставление права использования товарного знака, включающего, воспроизводящего или имитирующего географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (подпункт 1 пункта 7 статьи 1483 ГК РФ), допускается только при наличии  у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1519 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент принятия оспариваемого решения), незаконным использованием географического указания признается: использование зарегистрированного географического указания лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными; использование сходного с зарегистрированным географическим указанием обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы географическое указание или сходные с ним до степени смешения обозначения, являются контрафактными.

Положение п.3 ст. 1489 ГК РФ быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географического указания.

Кроме того, по лицензионном договору ООО «Тагильское пиво» предоставляет ИП ФИО2 право использование товарных знаков только в отношении услуг 35 класса МКТУ (в частности «услуги магазинов по розничной продаже товаров «пиво», правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем географического указания № 294 ООО «Тагильское пиво»). 

ИП ФИО2 не является производителем товара «пиво», а осуществляет деятельность по розничной продаже пива производства ООО «Тагильское пиво» и сопутствующих товаров в фирменных магазинах, брендированных товарными знаками ООО «Тагильское пиво».

Из оспариваемого Уведомления об отказе (заключения) не усматривается информация о том, каким образом предоставление ИП ФИО2 исключительного права на товарные знаки по договору является причиной введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара.

Вопросы использования зарегистрированного географического указания и нарушения исключительного права на него не входят в компетенцию Роспатента. Роспатент является лишь регистрирующим органом, в компетенцию которого не включены полномочия по контролю за использованием зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности и пресечению действий по нарушению исключительных прав. 

В связи с чем, применение Роспатентом положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ представляется не соответствующим закону.

На основании изложенного, суд считает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения допустил нарушение положений статей 1232, 1233, 1490 ГК РФ, положений пункта 3 Правил, в связи с чем признает заявленные требования о признании недействительным отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2 подлежащими удовлетворению.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 201 АПК РФ, в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Устранением нарушенных прав и законных интересов заявителя в данном случае является обязание Роспатента зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2

Расходы заявителя по уплате государственной пошлины в сумме 3 000 руб. относятся на заинтересованное лицо в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171, 197-201 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Признать незаконным отказ в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2

Обязать ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (123995, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2004, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001) зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (123995, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2004, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001) расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

 

Судья:

В.И. Крикунова