АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Саратов

11 февраля 2023 года

 

13 февраля 2023 года

Дело № А57-17431/2022

 

Резолютивная часть решения оглашена 07.02.2023

Полный текст решения изготовлен 13.02.2023

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Михайловой Е.В., при ведении протокола ФИО1.,  рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО2 ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, к Обществу с ограниченной ответственностью "Русдорзнак", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, об обязании ответчика прекратить нарушение исключительного права на полезную модель «Устройство организации дорожного движения», по патенту РФ № 164253, взыскании с ООО «РусДорЗнак» в пользу ИП ФИО2 компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель 2 «Устройство организации дорожного движения», по патенту РФ № 164253 в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. Обязать ответчика прекратить нарушение исключительного права на полезную модель «Устройство организации дорожного движения», по патенту РФ № 164253.

 при участии: 

от истца- ФИО3, представитель по доверенности, ФИО4, представитель по доверенности

от ответчика- ФИО5, представитель по доверенности, 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратился Индивидуальный предприниматель ФИО2 с исковым заявлением.

Отводов нет. Судебное заседание ведется посредством онлайн.

Истец поддерживает требование в полном объеме, Ответчик возражает по основаниям, изложенным в отзыве, считает размер компенсации чрезмерным, просит суд снизить.

Дело в арбитражном суде рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом в ходе разбирательства были приняты в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения иска: Обязать ответчика прекратить нарушение исключительного права на полезную модель «Устройство организации дорожного движения», по патенту РФ № 164253.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67,68,75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Как следует из материалов дела, Заявитель является автором и правообладателем полезной модели «Устройство

организации дорожного движения», по патенту РФ № 164253 от 01.09.2015 (заявка

№ 2015137270 от 01.09.2015). 

Как указывает Истец, Заявителю стало известно о фактах нарушения ООО «РусДорЗнак» в период с 24 сентября 2020 г. по настоящее время его исключительных прав на полезную модель, которые выражаются в производстве, предложению к продаже, продаже и ином введении в гражданский оборот контрафактной продукции под наименованием «Знак с оптико-волоконной подсветкой», которая содержит каждый признак полезной модели по патенту № 164253 (Заявка № 2015137270 от 01.09.2015), приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, что является незаконным использованием полезной модели, а также актом недобросовестной конкуренции. Кроме того, 20.12.2021 ООО «Сфера» приобрело «Знак с оптико-волоконной подсветкой» у ООО «РусДорЗнак», что подтверждается счет-фактурой № 3132 от 20.12.2021 на сумму 33 000 рублей. Ассортимент продукции знаков с оптиковолоконной подсветкой представлен на странице сайта: https://rusdorznak.ru/dorozhnye-znaki-s-optiko-volokonnoj-zasvetkoj. Факт нарушения подтверждается заключением досудебной патентной экспертизы от 10 февраля 2022 г., составленным в соответствии с Договором № 77-05- 35236/ от 14.01.2022, заключенным между ООО «Гардиум» и Индивидуальным предпринимателем ФИО2, экспертом ФИО6, а также заключением патентоведческо-технической экспертизы № 1413-ИЗ-Э от 06.06.2022 г., проведенным патентным поверенным РФ Госреестр рег. № 210 ФИО7. Вышеуказанное, безусловно, наносит заявителю значительный имущественный вред, связанный с тем, что потенциальные потребители, желающие приобрести качественное «Устройство организации дорожного движения», изготовленный по патенту № 164253 (Заявка № 2015137270 от 01.09.2015), вводятся в заблуждение и приобретают контрафактные изделия сомнительного качества, в итоге заявитель теряет неполученную прибыль (упущенная выгода). Также, обращаем Ваше внимание, что ФИО2, как правообладатель своего патента, предоставил право его использования по лицензионному договору РД0339356 от 26.08.2020 ООО «МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПЛЕКС 1».

В соответствии со ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

 Истец считает целесообразным выбрать способ расчета суммы компенсации исходя из положения п. 1ст. 1406.1 ГК РФ, т.е. исходя из характера нарушения. Полагает, что разумной и обоснованной является компенсация в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. При определении суммы компенсации истец исходил из следующего: На сайте ответчика в разделе «наша география», указаны география и объёмы продаж дорожных знаков на территории РФ в виде интерактивной карты, при выборе соответствующего региона РФ выдается количество проданных дорожных знаков.

Общее число проданных дорожных знаков составило 137 515 единиц дорожных знаков. Принимая во внимание тот факт, что подавляющее число проданных изделий являются обычными дорожными знаками, не Знаками с оптико-волоконной подсветкой. Тем не менее Истец полагает, что минимально 1/20 часть проданных дорожных знаков являются «Знаки с оптиковолоконной подсветкой». 137 515 / 20 = 6 875 «Знаки с оптико-волоконной подсветкой». Округлим до 6 500 знаков. Взяв минимальную стоимость одного «Знак с оптико-волоконной подсветкой» 33 000 руб. получается общая стоимость контрафактной продукции 214 000 000 (двести четырнадцать миллионов) рублей. Обращает внимание суда на то, что нарушение исключительного права патентообладателя по патенту № 164253 продолжается в 2022 году, а также, что при вышеуказанном расчете компенсации была учтена минимальная часть произведенной контрафактной продукции, все значения округлялись в меньшую сторону.

Претензию заявителя от «5» мая 2022 г. о прекращении нарушения прав Заявителя, выражающееся в незаконном использовании указанного изобретения ООО «РусДорЗнак» оставило без ответа, получение указанной претензии «11» мая 2022 года подтверждается отчетом об отслеживании курьерского отправления службой «Dimex», по номеру накладной № 45323647, а также скана доставочного листа курьера.

В подтверждение своих требований Истец предоставил нотариально заверенные скриншоты сайта Ответчика, досудебную экспертизу.

Поскольку Ответчик возражал о тождественности дорожных знаков с запатентованными дорожными знаками, суд неоднократно в порядке ст. 82 АПК РФ предлагал сторонам рассмотреть вопрос о назначении судебной экспертизы. Однако стороны категорически отказались. Представили экспертные исследования вне судебном порядке.

Согласно выводам досудебной экспертизы Истца, в том числе патентного поверенного РФ ФИО7, изделие «Знак с оптико-волоконной подсветкой» [изготовитель ООО «РусДорЗнак»], представленное для производства экспертизы, 575 содержит каждый существенный признак формулы полезной модели, по патенту № 164253 «Устройство организации дорожного движения», приведенный в независимом пункте содержащийся в патенте формулы.

ООО «РусДорЗнак» не обращался к ИП ФИО2 с просьбой о заключении лицензионного договора на использование полезной модели «Устройство организации дорожного движения», по патенту РФ № 164253.

Согласно частям 1 - 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом. 

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1349 Гражданского кодекса Российской Федерации, объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам. 

В силу пункта 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (пункт 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном продукте (решении). 

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает (пункт 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

Ответчик указанные выводы Истца документально не опроверг, заявил, что ходатайств о назначении судебной экспертизы заявляться не будет с учетом ее стоимости, в связи с чем суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам, не опровергнутым документально второй стороной. В соответствии с разъяснениями абзаца третьего пункта 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" суд оценивает требования и возражения сторон с учетом положений статей 65, 71 АПК РФ, исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 АПК РФ). 

Суд учитывает совпадение указанных признаков в полезной модели и продаваемом ответчиком товаре, что не опровергнуто в нарушение статьи 65 АПК РФ ответчиком допустимыми доказательствами. 

Согласно пункту 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. 

В соответствии с пунктом 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). 

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обоснованно. 

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец выбрал способ расчета суммы компенсации, предусмотренный подпунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ, определил ее в размере 3000000 руб. 

Однако, при рассмотрении настоящего дела, судом установлены основания для определения заявленной суммы компенсации в соответствии принципами разумности и соразмерности 500 000 рублей, учитывая фактическую стоимость спорного изделия, недоказанность факта несения каких-либо убытков, их размера, необходимости несения соответствующих затрат. 

Таким образом, суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности убытков правообладателя в заявленном размере, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным определить сумму компенсации в размере 500 000 руб. 

В остальной части требований –следует отказать.

Каких-либо объективных доказательств, дающих суду основания сделать вывод о масштабах распространения товаров с нарушением исключительного права истца, в материалах дела не имеется (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Учитывая, что истцом доказан факт продажи ответчиком товара, в котором использованы признаки пункта содержащейся в патенте формулы полезной модели, требования о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации в размере 500 000 руб. подлежат удовлетворению. 

С учетом того, что на момент рассмотрения спора Ответчиком не предлагается к продаже спорный товар, данные сведения удалены со спорного сайта, что не опровергается Истцом, абстрактные требования истца о запрете на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности в силу закона не подлежат удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «РусДорЗнак» в пользу ИП ФИО2 компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель  «Устройство организации дорожного движения», по патенту РФ № 164253 в размере  500 000 рублей, судебные расходы в размере 6333 руб.

В остальной части исковых требований – отказать.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Саратовской области.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области http://www.saratov.arbitr.ru.

 

Судья Арбитражного суда

Саратовской области                                                                                              Е.В.Михайлова