ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-254152/20-5-1795

25 августа 2023 года

г. Москва

Резолютивная часть решения суда объявлена 20 июня 2023 года

Решение суда в полном объеме изготовлено 25 августа 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселевой Е.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Добрыгиным А.В.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску СИА «Баллиста» (SIA Ballista)

к ответчикам: 1. Общество с ограниченной ответственностью «АТ-холдинг» (127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт. 1, комн. 109Б, ОГРН: 1137746544308, Дата присвоения ОГРН: 26.06.2013, ИНН: 7719848811), 2. Общество с ограниченной ответственностью «Тима» (601623, Владимирская обл., Александровский р-н, пос. Красное Пламя, ул. Центральная, д. 72, ОГРН: 1133339000684, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2013, ИНН: 3311021866)

о защите исключительных прав на товарные знаки № № 472811, 490173, 472013, 469342, 584022 (Самурай | Samurai) и №№ 411180, 463427, 490172, 525822, 472828, 526314, 526742, 559444, 562023, 603816 (Samura).

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ:

СИА «Баллиста» (SIA Ballista) (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «АТ-холдинг», ООО «Тима» (далее совместно - ответчик) о защите исключительных прав на товарные знаки № № 472811, 490173, 472013, 469342, 584022 (Самурай/Samurai) и №№ 411180, 463427, 490172, 525822, 472828, 526314, 526742, 559444, 562023, 603816 (Samura), а именно:

- обязании ООО «АТ-холдинг» и ООО «Тима» прекратить незаконное использование обозначений «Самурай», «Самур», сходных до степени смешения с товарными знаками СИА «Баллиста» №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022 (Самурай/Samurai) и №№ 411180, 463427, 490172, 525822, 472828, 526314, 526742, 559444, 562023, 603816 (Samura), а именно: прекратить использование указанных обозначений на упаковках ножей, а также в сети Интернет для обозначения ножей.

- обязании ООО «АТ-холдинг» и ООО «Тима» изъять из оборота и уничтожить за свой счет 4150 контрафактных экземпляров ножей, в названии и на упаковках которых незаконно использовано обозначение «Самурай», сходное до степени смешения с товарными знаками истца №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022.

- взыскании с ООО «АТ-холдинг» компенсации в размере 3 584 100 рублей за нарушение исключительных прав СИА «Баллиста» на товарные знаки №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022.

- взыскании с ООО «Тима» компенсацию в размере 3 584 100 рублей за нарушение исключительных прав «Баллиста» на товарные знаки №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2022 года, с общества «АТ-Холдинг» в пользу Компании взыскана компенсация 3 584 100 рублей, а также 35 421 рубль, расходов по оплате госпошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Решением суда от 20.04.2023 года было удовлетворено заявление ООО «АТ-холдинг» о пересмотре решения от 07.10.2021 года по новым обстоятельствам. Указанный судебный акт был отменен.

Истец представителей в судебное заседание не направил.

Представитель ответчиков против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя к ответчикам не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что является правообладателем товарных знаков:

№ 472811  дата приоритета 07.02.2011г.;

№ 490173  дата приоритета 09.06.2011г.;

№ 472013  дата приоритета 08.10.2010г.;

№ 469342  дата приоритета 14.02.2011г.;

№ 584022  дата приоритета 18.08.2021г.;

№ 411180  дата приоритета 08.12.2008г.;

№ 463427  дата приоритета 08.10.20210г.;

№ 490172  дата приоритета 02.06.2011г.;

№ 525822  дата приоритета ;

№ 472828  дата приоритета 07.02.2011г.;

№ 526314  дата приоритета 12.08.2013г.;

№ 526742  дата приоритета 16.12.2013г.;

№ 559444  дата приоритета 18.08.2014г.;

№ 562023  дата приоритета 21.11.2014г.;

№ 603816  дата приоритета 08.04.2016г.

Правовая охрана вышеуказанным товарным знаками предоставлена в том числе в отношении товаров 08, 21 класса МКТУ:

08 - ножи; ножи для нарезания сыра, неэлектрические; ножи для нарезания яиц, неэлектрические; ножи для пиццы, неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для творческого досуга [скальпели]; ножи калевочные; ножи консервные, неэлектрические; ножи копытные; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; ножи сапожные; ножи-секачи; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы.

21 - ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности], ножи для теста.

Истцу стало известно, что ответчики осуществляли предложение к продаже и продажу товара, маркированного обозначениями «Самурай», «Самур», сходными до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками, что подтверждается фотоматериалами, договором купли-продажи от 21.09.2020 № АТ-128/20, скриншотами Интернет-сайтов.

В частности, в сети Интернет компания под брендом TimA реализует ножи серии «Самурай» посредством сайта http://posuda-tima.ru/, а также посредством различных Интернет-магазинов.

По результатам анализа информации в Интернете, а также сообщениям своих контрагентов правообладатель установил, что ООО «АТ-холдинг» (ОГРН 1137746544308) осуществляет реализацию продукции, маркированной товарными знаками истца; ООО «Тима» (ОГРН 1133339000684) осуществляет производство, либо контролирует производство продукции, маркированной товарными знаками истца.

Производителем продукции «Самурай» на всех маркетплейсах в сети Интернет указана компания TimA, страна-изготовитель - на некоторых сайтах: Россия, на некоторых: Китай.

Вместе с тем, на сайте http://posuda-tima.ru, который администрируется Тимошиновым А.В., указано, что изготовителем продукции является компания ООО «Тима». Производство, как указано по ссылке http://posuda-tima.ru/?p=contact осуществляется по адресу: 601623, Владимирская область, Александровский район, поселок Красное Пламя, улица Центральная, дом 72.

При этом реализацией ножей «Самурай», «Самур» занимается ООО «АТ-холдинг», что следует из сведений на упаковке.

Истец считает, что ООО «Тима» и ООО «АТ-холдинг» являются аффилированными компаниями, поскольку единственным учредителем обеих компаний выступает Тимошинов А.В., который также занимает должность генерального директора ООО «Тима».

Незаконное использование товарных знаков правообладателя выражено в использовании для обозначения ножей, а также серии ножей.

Кроме того, слово «Самурай» и иероглиф, обозначающий «самурай» на японском языке, изображены также на упаковке ножа.

Таким образом, ответчики незаконно используют товарные знаки правообладателя Samurai/Самурай:

1) на упаковках ножей «Самурай», которые вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

2) на документации, вводящей товар в оборот (договор купли-продажи № AT-128/20 от 21.09.2020);

3) в предложениях о продаже ножей «Самурай», ножей серии «Самурай» в сети Интернет на сайте http://posuda-tima.ru/ и сайтах Интернет-магазинов;

4) в сети Интернет.

Истец не заключал с ответчиками соглашений на использование товарных знаков и не давал им согласия использовать товарные знаки.

Усмотрев нарушения исключительного права на товарные знаки, истец подал иск в защиту своих прав о взыскании компенсации.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из искового заявления следовало, что все товарные знаки истца зарегистрированы в отношении кухонных ножей, в частности:

№ 472013 - ножи для нарезания сыра; ножи для нарезания яиц; ножи для пиццы; ножи; приборы столовые [ножи, вилки и ложки] (8 класс МКТУ);

№ 472811 - ножи; приборы столовые [ножи, вилки и ложки] (8 класс МКТУ), ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности], ножи для теста (21 класс МКТУ);

№ 469342 - ножи для нарезания сыра; ножи для нарезания яиц; ножи для пиццы; ножи; приборы столовые [ножи, вилки и ложки] (8 класс МКТУ); ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности], ножи для теста (21 класс МКТУ);

№ 490173 - ножи для нарезания сыра; ножи для нарезания яиц; ножи для пиццы; ножи; приборы столовые [ножи, вилки и ложки] (8 класс МКТУ); ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности], ножи для теста (21 класс МКТУ);

№ 584022 - ножи для нарезания сыра; ножи для нарезания яиц; ножи для пиццы; ножи; приборы столовые [ножи, вилки и ложки] (8 класс МКТУ).

Товарные знаки истца №№ 411180, 463427, 490172, 525822, 472828, 526314, 526742, 559444, 562023, 603816, содержащие словесный элемент «Samura», также зарегистрированы в отношении 8 класса - кухонных ножей.

При первоначальном рассмотрении спора суд, удовлетворяя требования истца частично, пришел к выводу о наличии сходства спорных обозначений «Самурай», «Самур» до степени смешения с товарными знаками СИА «Баллиста» №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022 (Самурай/Samurai) и №№ 411180, 463427, 490172, 525822, 472828, 526314, 526742, 559444, 562023, 603816 (Samura) в глазах рядового потребителя, то есть ответчики допускают нарушение исключительных прав истца на товарные знаки.

Также, в отношении требования истца обязании ООО «АТ-холдинг» и ООО «Тима» прекратить незаконное использование обозначений «Самурай», «Самур», сходных до степени смешения с товарными знаками СИА «Баллиста» №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022 (Самурай/Samurai) и №№ 411180, 463427, 490172, 525822, 472828, 526314, 526742, 559444, 562023, 603816 (Samura), а именно: прекратить использование указанных обозначений на упаковках ножей, а также в сети Интернет для обозначения ножей, судом было установлено отсутствие оснований для удовлетворения данных требований.

Так, из материалов дела усматривается, что требования истца к ответчику ООО «Тима» являются не обоснованными и не подлежащими удовлетворению, ввиду недоказанности факта нарушения им исключительных прав истца на товарные знаки.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое  отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи 1252 ГК РФ к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Между тем, меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В судебном заседании ответчик указал на то, что все спорные обозначения были удалены как с сайта компании, так и иных сайтов, и не используются при предложении к продаже ножей под маркой TimA. Данное обстоятельство истцом не оспорено.

Согласно содержащимся в п. 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснениям, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования в части обязания прекратить незаконное использование обозначений «Самурай», «Самур», сходных до степени смешения с товарными знаками СИА «Баллиста» №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022 (Самурай/Samurai) и №№ 411180, 463427, 490172, 525822, 472828, 526314, 526742, 559444, 562023, 603816 (Samura), а именно: прекратить использование указанных обозначений на упаковках ножей, а также в сети Интернет для обозначения ножей, удовлетворению не подлежат.

Иных доказательств использования спорных товарных знаков ответчиками, истцом не представлено.

Кроме того, при новом рассмотрении, судом установлено, что решением Суда по интеллектуалам правам от 29 июня 2022 года по делу № СИП-1249/2021, вступившим в законную силу, была досрочно прекращена правовая охрана указанных товарных знаков в отношении товаров 08, 10, 21 и услуг 37 классов 6 МКТУ, в связи с тем, что на рынке Российской Федерации отсутствовали товары 08, 10, 21 и услуг 37 классов МКТУ, маркированные товарными знаками «Самурай/Samurai» по свидетельствам Российской Федерации №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022, как минимум три предшествующих года.

Принимая во внимание то, что истец не производит товары 08, 21 классов МКТУ маркированные товарными знаками «Самурай/Samurai» по свидетельствам Российской Федерации №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022, а также не вводит их в гражданский оборот, отсутствует какая-либо вероятность смешения в глазах потребителей товаров истца и ответчика 1, а значит, у потребителя не может возникнуть представления о принадлежности спорных товаров, вводимых в оборот ответчиком 1, истцу.

Также, решениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 5 августа 2022 года предоставление правовой охраны товарным знакам «Самурай/Samurai» по свидетельствам Российской Федерации №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022 признано недействительным, а именно:

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 472013 признано недействительным в отношении товаров 8-го класса МКТУ «бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные для кос; бруски точильные металлические, изделия ножевые, инструменты для депиляций неэлектрические и электрические, инструменты для заточки режущих поверхностей, инструменты для обрезания ногтей [электрические или неэлектрические], инструменты для открывания устриц, инструменты режущие ручные, камни, круги точильные, кинжалы, клинки, косы, косы с короткой ручкой, круги наждачные, кувалды, лезвия [ручные инструменты], лезвия бритвенные, мачете, машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования, машинки для стрижки животных [ручные инструменты], мечи, шпаги, молотки для заточки, наборы маникюрных инструментов, наборы педикюрных инструментов, несессеры для бритвенных принадлежностей, ножи для нарезания сыра, ножи для нарезания яиц, ножи для пиццы, ножи для снятия чешуи, ножи калевочные, ножи консервные, ножи копытные, ножи круглые, ножи окулировочные, ножи охотничьи, ножи перочинные, ножи прививочные, ножи садовые, ножи садовые кривые, ножи, ножницы для стрижки скота, ножницы механические для стрижки волос, ножницы садовые, ножницы, ножны для холодного оружия, овощерезки, оружие холодное, палаши, сабли, шашки, пилы, пилы лучковые, полотна пил [части ручных инструментов], приборы столовые [ножи, вилки и ложки], резаки, резаки для очистки поверхности, ремни для правки бритв, ремни для правки бритв, режущих инструментов кожаные, секаторы, серебро столовое [ножи, вилки и ложки], серпетки, серпы, тесаки, топорики, топоры, устройства и приспособления для освежения туш животных, футляры для бритв, шинковки» и товаров 10-го класса МКТУ «ножи хирургические, ножницы».

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 472811 признано недействительным в отношении товаров 8-го класса МКТУ «бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные металлические; изделия ножевые; инструменты для заточки режущих поверхностей; инструменты для обрезания ногтей [электрические или неэлектрические]; инструменты режущие ручные; камни, круги точильные; кинжалы; клинки; круги наждачные; лезвия [ручные инструменты]; мачете; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; мечи, шпаги; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножи; ножницы; ножны для холодного оружия; оружие холодное; палаши, сабли, шашки; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; режущие инструменты; резаки; секаторы; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; тесаки; топорики; топоры; штыки», товаров 21-го класса МКТУ «ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста» и услуг 37-го класса МКТУ «заточка ножей».

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 469342 признано недействительным в отношении товаров 8-го класса МКТУ «ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы; бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные для кос; бруски точильные металлические; державки, используемые при резании; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для заточки режущих поверхностей; инструменты для обрезания ногтей [электрические или неэлектрические]; инструменты для открывания устриц; инструменты режущие ручные; камни, круги точильные; кинжалы; клинки; косы; косы с короткой ручкой; круги наждачные; лезвия [ручные инструменты]; лезвия бритвенные; мачете; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; мечи, шпаги; молотки для заточки; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножи для нарезания сыра; ножи для нарезания яиц; ножи для пиццы; ножи для снятия чешуи; ножи калевочные; ножи консервные; ножи копытные; ножи круглые; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи перочинные; ножи прививочные; ножи садовые; ножи садовые кривые; ножи; ножницы для металла; ножницы для стрижки скота; ножницы механические для стрижки волос; ножницы садовые; ножницы; ножны для холодного оружия; овощерезки; палаши, сабли, шашки; пилы; пилы лучковые; полотна пил [части ручных инструментов]; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; режущие инструменты; резаки; резаки для очистки поверхности; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв, режущих инструментов кожаные; секаторы; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; тесаки; топорики; топоры; футляры для бритв; штыки» и товаров 21-го класса МКТУ «домашняя или кухонная утварь и посуда; изделия бытовые керамические; наборы кухонной посуды; ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста».

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 490173 признано недействительным в отношении товаров 8-го класса МКТУ «бритвы электрические и неэлектрические, бруски точильные для кос, бруски точильные металлические, изделия ножевые, инструменты для заточки режущих поверхностей, инструменты для обрезания ногтей [электрические или неэлектрические], инструменты для открывания устриц, инструменты режущие ручные, камни, круги точильные, кинжалы, клинки, косы, косы с короткой ручкой, лезвия [ручные инструменты], лезвия бритвенные, мачете, машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования, мечи, шпаги, молотки для заточки, наборы маникюрных инструментов, наборы педикюрных инструментов, несессеры для бритвенных принадлежностей, ножи для нарезания сыра, ножи для нарезания яиц, ножи для пиццы, ножи для снятия чешуи, ножи калевочные, ножи консервные, ножи копытные, ножи круглые, ножи окулировочные, ножи охотничьи, ножи перочинные, ножи прививочные, ножи садовые, ножи садовые кривые, ножи, ножницы для металла, ножницы для стрижки скота, ножницы механические для стрижки волос, ножницы садовые, ножницы, ножны для холодного оружия, оружие холодное, палаши, сабли, шашки, пилы, пилы лучковые, полотна пил [части ручных инструментов], приборы столовые [ножи, вилки и ложки], режущие инструменты, резаки, резаки для очистки поверхности, ремни для правки бритв, ремни для правки бритв, режущих инструментов кожаные, серебро столовое [ножи, вилки и ложки], серпетки, серпы, тесаки, топорики, топоры, футляры для бритв, штыки», товаров 21-го класса МКТУ «изделия бытовые керамические, инструменты с ручным управлением для чистки, ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности], ножи для теста, подставки для ножей [для сервировки стола]» и услуг 37-го класса МКТУ «заточка ножей».

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 584022 признано недействительным в отношении товаров 8-го класса МКТУ «ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы; бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные; бруски точильные для кос; изделия ножевые; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для заточки; инструменты для обрезания ногтей, электрические или неэлектрические; инструменты для открывания устриц; инструменты и приспособления для разделки туш животных; инструменты режущие [ручные инструменты]; камни точильные; кинжалы; клинки; косы; косы с короткой ручкой; круги наждачные; круги точильные [ручные инструменты]; лезвия бритвенные; лезвия [ручные инструменты]; мачете; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; мечи; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножи; ножи для нарезания сыра, неэлектрические; ножи для нарезания яиц, неэлектрические; ножи для пиццы, неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для творческого досуга [скальпели]; ножи калевочные; ножи консервные, неэлектрические; ножи копытные; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; ножи сапожные; ножи-секачи; ножницы; ножницы для обрезания фитилей; ножницы для резки плотных материалов; ножницы для стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы стригальные [ручные инструменты]; ножны для холодного оружия; овощерезки; палаши; пилы лучковые; пилы [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для резки овощей; приспособления для снятия шкур животных; режущие инструменты; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв кожаные; секаторы; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; тесаки; топорики [ручные инструменты]; топоры; футляры для бритв; шинковки [ножи]», товаров 10-го класса МКТУ «ножи хирургические; ножницы», товаров 20-го класса МКТУ «рукоятки для ножей неметаллические», товаров 21-го класса МКТУ «изделия бытовые керамические, инструменты с ручным управлением для чистки, ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности], ножи для теста; подставки для ножей для сервировки стола» и услуг 37-го класса МКТУ «заточка ножей».

Основанием для аннулирования регистраций оспариваемых торных знаков явилось противоречие государственной регистрации требованиям пункта 3 статье 1483 ГК РФ.

Так, Роспатент пришел к выводу, что слово «самурай»/«samurai» в сознании среднего российского потребителя четко ассоциируется с социальным классом Японии, с японскими воинами – самураями, которые составляли примерно 10% японского населения во времена их популярности, сыгравшими важную роль за последние 1500 лет японской истории. В настоящее время у каждого японца, есть, по меньшей мере, один предок – самурай, из-за чего сохраняется и передается поколениям история и культура воинов – самураев.

Роспатент пришел к выводу, что средний российский потребитель, еще со школьной скамьи хорошо осведомленный о японских воинах – самураях и японском происхождении самого слова «самурай», однозначно будет связывать словесные элементы «самурай»/«samurai» оспариваемых товарных знаков непосредственно с островным государством Японией.

Поэтому спорные товарные знаки способны порождать в сознании российских потребителей представление об изготовителе товаров и лице, оказывающем услуги, которое не соответствует действительности, так как правообладатель оспариваемых товарных знаков не относится к Японии и не связан с ее территорией.

Вместе с тем, данные представления не соответствуют действительности, поскольку, как предыдущие правообладатели оспариваемых товарных знаков, так и их нынешний правообладатель, не находятся на территории государства Япония.

Поэтому, Роспатент сделал вывод о том, что оспариваемые товарные знаки способны ввести российского потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 8, 10, 20, 21-го и оказания непосредственно связанных с ними услуг 37-го классов МКТУ, а также места нахождения их производителя / лица, оказывающего услуги.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2022г. по делу № СИП-876/2022, вступившим в законную силу, отказано в признании недействительным решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.08.2022г. об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам.

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 1225, статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

По смыслу статей 1477, 1480, 1481, 1484 и 1504 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации правовая охрана предоставляется только тем товарным знакам, исключительное право на которые удостоверено свидетельством, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 1 статьи 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481)

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1513 ГК РФ, в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительным выдается новое свидетельство на товарный знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков.

Согласно ч. 3 п. 1, п. 4 ст. 1514 ГК РФ, правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 настоящего Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 139 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Таким образом, после признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, лицу должно быть отказано в защите прав на указанный товарный знак в связи с отсутствием самого объекта правовой охраны.

Учитывая изложенное, в связи с признанием недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам №№ 472811, 490173, 472013, 469342, 584022 (Самурай/Samurai), суд приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению, в связи с отсутствием самого объекта правовой охраны.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Истцом также заявлено о взыскании с ООО «АТ-холдинг» 723 655 руб. 00 коп. судебных издержек.

Согласно ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Согласно положениям ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Поскольку судом оснований для удовлетворения исковых требований не установлено, требования о взыскании судебных издержек с ответчика удовлетворению не подлежит.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на заявителя.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

 

Судья

Е.Н. Киселева