СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Томск                                                                                Дело № А03-15367/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 февраля 2019 года.

  Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  

ФИО1,

судей

ФИО2,

ФИО3,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4 с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фудмаркет» (№ 07АП-12955/18), на решение Арбитражного суда Алтайского края от 19.11.2018 по делу № А03-15367/2018 по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО5, рп. Кольцово, Новосибирская область (ОГРНИП 316547600086609) к обществу с ограниченной ответственностью «Фудмаркет», г. Барнаул, Алтайский край (ОГРН 

<

***>) о запрете использовать в наименовании предприятия общественного питания – ресторана и в рекламе своей деятельности, обозначение «TomYumBar», сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим индивидуальному предпринимателю ФИО5, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 2 500 000 руб., 

            В судебном заседании приняли участие: 

от истца: ФИО6, представитель по доверенности от 09.08.2018, паспорт;

от ответчика: ФИО7, представитель по доверенности от 10.09.2018, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО5 (далее – ИП ФИО5, предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Алтайского края к обществу с ограниченной ответственностью «Фудмаркет» (далее - ООО «Фудмаркет», общество, ответчик) с иском о запрете использовать в наименовании предприятия общественного питания – ресторана и в рекламе своей деятельности, обозначение «TomYumBar», сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 2 500 000 руб. В качестве правового обоснования исковых требований истцом приведены ссылки на статьи 1229, 1252, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В качестве основания исковых требований указывается на использование ответчиком товарного знака истца, выразившееся в размещении его на вывеске по месту нахождения ответчика, а также на использование товарного знака в рекламе своей деятельности.

            Решением суда от 19.11.2018 (резолютивная часть объявлена судом 12.11.2018)  заявленные требования удовлетворены в части обществу с ограниченной ответственностью «Фудмаркет», г. Барнаул, Алтайский край запрещено использовать в наименовании предприятия общественного питания – ресторана, в рекламе обозначение «TomYumBar», сходное до степени смешения с принадлежащим индивидуальному предпринимателю ФИО5, рп. Кольцово, Новосибирская область  товарным знаком под номером государственной регистрации 647236. С общества с ограниченной ответственностью «Фудмаркет», г. Барнаул, Алтайский край в пользу индивидуального предпринимателя ФИО5, рп. Кольцово, Новосибирская область взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 1800000 руб., а также 25560 руб. в возмещение расходов на оплату государственной пошлины. В остальной части требований отказано.

Не согласившись с решением, ответчик в апелляционной жалобе просит его  отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска в полном объеме. Апелляционная жалоба мотивирована несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, неправильным применением ном материального и процессуального права.

Истец в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), представитель в судебном заседании, доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

            Представитель ответчика в суде апелляционной инстанции заявил ходатайство изначально об отложении судебного разбирательства по делу №А03-15367/18, в потом просил приостановить производство по настоящему до рассмотрения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатен) возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку России №647236.  Суд апелляционной инстанции рассмотрев заявленное ходатайство, руководствуясь положениями статьи 156, 143 АПК РФ не нашел правовых оснований для его удовлетворения, так как ответчик не лишен возможности обратиться за пересмотром судебного акта по настоящему делу в порядке статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

            Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва, проверив законность и обоснованность решения суда в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает его подлежащим отмене.

Как следует из материалов дела, федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрирован товарный знак «Tom Yum Bar» по свидетельству № 647236. Правообладателем указанного товарного знака является истец, право которого зарегистрировано 07.03.2018 с приоритетом от 13.02.2017, сроком действия исключительной лицензии до 13.02.2027 для товаров 25, 29, 30, 33, 35, 43 (закусочные, кафе, кафетерии, рестораны) класса Международной классификации товаров и услуг (л.д. 20-23 – свидетельство). 

Данный товарный знак представляет собой буквенное обозначение «Tom Yum Bar», выполненное в черном цвете с изображением трех красных перцев внизу. 

Таким образом, истец обладает исключительными правами на указанный товарный знак №647236. 17.04.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Фудмаркет». Материалами дела установлено, что на вывеске ресторана ответчика размещено название - «Лапша и уши. Tom Yum Bar». 

Это же наименование размещено на меню и в помещении ресторана (л.д. 10-13 - фотографии).

Поскольку истец не передавал ответчику никакие права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, истец обратился с иском за защитой своих нарушенных прав путем взыскания компенсации. Удовлетворяя заявленные требования в части, суд пришел к выводу об их обоснованности. Выводы суда соответствуют действующему законодательству, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

В соответствии с пунктом 43 Правил, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

Пунктом 5.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Как указано в пункте 5.2.1 - 5.2.4 Методических рекомендаций, при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений. На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство. Из пункта 5.3 Методических рекомендаций следует, что при оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов: пространственно-доминирующих элементов; элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр); элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования самого товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Суд первой инстанции, сравнив изображения товарного знака истца (Tom Yum Bar) и изображение, использованное ответчиком на вывеске, меню и внутреннем оформлении ресторана (Лапша и уши. Tom Yum Bar), пришел к правомерному выводу, что изображение, использованное ответчиком, сходно до степени смешения с изображением товарного знака истца, поскольку имеет место графическое, смысловое и звуковое сходство, влияющее на общее восприятие исследуемых обозначений. Также суд верно учел, что товарный знак истца зарегистрирован для 43 класса Международной классификации товаров и услуг (закусочные, кафе, кафетерии, рестораны), т.е. в той же экономической области, в которой ответчик использует изображение Tom Yum Bar.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Всесторонне, полно и объективно исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что представленные истцом доказательства в их совокупности свидетельствуют о нарушении исключительного права и наличии оснований для применения ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Довод о злоупотреблении истцом правом со ссылкой на статью 10 ГК РФ не нашел своего подтверждения при проверке материалов дела.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Злоупотребление правом может быть вызвано такими действиями лица, которые ставили другую сторону в положение, когда она не могла реализовать принадлежащие ей права. Непосредственной целью санкции, содержащейся в статье 10 ГК РФ, а именно отказа в защите права лицу, злоупотребившему правом, является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.05.2013 № 17388/12). Указанная норма предполагает осуществление контрагентом права исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Следовательно, для квалификации действий истца, как совершенных со злоупотреблением правом, должны быть представлены доказательства того, что сторона имела умысел на реализацию какой-либо противоправной цели.

Между тем, ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ не представил относимых и допустимых доказательств, подтверждающих обоснованность его предположений о наличии в действиях истца, признаков злоупотребления, недобросовестности. Соответствующий довод ответчика носит субъективный характер, основан лишь на предположении.

Ссылки апеллянта на необходимость проведения по делу экспертизы также подлежит отклонению судом апелляционной инстанции, поскольку как изложено ранее, в данном случае суду не требуется специальных знаний, так как вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначении экспертизы, с позиции рядового потребителя (п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2017 № 122).

Кроме того, суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что ответчиком в подтверждение своих возражений против заявленных истцом требований в суде первой инстанции не было заявлено ходатайство о проведении экспертизы в соответствии со статьей 82 АПК РФ. Тем самым, ответчиком не были реализованы в суде первой инстанции предоставленные ему законом права на заявление вышеуказанного ходатайства (статья 41 АПК РФ). В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате совершения или не совершения ими соответствующих процессуальных действий.

Следуя п. 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 2,5 млн. руб. 

Ответчиком представлена бухгалтерская справка, в которой указано, что удовлетворение исковых требований приведет к негативным последствиям для ответчика в виде ликвидации предприятия и потере рабочих мест сотрудников. Ответчик осуществляет свою деятельность в арендованном помещении. Производственные и материальные объекты, попадающие под понятие основных средств, отсутствуют. В целом у организации остаточная стоимость основных средств составляет 99395 руб. 94 коп. Все свободные денежные средства направляются на пополнение товарных запасов и инвентаря, необходимых для нормальной работы бара 9л.д. 53 –справка). Также представлена справка, выданная публичным акционерным обществом «Сбербанк России», о том, что остаток по счетному счету ООО «Фудмаркет» составляет 55 919 руб. 44 коп. (л.д. 52 – справка). Как следует из материалов дела, после получения досудебной претензии и возбуждения дела в арбитражном суде ответчиком не предприняты меры по добровольному прекращению использования товарного знака истца. 

Оценив представленные документы, суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленный размер компенсации является завышенным.

Довод апеллянта о том, что судом допущена ошибка при расчете суммы компенсации, подлежат отклонению апелляционным судом.

В обосновании соразмерности заявленной суммы компенсации, а также стоимости правомерного использования товарного знака, истец представил в материалы дела договор коммерческой концессии № 1/18-Ф от 25.05.2018 заключенный с ООО «Опора Строй Сервис».

Сумма указанного договора составляет 1790 000 (один миллион семьсот девяносто тысяч) рублей паушальный взнос и ежемесячные роялти равные 10% от полученной компанией прибыли, что подтверждает стоимость права использования товарного знака истца при сравниваемых обстоятельствах.

Таким образом, сумма права использования товарного знака, указанная в договоре, является убытками истца, так как при правомерном использовании товарного знака, истец получил бы вознаграждение от ответчика равное сумме указанной в договоре.

Кроме того, истцом представлен проект мирового соглашения по настоящему делу, по условиям которого ООО «Фудмаркет» выплачивает ИП ФИО5 1 800 000 руб. (л.д. 110- проект мирового соглашения)

Учитывая характер и обстоятельства допущенного нарушения, нахождение истца и ответчика в разных регионах страны, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца, сумму первоначального взноса по договору концессии за пользование товарным знаком истца, а также принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения выводы суда первой инстанции о снижении размера компенсации применительно к обстоятельствам настоящего дела до 1 млн. 800 тыс. руб., являются обоснованными, поскольку такая сумма соразмерна последствиям нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак №647236. 

  Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого решения суда, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит. При изложенных обстоятельствах арбитражный суд пришел к обоснованному выводу, что истцом доказано нарушение ответчиком положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, не установлено. С учетом изложенного апелляционная жалоба Общества по приведенным в ней доводам удовлетворению не подлежит. Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

  Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 19.11.2018 Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-15367/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фудмаркет»  - без удовлетворения.

   Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

Председательствующий  

ФИО1

Судьи

ФИО2

ФИО3