РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-280844/23-110-2202

г. Москва

01 марта 2024 г.

Резолютивная часть решения от 19 февраля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 01 марта 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску акционерного общества "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ - АТОМСТРОЙ" (127410, 

<

...>, СТР.2, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ИНТЕРТЕХСИНТЕЗ" (119180, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН»,

без проведения судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ - АТОМСТРОЙ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ИНТЕРТЕХСИНТЕЗ" о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН».

Определением суда от 05 декабря 2023 года было назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК РФ. Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

19 февраля 2024 года Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

Согласно материалам дела, в соответствии с положениями ст.ст. 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом были извещены о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав представленные доказательства, оценив их, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, АО «НИКИМТ-Атомстрой» (далее - Истец) является правообладателем товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» (далее Товарный знак), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству №439290, приоритет товарного знака установлен с 16.06.2011. Согласно сайту Федерального института промышленной собственности (https://wwwl.fips.rn/registers-doc-view/fips_servlet), представленного в материалы дела свидетельства на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН» 439290, защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 511 класса по Международной классификации товаров и/или услуг:

01        - вещества химические для изготовления красок.

02        - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от

коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества.

35 - реклама.

40 - обработка материала.

24.11.2022 Истцом в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет было установлено, что ООО «ИнтерТехСинтез» (далее - Ответчик) неправомерно использует Товарный знак путем предложения к продаже на своей странице в сети Интернет по адресу: https://himpro.tech/emal-ep-5285-epofeniplen/ продукции: эмаль ЭП-5285 Эпофениплен, содержащее указание на словесное обозначение Товарного знака, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, в отсутствие каких-либо правовых оснований для использования Товарного знака для индивидуализации предлагаемого к продаже товара. Заверенная надлежащим образом распечатка указанной страницы Ответчика (скриншот) прилагается (исходя из разъяснений, приведенных в п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения).

Как следует из положений п. 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10) исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже).

В данном случае предложение к продаже было выражено в размещении Ответчиком информации о возможности приобретения эмали ЭП-5285, сопровождаемое словом «Эпофениплен», сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца.

Таким образом, сам факт использования Ответчиком Товарного знака в предложении товара к продаже без согласия правообладателя, свидетельствует о нарушении последним исключительных прав Истца на товарный знак (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 №С01-2044/2021 по делу №А32-53712/2020).

Как разъяснено в п. 162 Постановления №10, согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2020 №С01-640/2020 по делу №А51-16799/2019).

Из распечатки страницы https://himpro.tech/emal-ep-5285-epofeniplen/ очевидно усматривается, что на данной странице присутствует наименование «Эпофениплен», сходное до степени смешения со словесным обозначением Товарного знака (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 №С01-2044/2021 по делу №А32-53712/2020).

Кроме того, в предложении к продаже на странице Ответчика не содержатся сведения о надлежащих производителях товара (лицензиатах), что свидетельствует об отсутствии добросовестного информирования потребителей и введении их в заблуждение в отношении предлагаемого Ответчиком товара. Предложение товара к продаже невозможно без информирования потребителя о производителе товара (данный вывод следует из положений п. 5 «Обзора практики суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» (утвержден постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 №СП-21/24)).

В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе является одним из способов использования товарного знака.

В данном случае Товарный знак использовался Ответчиком для индивидуализации предлагаемой к продаже эмали ЭП-5285, поскольку действия Ответчика свидетельствуют о том, что цель размещения спорного обозначения в предложении к продаже заключалась в привлечении внимания потребителей к указанному товару, то есть для его индивидуализации и введения в гражданский оборот.

Кроме того, на странице Ответчика в сети Интернет по адресу: https://himpro.tech/about/ указано следующее: «Компания ООО «ИнтерТехСинтез» была основана в 2014 году. Основным видом деятельности компании является производство и реализация профессиональных ЛКМ.

Компания является производителем и поставщиком лакокрасочных материалов общестроительного и машиностроительного назначения, а также смол, герметиков, паст и флюсов по всей России и СНГ». Заверенную надлежащим образом распечатку указанной страницы Ответчика (скриншот) прилагаю.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ основным видом деятельности Ответчика является производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок (20.30.2).

Таким образом, Ответчик позиционирует себя как производителя лакокрасочных материалов.

Как указал Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 31.10.2018 №С01-797/2018 по делу №А32-38811/2017 «противоправным является не просто упоминание товарного знака истца в материалах, размещенных на сайте ответчика, но такое упоминание, которое нацелено на создание у потенциального потребителя ложного представления о приобретении товара, в данном конкретном случае, произведенного именно истцом».

В данном конкретном случае упоминание на сайте Ответчика на возможность приобретения эмали ЭП-5285 Эпофениплен «нацелено на создание у потенциального потребителя ложного представления о приобретении товара» под товарным знаком «ЭПОФЕНИПЛЕН», произведенного именно Ответчиком, поскольку Ответчик является производителем лакокрасочной продукции, и такое упоминание является неправомерным.

По состоянию на 13.11.2023 Ответчиком продолжается незаконное использование Товарного знака на своей странице в сети Интернет.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2022 №С01 -1477/2020 по делу №А41-11935/2020).

Соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2022 №С01-1477/2020 по делу №А41 -11935/2020).

При определении размера компенсации за незаконное использование Товарного знака на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (500 000 руб.) Истец исходил из следующего.

Истцом с ЗАО «ПКФ Спектр» 15.12.2012 был заключен лицензионный договор №80999-12 (далее - Договор). Предметом Договора (п. 1.1) являлось предоставление права использования Товарного знака.

Согласно п. 3.1 Договора размер лицензионного вознаграждения составляет 5% от выручки, полученной от продажи эмали ЭП 5285 «Эпофениплен» или другой продукции под товарным знаком «Эпофениплен» при среднемесячной продаже до 5 т/мес, и 6% при среднемесячной продаже от 5 до 10 т/мес.

Пунктом 2.7 Договора была предусмотрена обязанность Лицензиата ежеквартально предоставлять Лицензиару письменные отчеты об использовании Товарного знака.

Согласно представленным ЗАО «ПКФ Спектр» отчетам об использовании Товарного знака за период с 2013 по 2019 года (28 отчетов за 7 лет) сумма лицензионного вознаграждения составила 2 668 979,48 руб. Средняя сумма вознаграждения за один год составляет: 2 668 979,48 руб./7 л. = 381 282,78 руб.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)         в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)         в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, сумма компенсации за незаконное использование Товарного знака (500 000 руб.), которую Истец просит взыскать с Ответчика на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, не превышает двукратный размер стоимости права использования товарного знака (381 282,78 руб. х 2 = 762 565,57 руб.) и находится в пределах компенсации, установленной пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на произведение в размере 500 000 рублей.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ, случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:           в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

При этом суд при определении размера должен учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок нарушения, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения. Таким образом, учитывая изложенное, а также нормы статьи 1301 ГК РФ, что с учетом характера нарушения, степени вины нарушителя, принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, с ответчика подлежит взысканию компенсация в размере 250 000 рублей.

Доводы отзыва изучены судом и признаны необоснованными, поскольку опровергаются представленными в материалы дела доказательствами  и противоречат действующему законодательству.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170-171, 226-229 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕРТЕХСИНТЕЗ" (ОГРН: 

<

***>) в пользу акционерного общества "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ - АТОМСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>) 250 000 руб. компенсации, 6 500 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней с даты его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

 

 

Судья:

ФИО1