Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-15556/2024

24 марта 2025 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2025 г.

Полный текст решения изготовлен 24 марта 2025 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Гавриш С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания   Кругловой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Адольф Бухер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 09.08.2011, адрес: 125362, 

<

...>, помещ. 1.1) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  компенсации за нарушение прав на товарный знак,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Ростком», индивидуальный предприниматель ФИО2, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, общество с ограниченной ответственностью «Матекус»,

без участия представителей сторон и третьих лиц,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Адольф Бухер» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. 00 коп. за нарушение прав на товарные знаки № 558381 MATEQUS, № 1011057.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Ростком» индивидуальный предприниматель ФИО2, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, общество с ограниченной ответственностью «Матекус».

Определением суда от 17.02.2025 принято к рассмотрению уточнение исковых требований, согласно которому истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение прав на товарный знак № 558381 MATEQUS (далее – Товарный знак) в сумме 300 000 руб. 00 коп. Этим же определением суда судебное разбирательство отложено на 10.03.2025.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе путем размещения объявления на официальном сайте Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сети «Интернет», в судебное заседание не явились.

Судебное заседание проводится в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором в удовлетворении иска просил отказать.

Третьи лица - ИП ФИО2 и ООО «Ростком»  представили отзывы на исковое заявление, в которых просят в удовлетворении иска отказать.

ООО «Матекус» представило отзыв, в котором поддержало исковые требования.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности представила отзыв на исковое заявление с пояснениями по обстоятельствам дела.

В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности.

Суд, исследовав материалы дела, изучив доводы иска и отзывов на него, пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО «Адольф Бухер» является правообладателем товарного знака «MATEQUS» по свидетельству Российской Федерации № 558381 (дата приоритета – 17.04.2014, дата государственной регистрации – 25.11.2015), зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 1, 8, 16, 17-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

01 - клеи контактные; клеи кровельные; клеи для керамической плитки; клеи для напольной плитки; клеи для настенных покрытий; клеи для облицовочных плиток; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи для укладки керамической плитки; клеи для укладки напольной плитки; клеи контактные для дерева; клеи контактные для ламината; клей каучуковый для ремонта пневматических шин; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового; клеи латексные, за исключением используемых для канцелярских или бытовых целей; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового.

08 - пистолеты для герметика ручные.

16 - ленты бумажные; держатели для липкой ленты; ленты красящие; катушки для красящих лент; ленты бумажные для опечатывания коробок; ленты клейкие для канцелярских целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей.

17 - герметики автомобильные; герметики бытовые; герметики для зданий неметаллические; герметики для кузовного ремонта автомобилей; герметики для ремонта проколов шин; герметики для крыш на битумной основе; герметики для крыш на основе смолы; герметики на основе битума для асфальта; герметики на основе битума для дорожных покрытий; герметики на основе смол для дорожных покрытий; герметики на основе смолы для асфальтовых покрытий; ленты изоляционные; ленты клейкие; лента для соединения труб; лента изоляционная для промышленных целей; ленты для заклейки швов на гипсокартоне; ленты клейкие для герметизации трубопроводов; ленты клейкие для промышленных целей; ленты стекловолоконные электроизоляционные; ленты шовные для ковров; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых.

35 - оптовая и розничная продажа товаров, вышеуказанных классов; демонстрация товаров, вышеуказанных классов; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров вышеуказанных классов для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров, относящихся к вышеуказанным классам; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении товаров вышеуказанных классов.

В обоснование заявленных требований истец указал, что с 2014 года поставляет в Россию товары изоляционные, включая ставшую известной и популярной изоляционную ленту MATEQUS - .

По утверждению истца, ответчик с 31.05.2023 осуществляет пользование товарным знаком истца MATEQUS в сети Интернет без разрешения правообладателя, что подтверждается скриншотами интернет страниц указанными в тексте искового заявления (страницы с карточками товаров на маркетплейсе Ozon).

Истец не состоит с ответчиком в договорных отношениях, связанных с предоставлением права использования Товарного знака. Следовательно, действия ответчика вводят в заблуждение потребителей относительно продажи на торговой площадке www.ozon.ru товаров под Товарным знаком, а также нарушают права и законные интересы истца.

Истец направил по адресу ответчика претензию, содержащую требование прекратить незаконное использование товарного знака правообладателя и нарушение исключительных прав на товарный знак на торговой площадке. 

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Как указано в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 60 - 62, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак, входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт использования ответчиком обозначения, сходного с товарным знаком истца, без законных к тому оснований.

При этом на истце лежит обязанность доказать принадлежность ему исключительного права или иного подлежащего защите права (право на иск) и факт использования соответствующего объекта ответчиком. Ответчик вправе опровергать доказательства истца или доказывать выполнение им требований законодательства при использовании объекта интеллектуальных прав.

Аналогичный подход отражен в пункте 3 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015. 

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, согласно которому считает, что заявленные истцом требования не подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела, истцом и связанными с ним физическими лицами 17.05.2017 было зарегистрировано юридическое лицо с фирменным наименованием ООО «МАТЕКУС» (ИНН 

<

***>) и 17.04.2014 была подана заявка на регистрацию товарного знака (MATEQUS, свидетельство № 558381), сходных до степени смешения с фирменным наименованием юридического лица, принадлежащего ФИО2, (ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД», ИНН 

<

***>), которое было создано 01.02.2010, т.е. за семь лет, и за четыре года до того, как начал свою деятельность истец, соответственно.

Третье лицо - ФИО2 являлся соучредителем и генеральным директором ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД» (

<

***>).

Данное юридическое лицо существовало с 01.02.2010 по 01.10.2018. В настоящее время ликвидировано.

Положения части 4 ГК РФ (ст.ст. 1473, 1474 ГК РФ) на момент регистрации юридического лица  - ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД» содержали положения о фирменном наименовании как об объекте интеллектуальной собственности.

Согласно правовой доктрине средств индивидуализации, в совокупности с нормами части 4 ГК РФ, а также принимая во внимание Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при наличии споров, вытекающих из использования объектов интеллектуальной собственности, в том числе средств индивидуализации, применяется принцип старшинства, согласно которому правовая охрана сохраняется за тем средством индивидуализации, которое было зарегистрировано раньше спорного.

Товарный знак истца по свидетельству РФ № 558381 со словесным обозначением «MATEQUS» был зарегистрирован 25.11.2015 с датой приоритета 17.04.2014.

Так, согласно редакции части 4 ГК РФ от 12.03.2014 № 13 (дата приоритета товарного знака), а именно п. 8 ст. 1483 ГКРФ «не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака…».

В судебных актах Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) также отмечал, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (например, постановление СИП от 28 июля 2016 г. № С01-590/2016 по делу № А07-9621/2015). Для признания средств идентификации участников гражданского оборота и производимых ими товаров сходными до степени смешения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения средств индивидуализации в глазах потребителя.

Таким образом, истец зарегистрировал товарный знак со сходным до степени смешения фирменным наименованием юридического лица ИП ФИО2 в период существования ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД», т.е., получил исключительное право на словесное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, в обход закона с противоправной целью, следовательно, совершил недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Истцом, помимо регистрации товарного знака (MATEQUS) сходного до степени смешения с фирменным наименованием ФИО2 (МАТЕКУС ТРЕЙД), 17.05.2017 еще было зарегистрировано юридическое лицо с фирменным наименование ООО «МАТЕКУС», которое также сходно до степени смешения с фирменным наименование ИП ФИО2 (МАТЕКУС ТРЕЙД) и которое также было зарегистрировано в период действия исключительного права ИП ФИО2 на фирменное наименование, что противоречит п. 3 ст. 1474 ГК РФ, а именно: «не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица…».

Согласно открытым источникам в настоящий момент учредителем и генеральным директором истца и аффилированного ему юридического лица - ООО «МАТЕКУС» является ФИО3. До сентября 2023 года учредителем и генеральным директором ООО «МАТЕКУС» был родственник генерального директора истца – ФИО4.

Таким образом, истец и ООО «МАТЕКУС» являются аффилированными лицами по отношению друг к другу.

В отзывах ИП ФИО2 и ООО «Ростком» приведены таблицы № 1 и № 2, в которых указаны временные периоды, в которые истцом и аффилированным ему лицом были зарегистрированы:

1. Товарный знак по свидетельству РФ № 558381 с обозначением «MATEQUS»;

2. Товарный знак по свидетельству РФ № 1011057;

3. Юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью с фирменным наименованием «МАТЕКУС» (ИНН 

<

***>), в период действия исключительного права ФИО2 на фирменное наименование ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД» и товарный знак по свидетельству РФ 11 № 435607, при этом факт, что они ведут аналогичную деятельность, не оспаривается.

Следовательно, истцом и аффилированным ему ООО «МАТЕКУС», действия по регистрации товарных знаков по свидетельствам РФ №№ 558381, 1011057 и юридического лица – общества с ограниченной ответственностью с фирменным наименованием «МАТЕКУС» были осуществлены в обход закона (ст.ст. п. 8 ст. 1483, п. 3 ст. 1474 ГК РФ) с противоправной целью (злоупотребление правом).

Истец указывает в исковом заявлении, что ответчик массово незаконно использовал товарные знаки истца №№ 558381, 1011057 и требовал взыскать компенсацию в размере 1 000 000 рублей.

Позднее, истец обратился с заявлением об изменении основания иска от 16.12.2024 в порядке статьи 49 АПК РФ, изменил основание своего иска, отказавшись от требования в части товарного знака № 1011057 и просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение прав на товарный знак № 558381 MATEQUS в сумме 1 000 000 рублей, а затем снизил размер заявленной ко взысканию компенсации за нарушение прав на товарный знак № 558381 MATEQUS до 300 000 руб. 00 коп. (заявление истца об уточнении иска от 22.01.2025).

Истец представил в материалы дела образцы товаров - изоленту MATEQUS TRADE LTD Ответчика (с надписью «NEOMATEC») и изоленту истца (с надписью «MATEQUS»).

Таким образом, из материалов дела следует, что ответчик реализовывал товар – изоленту «NEOMATEC». 

Вместе с тем, товарный знак с указанным словесным обозначением зарегистрирован на ИП ФИО2, свидетельство РФ на товарный знак № 457038.

Истец не является правообладателем товарного знака со словесным элементом, размещенного на товаре, который истец считает контрафактным. Поставщиком изоленты «NEOMATEC» выступает ООО «Ростком», единственным участником и генеральным директором которого является ФИО2

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10), смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Судом установлено, что словесное обозначение «MATEQUS», размещено на однородном товаре над обозначением «NEOMATEK», выполненным значительно более крупным шрифтом, при этом надписи выполнены на фоне изображения товарного знака № 1011057 «», тождественном товарному знаку «» по свидетельству Российской Федерации № 435607 зарегистрированному 21.04.2011 с приоритетом от 25.03.2010 по заявке № 2010709327 на имя ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД» в отношении товаров 6-го класса «обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические тросы и проволока (неэлектрические); скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды; болты; винты; шурупы; гайки; втулки; гвозди; заглушки, пробки; задвижки; зажимы; заклепки; ключи; 3 колпачки укупорочные; кольца уплотнительные; прокладки; соединения для труб; средства обвязочные; фольга для оборудования и упаковки; ящики» и 17-го класса «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы; диэлектрики (изоляторы); изоляторы кабельные; краски, лаки изоляционные; перчатки изоляционные; пластыри изоляционные; прокладки; ткани изоляционные; фольга металлическая изоляционная» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ). Впоследствии исключительное право на указанный товарный знак перешло ФИО2 на основании договора об отчуждении исключительного права. Переход исключительного права зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 26.12.2018 за номером РД0281853.

А обозначение «» тождественно товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 457038, зарегистрированному 21.03.2012 с приоритетом от 25.03.2010 по заявке № 2010709326 на имя ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД» в отношении товаров 6-го класса «обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические тросы и проволока (неэлектрические); скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды; болты; винты; шурупы; гайки; втулки; гвозди; заглушки, пробки; задвижки; зажимы; заклепки; ключи; колпачки укупорочные; кольца уплотнительные; прокладки; соединения для труб; средства обвязочные; фольга для оборудования и упаковки; ящики», 9-го класса «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудования для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; аккумуляторы электрические; антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура коммутационная электрическая; батареи электрические; выпрямители тока; запоры электрические; индикаторы (электрические); кабели электрические; катушки индуктивности (обмотки); коллекторы электрические; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки соединительные (электрические); магниты; материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; переключатели электрические; предохранители электрические; провода 16 электрические; реле электрические; световоды оптические волоконные; соединения электрические; сопротивления электрические; схемы интегральные; транзисторы электрические; трансформаторы электрические; устройства для закрывания дверей электрические; устройства для предотвращения краж электрические; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства сигнальные (охранная сигнализация); электропроводка.» и 17-го класса «материалы для электроизоляции».

Впоследствии исключительное право на указанный товарный знак перешло ФИО2 на основании договора об отчуждении исключительного права. Переход исключительного права зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 26.12.2018 за номером РД0281853.

Таким образом, обозначение «NEOMATEK» доминирующего положения на упаковке товара не занимает и с учетом нанесения на нее двух других товарных знаков, принадлежащих производителю товара, не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя спорного товара.

Упоминание же спорного обозначения при описании товара также произведено с указанием товарного знака производителя.

Поскольку сходства до степени смешения между товарным знаком истца и спорными обозначениями судом не установлено, основания для удовлетворения требований о взыскании компенсации отсутствуют.

Кроме того, суд соглашается с доводами третьего лица, о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом в связи со следующим.

Истцом 17.04.2014 была подана заявка на регистрацию товарного знака (MATEQUS, свидетельство № 558381), сходного с фирменным наименованием юридического лица, принадлежащего ФИО2, (ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД», ИНН 

<

***>), которое было создано 01.02.2010, т.е. за четыре года до того, как истец подал заявку на регистрацию товарного знака.

ФИО2 являлся соучредителем и генеральным директором ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД» (

<

***>). Данное юридическое лицо существовало с 01.02.2010 по 01.10.2018.

Таким образом, истец зарегистрировал товарный знак в период существования ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД».

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно части 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии с частью 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Следуя части 3 статьи 10 ГК РФ в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные частью 2 статьи 10 ГК РФ, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2022 по делу № А40-205923/21 был признан факт нарушения ООО «Адольф Бухер» исключительного права ИП ФИО2 на изобразительный товарный знак № 435607 путем размещения изобразительного обозначения товарного знака № 435607 в сети «Интернет»; был признан факт нарушения ООО «МАТЕКУС» исключительного права на указанный товарный знак; установлен запрет ООО «Адольф Бухер» на использование товарного знака № 435607.

В соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2024 по делу № А40-93920/23-15-757 за нарушение исключительных прав на товарный знак № 435607 в пользу ИП ФИО2 взыскана компенсация в размере 250 000 руб. в том числе с ООО «Адольф Бухер».

Истец пытался оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку ИП ФИО2 (и ООО «МАТЕКУС ТРЕЙД») в коллегии Роспатента, однако решением Роспатента истцу было отказано в удовлетворении возражения.

Истец обращался в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к ИП ФИО2 о признании действий последнего по регистрации исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 435607 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции (дело № СИП894/2023). Истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований, Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал решение Суда по интеллектуальным правам, Верховный суд Российской Федерации возвратил истцу кассационную жалобу.

Истец также пытался оспорить решение Роспатента о регистрации договора отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 435607 (дело № А40-91120/2024). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.09.2024 по указанному делу в удовлетворении требований ООО «Адольф Бухер» о признании незаконными действий по регистрации отчуждения товарного знака по свидетельству РФ № 435607 отказано полностью. В соответствии с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2024 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Адольф Бухер» - без удовлетворения.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что истец пытается любыми способами оспорить принадлежащее ИП ФИО2 исключительное право на товарный знак по свидетельству РФ № 435607, а также взыскать компенсацию с иных лиц, которые, действуя добросовестно, приобретают товар изоленты NEOMATEC, производство которой осуществляется ООО «Ростком».

Кроме того, на оригинале товара (изоленты), представленного истцом, надпись MATEQUS (свидетельство № 558381) расположена на изображении товарного знака № 1011057 «».

Решением коллегии Роспатента по товарному знаку № 1011057 от 30.01.2025 удовлетворены возражения ИП ФИО2, поступившее 30.05.2024, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1011057 признано недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «дисперсии пластмасс; замазки стекольные; материалы фильтрующие из необработанных 17 пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ; пластмассы необработанные; предохранители для каучука; препараты вулканизирующие, усилители химические для каучука [резины]; ускорители вулканизации», товаров 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества окрашивающие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски клеевые; краски мочеотталкивающие; краски необрастающие; краски огнестойкие; краски токопроводящие; краски эмалевые; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных иолов; лаки копаловые; лаки паркетные; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия [краски] для рулонного кровельного материала; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, политуры; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фустин [краситель]; чернила токопроводящие; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати», всех товаров 17 класса МКТУ.

Указанное также свидетельствует о злоупотреблении истцом своими правами. 

В связи с изложенными обстоятельствами, требования истца удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В связи  с отказом в удовлетворении исковых требований, суд относит судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска (с учетом его уточнения) на  истца, как на лицо, не в пользу которого принят судебный акт. Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Адольф Бухер» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 000 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению от 04.08.2024 № 34.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

В силу статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья                                                                                                              С.А. Гавриш