АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                                        Дело № А65-6155/2020 

 

Дата принятия решения –  26 января 2021 года.

Дата объявления резолютивной части –  19 января  2021 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Панюхиной Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем  ФИО1,   

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Искар", г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Карбид Тулс Групп», г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 5000000 руб. компенсации, об обязании прекратить незаконное использование товарного знака,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения  имени академика Н.А.Пилюгина», г.Москва,  Акционерное общество «Щегловский вал», г. Тула, ООО «СП Карбид Тулс Рус», г. Казань

 

с участием:

от истца – не явился, извещен,

от ответчика -  ФИО2. доверенность от 21.07.2020, диплом.

от третьих лиц - не явились, извещены, 

 

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью "Искар", г.Москва (далее истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «Карбид Тулс Групп», г. Казань (далее ответчик)  о взыскании 5000000 руб. компенсации, об обязании прекратить незаконное использование товарного знака.

К участию в деле  привлечены третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина», г.Москва, (определение от 27.05.2020), Акционерное общество «Щегловский вал», г. Тула (определение от 18.09.2020), ООО «СП Карбид Тулс Рус», г. Казань (определение от 07.12.2020).

Определением  от 18.09.2020 судом в порядке ст. 49 АПК РФ  приняты  заявленные истцом  уточнения исковых требований (основание исковых требований)  вх. № 13249 от 26.08.2020 (т. 2 л.д.27-32).

Истец и третьи лица  в судебное заседание 13.01.2021  не явились, извещены, заявлений, ходатайств не представили.

Представитель ответчика  иск не признал, дал  пояснения.

В судебном заседании 13.01.2021 на основании ст. 163 АПК РФ объявлялся  перерыв до   19.01.2021. После перерыва судебное заседание было продолжено при участии представителя ответчика, который с иском не согласился, обосновал свои возражения.

Из материалов дела следует, что Компания Искар Ltd., Тефен, Израиль(IL) является правообладателем товарных знаков «ИСКАР» и «ISCAR» в отношении товаров 07 класса - режущие, канавочные, токарные, отрезные и фрезерные инструменты (части станков) и их компоненты, что подтверждается зарегистрированными в Федеральной службе по интеллектуальной собственности свидетельствами на товарные знаки № 94098 от 04.06.2000 (продление до 13.04.2023 на основании  изменения  к свидетельству на товарный знак (знак обслуживании) № 94098 (т. 2 л.д.42)),свидетельством на товарный знак № 94099 от 04.06.2000 (продление до 13.04.2023 на основании  изменения  к свидетельству на товарный знак (знак обслуживании) № 94099 (т. 2 л.д.41)). Данными товарными знаками Компания Искар Ltd., маркирует товар (металлорежущие инструменты).

 На основании Лицензионного договора № 1/ ЛС-2015 от 12.08.2015 и Эксклюзивного дистрибьюторского соглашения от 21.01.2016, заключенных между ООО «Искар» и Израильской компанией Искар Ltd., ООО «Искар» является единственным официальным торговым представителем и (эксклюзивным дистрибьютором товара (металлорежущие инструменты) Компании Искар Ltd. и обладателем исключительной лицензии на использование указанных товарных знаков на всей территории Российской Федерации, в соответствии с условиями которых только ООО "Искар" имеет право ввозить и реализовывать на территории Российской Федерации товар с использованием товарных знаков «ИCKAP»/«ISCAR». 

Из содержания Дистрибьюторского соглашения и Лицензионного договора следует, что после ввоза и товар с использованием товарных знаков «ИCKAP»/«ISCAR» на территорию Российской Федерации ООО «Искар» реализует данный инструмент как самостоятельно, так и через сеть официальных дилеров, при этом ООО «Искар» осуществляет контроль за тем, чтобы товар реализовывался только конечным потребителям, исключая его дальнейшую перепродажу. 

В соответствии с вышеуказанными соглашением и договором только ООО «Искар» имеет право на ввоз и организацию реализации на территории РФ товар с использованием товарных знаков "ИСКАР"/"ISCAR".

ООО «Искар» стало известно об участии ООО «Карбид Тулс Групп» в закупочных процедурах на право поставки товара с использованием товарных знаков «ИСКАР»/« ISCAR».

Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки «ИСКАР»/« ISCAR» по свидетельствам на товарные знаки № 94098, 94099, истец обратился к ответчику с претензией о пресечении нарушения прав (т. 1 л.д. 20-21, 10).

Неисполнение ответчиком требований истца явилось основанием обращения его в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы истца, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом. 

Статьей 1254 ГК РФ установлено, что если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 названного Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи). 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»  компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки «ИСКАР»/ «ISCAR» по свидетельствам Российской Федерации № 94098, № 94099, зарегистрированного в отношении товаров 07 класса - режущие, канавочные, токарные, отрезные и фрезерные инструменты (части станков) и их компоненты, установлен судом, подтвержден материалами дела.

В качестве  доказательств  нарушения ответчиком  исключительных  прав истца последний ссылается на участие   ответчика  в следующих  закупочных процедурах:

 - № 31908533215 по поставке  оборудования  ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения  имени академика Н.А.Пилюгина», г.Москва (протокол  подведения итогов № 434/2 от 05.12.2019 (т. 2 лд.96-97);

 - №  31908100841  по поставке оборудования ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения  имени академика Н.А.Пилюгина», г.Москва (протокол  № 306/2 от 25.07.2019 (т. 2 л.д.35-36);

- № 0215-020-00255-01 по поставке  оборудования  АО «Щегловский вал», г. Тула (протокол №0215-2020-00255-02 от 30.06.2020). 

Действительно,  ответчик  являлся  участником закупочных процедур - № 31908533215 и  №  31908100841. 

Вместе с тем,  предмет  закупочной процедуры № 31908533215 являлся инструмент металлообрабатывающий торговых марок Iscar,  Morse. В соответствии с  протоколом подведения итогов № 434/2 от 05.12.2019 победителем запроса  котировок (объявления о закупке)  признано – ООО «Торговый дом   Тернадо» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Таким образом, судом установлено, что согласно закупочной процедуры № 31908533215  для нужд третьего лица - ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения  имени академика Н.А.Пилюгина», г.Москва, проводился запрос котировок по предмету закупки. При этом извещение о проведении закупки № 434 от 18.11.2019 (т. 2л.д.20) содержало требование относительно поставки товара указанной в нем фирм-производителей, а не товарного знака.

Как уже было  отмечено выше ответчик по результатам проведения закупки не был признан победителем торгов, договор поставки спорного инструмента заключен с иным лицом. При этом сам по себе факт подачи ответчиком заявки на участие в закупке не свидетельствует о нарушении прав истца.

Аналогичная правовая позиция изложена Судом по интеллектуальным правам в постановлениях от 19.01.2018 по делу N А21-7531/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 14.05.2018 N 307-ЭС18-4529 в передаче кассационной жалобы BIG KAISER Prazisionswerkzeuge AG для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 21.03.2018 по делу N А40-109432/2017,  от 30.07.2018 по делу N А40-109138/2017, от 06.08.2018 по делу А40-141064/2017, от 09.08.2018 по делу А40-146587/2017, от 17.08.2018 по делу А40-146660/2017.

Кроме того, предметом  закупочной процедуры № 31908533215 являлся инструмент металлообрабатывающий торговых марок Iscar,  Morse, который является равноценным (взаимозаменяющим), то есть в случае  признания ответчика победителем  закупки, им мог быть поставлен  как товар  торговой марки Iscar, так и   Morse. 

Также следует отметить, что указание в заявке на возможность поставки товаров конкретной фирмы-производителя не может свидетельствовать о том, что в дальнейшем будут поставлены контрафактные товары либо оригинальные товары без согласия правообладателя товарных знаков. 

Доводы истца об участии  ответчика в закупочной процедуре - №  31908100841  по поставке  металлообрабатывающего  инструмента торговой марки Iscar, не могут быть приняты судом, так как в соответствии  с    протоколом подведения итогов № 306/2 от 25.07.2019 (т. 2 л.д.35-36)  победителем запроса котировок было признано ООО «СП Карбид Тулс Рус (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  еще одним участником торгов  являлся  ООО «Торговый дом Тернадо».

Ссылка истца на  участие   ответчика  в  закупочной процедуре № 0215-020-00255-01 по поставке  оборудования  АО «Щегловский вал», г. Тула, оформленной протоколом №0215-2020-00255-02 от 30.06.2020, в нарушение ст. 65 АПК РФ  истцом документально не подтверждена. Указанный  протокол  не содержит  наименоваие участников закупки, а лишь и идентификационные номера участников закупки. Письмо  третьего лица – АО «Щегловсий вал» исх. № 4065 от 23.07.2020 (т. 2 л.д.30) в ответ на письмо   истца  от 03.06.2020 (т. 2 л.д.103) также не подтверждает  факт использования ответчиком товарного знака  «ISCAR».

Определение  суда от 07.12.2020 в части  истребования у  АО «Щегловский вал»,     г. Тула доказательств оставлено последним без  исполнения. Иных доказательств, а именно  об истребовании документов у организатора  закупки  истцом не заявлено.

При этом, исходя из принципа состязательности (ст.9 АПК РФ), а также из положений части 2 статьи 66 АПК РФ, суд не  наделен полномочиями  на  истребование доказательств по собственной инициативе.

Таким образом, факт нарушения прав на товарные знаки ответчиком истцом не подтвержден, что свидетельствует о недоказанности нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки, в связи с чем суд не находит правовых оснований для удовлетворения исковых  требований истца.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины в сумме 57000 руб. (48000 руб. – требование о взыскании  5000000 руб. компенсации, 6000 руб. требование о прекращении использования товарного знака, 3000 руб. –по заявлению о принятии обеспечительных мер) относятся на  истца. Излишне уплаченная  истцом госпошлина в сумме 8000 руб. подлежит возврату из бюджета на основании  ст. 333.40 Налогового кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями ст.    110, 167 – 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

 

                                                            Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Искар", г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из бюджета 8000 руб. излишне уплаченной  госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок.

 

 

                                   Судья                                                                    Панюхина Н.В.