РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва                                                                                      Дело № А40-41198/23-5-331

25.10.2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 12.09.2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено 25.10.2023 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску ZAGTOON, SARL (ЗАГТУН, САРЛ) (75011, France, Paris, rue Sedaine, 24-28 (75011, Франция, 

<

...>) RCS Paris 521 477 539)

к ответчику: ИП ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 20.04.2021)

о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав на товарный знак №1334258 в размере 1 342 980 руб. 00 коп., почтовых расходов за направление ответчику претензии и искового заявления в размере 160 руб. 20 коп.

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ZAGTOON, SARL обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ИП ФИО2 о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав на товарный знак № 1334258 в размере 1 342 980 руб. 00 коп.

Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения заявленных исковых требований возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, ZAGTOON, SARL (ЗАГТУН, САРЛ) является обладателем исключительных прав на товарный знак №1334258 «»,зарегистрированный в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, принадлежат Правообладателю, что подтверждается свидетельством о международной регистрации знаков на товарный знак №1334258.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что ему стало известно что ИП ФИО2 (далее - ответчик) были допущены нарушения интеллектуальных прав на объекты интеллектуальной собственности правообладателя, путем продажи и предложения к продаже товаров, обозначенных результатами интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат истцу. Реализация указанных товаров, производилась с помощью маркетплейса www.wildberries.ru.

Спорные товары предлагались к продаже по адресным строкам: https://www.wildberries.m/catalog/27495089/detaiLaspx?targetUri=XS; https://www.wildberries.ru/catalog/27062400/detail.aspx?targetUrl=XS

Нарушение исключительных прав правообладателя на указанные выше результаты интеллектуальной деятельности подтверждается: скриншотами страниц маркетплейса www.wildberries.ru, на которых предлагались к продаже спорные товары.

Истец указал, что лицензионный договор между истцом и ответчиком, предметом которого являлась бы передача права на использование принадлежащих истцу объектов интеллектуальной собственности, перечисленных выше, не заключался, иным образом права на указанные объекты не передавались. Оснований для внедоговорного использования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отсутствуют.

Истец считает обоснованным требовать от ответчика выплаты компенсации за нарушение исключительных прав в размере 1 342 980 руб. 00 коп.

Согласно информации, доступной на открытом сервисе https://mpstats.io/, ответчиком с 02.05.2021 по 29.01.2023 были реализованы следующие товары: https://www.wildberries.ru/catalog/27495089/detail.aspx?targetUrl=XS в количестве 468 шт. на сумму 276 080 руб. 00 коп.; https://www.wildberries.ru/catalog/27062400/detail.aspx?targetUrl=XS в количестве 698 шт. на сумму 395 410 руб. 00 коп. 

С учетом изложенного размер компенсации рассчитан по формуле: 2* 671 490 = 1 342 980 руб. 00 коп.

На основании вышеизложенного истец просит о взыскании с ответчика компенсации за нарушение интеллектуальных прав на товарный знак № 1334258 в размере 1 342 980 руб. 00 коп.

В соответствии со статьей 4 (1) (а) протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, по правилам которого зарегистрирован товарный знак Правообладателя, с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной договаривающейся стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой договаривающейся стороны. Следовательно, в отношении исключительных прав Правообладателя на товарный знак в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

В пункте 3 статьи 1484 ГК РФ указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Истец как правообладатель имеет исключительное право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015г. № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Судом установлено, что при предложении к продаже и продаже товаров (игрушек) ответчиком использовано обозначение , тождественное товарному знаку истца №1334258 .

Как указано выше, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца. Доказательства наличия согласия истца на использование товарного знака суду не представлено. 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено о взыскании компенсации на основании пп. 2 п.4 ст.1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости контрафактного товара.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве не опровергают обстоятельства, указанные истцом. 

Документов, свидетельствующих о наличии оснований для освобождения от ответственности за нарушение исключительного права истца на товарные знаки в материалы дела ответчиком не представлено.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, п. 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену.

Таким образом, бремя доказывания и представления надлежащего расчета компенсации возлагается на истца, и не может быть переложено на ответчика.

Следовательно, применение компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) возможно при следующих обстоятельствах:

- существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета;

- стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу для расчета.

При этом отсутствие доказательств фактического существования хотя бы одного контрафактного экземпляра (товара) влечет за собой отказ в удовлетворении иска. В таком случае требование о взыскании компенсации в размере двойной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) является ненадлежащим способом защиты.

Между тем, возражая против удовлетворения заявленных исковых требований ответчик представил письменный отзыв в котором указал, что размер требуемой компенсации завышен. Ответчик указал, что стоимость выкупленных товаров составляет сумму в размере 516 902 руб. 98 коп.

Суд считает правомерным при расчете размера компенсации исходить из представленных ответчиком документов, свидетельствующих о том, что стоимость выкупленного товара на котором использовано спорное обозначение, составляет 516 902 руб. 98 коп.

Суд при мотивированном заявлении ответчика вправе снизить компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак, определенную по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости контрафактного товара ниже установленных законом пределов с учетом абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28 -П и 24.07.2020 № 40-П.

Как установлено судом, ответчик удалил с сайта весь контент, на который ссылается истец в иске.

При этом, компенсация в заявленном истцом размере, является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности и, тем самым, приводит к осуществлению прав Истца с нарушением прав и свобод Ответчика сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает компенсацию в размере 516 902 руб. 98 коп. (однократная стоимость товара) за нарушение исключительных прав истца соответствующей степени вины нарушителя и установленным обстоятельствам, в связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению в указанном размере.

Указанный размер компенсации, по мнению суда, соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерен последствиям совершенного ответчиком нарушения, направлен на восстановление имущественного положения истца и исключает неосновательное обогащение правообладателя. 

При указанных обстоятельствах, иск подлежит частичному удовлетворению в размере 516 902 руб. 98 коп.

Истцом также заявлено требование о взыскании судебных издержек.

Согласно ст. 106 АПК РФ  к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Вместе с тем, согласно абз. 2 ч. 1 ст. 110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, что в данном случае составляет 61 руб. 66 коп.

Расходы по уплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, ст.ст. 65, 71, 110, 112, 167 – 170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ZAGTOON, SARL (ЗАГТУН, САРЛ, регистрационный номер 521477539, дата регистрации 06.04.2010г.) компенсацию 516 902 (пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот два) руб. 98 коп., судебные издержки 61 (шестьдесят один) руб. 66 коп., а также 10 173 (десять тысяч сто семьдесят три) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Киселева Е.Н.