РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-145313/21-27-960

г. Москва

24 декабря 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2021года

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в открытом  судебном заседании рассмотрев дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРОВО" (121165, МОСКВА ГОРОД, КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 35, Э 1 ПОМ XXIX КОМН 1-8, ОГРН: 1037739227470, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2003, ИНН: 7731196376, КПП: 773001001)

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (123308, МОСКВА ГОРОД, 3-Я ХОРОШЁВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 4 ПОМ. I КОМ. 40, ОГРН: 1067746823099, Дата присвоения ОГРН: 17.07.2006, ИНН: 7733573894, КПП: 773401001)

третье лицо: КОРНЕЕВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ

об обязании аннулировать регистрацию доменного имени «samarovo.ru»

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРОВО" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (далее – ответчик) об обязании аннулировать регистрацию доменного имени «samarovo.ru».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06 сентября 2021 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Корнеев Семен Васильевич.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования, по основаниям, изложенным в заявлении.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам изложенным в отзыве.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом в судебное заседание не явилось, дело рассмотрено в его отсутствие.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материала дела, ООО «САМАРОВО» является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации №247188 с датой приоритета от 01.05.2003, дата истечения срока действия исключительного права 01.08.2031, содержащего рисунок и словесное обозначение «САМАРОВО» (выполнено буквами русского алфавита красного и черного цвета, включающее изобразительный элемент красного цвета большой буквы «А» по центру слова).

Основным видом деятельности  является производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и  санитарно-гигиенического  назначения; дополнительным производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов; производство парфюмерных и косметических средств.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): дезинфицирующие средства для гигиенических целей.

Сведения о товарном знаке находятся в открытом доступе. С использованием сайта https://samarovo.su/ru/ ООО «САМАРОВО» реализует производимые товары.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 19.08.2020 г. от Семена Корнеева с адреса samarovo@yandex.ги, как администратора доменного имени «samarovo.ru», поступило предложение о его приобретении за 1 000 000руб., включая комиссии по передаче домена через магазин.

Как установлено истцом, с использованием доменного имени «samarovo.ru» хозяйственная деятельность не осуществляется, при попытке входа на соответствующий сайт отказано в доступе.

Доменное имя, содержащее обозначение «samarovo.ru», сходное до степени смешения с товарным знаком общества и его фирменным наименованием, зарегистрировано 26.09.2005 г., то есть после начала осуществления Обществом своей деятельности (09.06.2000) и регистрации товарного знака (26.05.2003).

Разрешение на использование товарного знака истцом не выдавалось, лицензионный договор не заключался.

Согласно информации с вебсайта www.whois.ru, в качестве администратора домена указан «Private Person», регистратора- RU-CENTER-RU.

Согласно отзыву акционерного общества «Региональный сетевой информационный центр» (регистратор доменных имен) администратором доменного имени samarovo.ru является Корнеев Семен Васильевич.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1481 ГК РФ выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав .

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят:

 факт принадлежности истцу указанного права;

 факт нарушения ответчиком принадлежащего истцу права путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ .

При сравнении товарных знаков истца с обозначениями, использованными нарушителями суды руководствуются Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 № 482, а также разъяснениями, изложенными в пункте 162 Постановления Пленума №10.

Как предусмотрено п. 162 Постановления Пленума №10:

для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров;

смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак;

вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя 1) из степени сходства обозначений и 2) степени однородности товаров для указанных лиц.  Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В силу п. 41 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Так, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам указанным в Правилах.

Словесное обозначение «samarovo», используемое в доменном имени «samarovo.ru» является сходным до степени смешения с товарным знаком и фирменным наименованием истца «Самарово», является тождественным используемому в предпринимательской  деятельности доменному  имени  «samarovo.su», в целом ассоциируется с ним: имеет место 1) звуковое сходство (наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях); 2) смысловое сходство (совпадение значения обозначений в разных языках).

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ при тождественности или сходстве до степени смешения различных средств индивидуализации, если в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. 

Учитывая, что исключительные права ООО «САМАРОВО» на товарный знак возникли значительно ранее (дата приоритета 01.05.2003), чем зарегистрировано доменное имя - 26.09.2005), использование этого обозначения в доменном имени является неправомерным, принимая во внимание также, что с аналогичным доменным именем Общество само осуществляет хозяйственную деятельность.

В судебной практике регистрация доменного имени, содержащего тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица обозначение, рассматривается как акт недобросовестной конкуренции, создает препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

По обстоятельствам спора следует, что физическое лицо, заявляющее о принадлежности ему доменного имени samarovo.ru, но не осуществляющее с его использованием никакой деятельности, предложило владельцу товарного знака приобрести права на доменное имя за 1 000 000 рублей.

То есть в данном случае доменное имя не используется администратором  для идентификации товара (услуги). Имеются  основания  для вывода  о том,  что регистрация доменного имени, сходного до  степени  смешения с товарным  знаком, принадлежащим другому лицу, имела цель дальнейшей перепродажи его законному владельцу.  

Как разъяснено в пункте 158 Постановления Пленума №10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом.

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

В пункте 158 Постановления Пленума № 10 приведен правовой подход, согласно которому требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

В соответствии с п. 2.9 Правил регистрации доменных имен в доменах.RU и .РФ (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81) (далее-Правила) Регистратор не вправе самостоятельно принимать решение об удовлетворении претензий третьих лиц на доменное имя. Лицо, полагающее, что администрирование доменного имени его администратором нарушает права этого лица (в частности, права на товарный знак, фирменное наименование, другую интеллектуальную собственность, наименование некоммерческой организации или государственного органа), вправе предъявить претензию администратору, а также обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Согласно Правилам регистрации доменов, администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок пользования доменом.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Таким образом, в силу указанных разъяснений и норм, поскольку администрирование доменного имени осуществляется частным лицом, ответственность за неправомерное использование (регистрацию) доменного имени в соответствии с Правилами  должен нести его администратор, поскольку наличие права администрирования доменного имени второго уровня, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя, создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени .

В постановлении от 11.11.2008 по делу № 5560/08 Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно (положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN).

Указанная совокупность признаков в рассматриваемом случае присутствует. 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, -1) к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, 2) а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Таким образом, ответчиками в арбитражном процессе выступают лица, нарушающие права и законные интересы истцов, а также иные лица, которые могут пресечь незаконные действия нарушителя прав по делам об интеллектуальной собственности .

В силу подпункта 5 пункта 8.1. Правил регистрации доменных имен в домене ".RU" и ".РФ", утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81 (далее - Правила), регистрация доменного имени подлежит аннулированию на основании вступившего в законную силу судебного акта.

При аннулировании регистрации в связи с недобросовестными действиями администратора при регистрации доменного имени регистратор уведомляет администратора о предстоящем аннулировании за 10 дней (пункт 8.2 Правил).

Поскольку факт регистрации доменного имени samarovo.ru нарушает права истца, администратором доменного имени осуществляются недобросовестные действия, а у регистратора имеется техническая возможность пресечь нарушение прав, предъявление иска к Регистратору об аннулировании регистрации доменного имени samarovo.ru не противоречит внутренним правилами, установленными для ответчика.

Установление в Правилах основания для аннулирования регистрации домена не означает невозможность принятия судебного акта о пресечении нарушения путем аннулирования регистрации доменного имени, поскольку Правила не являются нормативным актом и не могут ограничить предоставленную законом (пп. 2 п. 1 статьи 1252 ГК РФ) возможность защиты права истца путем предъявления такого требования.

Требование истца об аннулировании регистрации доменного имени, является специальным способом защиты нарушенного права, которое ввиду незаконного использования товарного знака истца, а также ввиду незаконной регистрации домена с наименованием, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, направлено на пресечение любых действий, нарушающих указанное исключительное право истца.

Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца. Удовлетворение заявленных требований об аннулировании регистрации доменного имени позволит пресечь нарушение прав правообладателя.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Системное толкование статей 40, 51, 101, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предполагает включение в состав субъектов отношений по возмещению судебных расходов не только  сторон соответствующего спора, но и иных лиц, к которым в числе прочих относятся третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.

Получив возможность пользоваться процессуальными правами, третье лицо принимает на себя и процессуальные обязанности, одной из которых является обязанность по возмещению судебных расходов. Поскольку третьи лица являются лицами, участвующими в деле, на них в силу закона (часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) при наличии к тому необходимых оснований может быть возложена обязанность по возмещению судебных расходов, между несением которых и процессуальными действиями третьих лиц имеется причинно-следственная связь.

Как отмечено в пункте 5 подраздела III раздела «Судебная коллегия по экономическим спорам» Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015, если действия третьего лица привели к увеличению судебных расходов других лиц, участвующих в деле, на нем лежит обязанность их возмещения в соответствующей части. 

Таким образом, по общему правилу судебные расходы по делу подлежат взысканию с проигравшей стороны, за исключением тех расходов, которые вызваны исключительно действиями третьего лица. В этой части они взыскиваются с третьего лица.

При названных обстоятельствах, учитывая, что обращение заявителя в суд, вызвано недобросовестными действиями Корнеева С.В. судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу заявления в размере 6000 руб. подлежат взысканию с Корнеева С.В.

Руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать АО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (123308, МОСКВА ГОРОД, 3-Я ХОРОШЁВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 4 ПОМ. I КОМ. 40, ОГРН: 1067746823099, Дата присвоения ОГРН: 17.07.2006, ИНН: 7733573894, КПП: 773401001) аннулировать регистрацию доменного имени «samarovo.ru».

Взыскать с Корнеева С.В. в пользу ООО "САМАРОВО" (121165, МОСКВА ГОРОД, КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 35, Э 1 ПОМ XXIX КОМН 1-8, ОГРН: 1037739227470, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2003, ИНН: 7731196376, КПП: 773001001) расходы по уплате государственной  пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В.И. Крикунова