ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №   А70-6158/2021

29 сентября 2021 года

город Омск

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи  Шиндлер Н.А.

рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-7629/2021) закрытого акционерного общества «Ясень» на решение Арбитражного суда Тюменской области от 24.06.2021 по делу № А70-6158/2021 (судья Петренко О.В.), рассмотренному в порядке упрощенного производства по иску Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан Юкей Лимитед) к закрытому акционерному обществу «Ясень» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 625031, 

<

...>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

установил:

Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан Юкей Лимитед) (далее – истец, компания) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «ЯСЕНЬ» (далее – ЗАО «ЯСЕНЬ», ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1 212 958 в размере 20 000 руб., компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 1 224 441 в размере 20 000 руб., компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «Мама Свинка» в размере 20 000 руб., компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «Папа Свин» в размере 20 000 руб., компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «Поросёнок Джордж» в размере 20 000 руб., а также судебных издержек в размере стоимости вещественного доказательства – товара, в сумме 1 008 руб., стоимости почтовых отправлений в виде претензии и искового заявления в размере 321 руб. 54 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 24.06.2021 по делу № А70-6158/2021 исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца взыскана  компенсация в общем размере 100 000 руб., а также 4 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, 321 руб. 54 коп. почтовых расходов, 1 008 руб. расходов на приобретение контрафактного товара.

Не согласившись с принятым судебным актом, ЗАО «ЯСЕНЬ» обратилось с апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение Арбитражного суда Тюменской области от 24.06.2021 по делу № А70-6158/2021 отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований истца в полном объеме. 

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на то, что товарные знаки являются фактически группой знаков одного правообладателя – истца, ответчиком допущено одно нарушение. Судом первой инстанции принято решение без учета правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 по делу № А40-82533/11-12-680, согласно которой размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Заявленный размер компенсации в сумме 100 000 руб. является чрезмерным,   противоречит   принципам   разумности   и   справедливости,  носит «карательный»   характер,   не  отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств. Ответчик отмечает, что при определении размера компенсации необходимо учесть отсутствие вреда, причиненного истцу, малозначительную степень вины ответчика, приобретшего незначительный объем товара у крупного оптового продавца, отсутствия негативных последствий для истца и обоснования истцом наступления негативных последствий, недоказанность вероятных убытков истца, участие в возможном нарушении множества иных лиц, а также цели взыскания компенсации и законодательного регулирования в данной сфере, иные обстоятельства, влекущие необходимость существенного снижения размера компенсации.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам. С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов апелляционной жалобы и возражений относительно апелляционной жалобы суд может вызвать стороны в судебное заседание.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве», апелляционные жалобы, представления на судебные акты по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются судом апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции в упрощенном производстве с особенностями, предусмотренными статьей 335.1 ГПК РФ, статьей 272.1 АПК РФ.

В частности, такая апелляционная жалоба, представление рассматривается судьей единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи. В то же время правила частей первой и второй статьи 232.4 ГПК РФ, абзаца первого части 1, части 2 статьи 229 АПК РФ не применяются.

С учетом приведенных положений настоящая апелляционная жалоба рассматривается без вызова лиц, участвующих в деле, с извещением их посредством размещения соответствующих сведений на официальном интернет-сайте суда.

Рассмотрев апелляционную жалобу, отзыв, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака № 1212958, а также товарного знака № 1224441 (логотип «PEPPA PIG»), что подтверждается выписками из международного реестра знаков от 11.10.2013, имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг 28 класса Международной классификации товаров и услуг, включающего, в том числе игрушки.

Кроме того, истец является правообладателем исключительных прав на произведения изобразительного искусства, которые подлежат правовой охране как самостоятельные произведения изобразительного искусства: произведение изобразительного искусства Mummy Pig («Мама Свинка»); произведение изобразительного искусства Daddy Pig («Папа Свин»); произведение изобразительного искусства George Pig («Поросёнок Джордж»).

В подтверждение наличия вышеуказанных исключительных прав на произведения изобразительного искусства истцом представлена копия апостилированного аффидавита ФИО1 Гона от 05.09.2018 с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В обоснование исковых требований истец указывает, что 19.02.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, ответчиком произведена продажа товара (набор) с использованием произведений изобразительного искусства и товарных знаков, принадлежащих истцу.

В подтверждение факта реализации товаров представлен чек от 19.02.2019, видеозапись процесса закупки, контрафактный товар.

Считая, что действиями ответчика нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуальных прав, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием добровольно возместить причинный ущерб в виде компенсации по факту нарушения исключительных прав. 

Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился с настоящим иском в суд.

24.06.2021 Арбитражный суд Тюменской области принял решение, обжалуемое ответчиком в апелляционном порядке. 

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его изменения или отмены, исходя из следующего.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно статье 1225 ГК РФ к числу охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации относятся, в том числе, произведения искусства и товарные знаки.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Принадлежность истцу исключительных прав на товарные знаки № 1212958, № 1224441 (логотип «PEPPA PIG»), подтверждается выписками из международного реестра знаков от 11.10.2013. 

Исключительные права на произведения изобразительного искусства Mummy Pig («Мама Свинка»), Daddy Pig («Папа Свин»), George Pig («Поросёнок Джордж») подтверждаются представленной в материалы дела копией апостилированного аффидавита ФИО1 Гона от 05.09.2018 с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Материалами дела подтверждается, что 19.02.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, ответчиком была произведена продажа товара (набор) с использованием произведений изобразительного искусства и товарных знаков, принадлежащих истцу.

Факт реализации товаров подтвержден чеком от 19.02.2019, видеозаписью процесса закупки, контрафактным товаром и по существу не оспаривается ответчиком. 

О фальсификации представленных истцом доказательств ответчиком не заявлено, опровергающих их доказательств не представлено.

Сравнив изображения, размещенные на спорных товарах, с изображениями произведений изобразительного искусства, права на которые принадлежат истцу, суд приходит к выводу, что размещенные на указанных товарах изображения ассоциируются с названными произведениями изобразительного искусства.

Доказательства правомерности использования товарных знаков, изображений истца ответчиком в материалы дела также не представлены.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции сделал верный вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из искового заявления следует, что истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 100 000 руб. (по 20 000 руб. за каждое произведение изобразительного искусства и каждый товарный знак).

 Суд первой инстанции, проанализировав обстоятельства дела, а также позиции сторон, пришел к выводу об отсутствии оснований для уменьшения размера подлежащей взысканию в пользу истца компенсации. Суд указал, что, осуществляя предпринимательскую деятельность с должной степенью добросовестности, осмотрительности и разумности, которые в условиях гражданского оборота должны сопутствовать юридически значимому поведению, ответчик имел возможность и должен был установить правовой режим объектов, права на которые им нарушены, и предполагать правовые последствия представления к реализации контрафактной продукции прежде наступления момента совершения соответствующих действий.

В апелляционной жалобе ответчик оспаривает выводы суда об отсутствии оснований для снижения размера компенсации, указывая на то, что товарные знаки являются фактически группой знаков одного правообладателя, в силу чего ответчиком допущено одно нарушение.

Суд апелляционной инстанции полагает данный довод необоснованным, принятия во внимание, что требования заявлены в отношении 2 товарных знаков и 3 произведений изобразительного искусства. 

Из пункта 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, следует, что под группой (серией) товарных знаков понимается совокупность товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков. 

Вопреки доводу ответчика, товарные знаки истца не являются группой (серией) товарных знаков, поскольку не являются зависимыми друг от друга, не связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, данные товарные знаки не имеют фонетическое и семантическое сходство, а также имеют существенные графические отличия.

Товарные знаки истца не имеют ни одного признака, который бы позволил классифицировать их как группу (серию) товарных знаков, в связи с чем данные товарные знаки серией (группой) не являются.

Охраняемые товарные знаки не только не содержат один и тот же словесный или изобразительный элемент, но и представляют собой совершенно разные изображения. Товарные знаки истца зарегистрированы как самостоятельные объекты интеллектуальной собственности и имеют правовую охрану на территории Российской Федерации, и не являются серией (группой) товарных знаков ввиду отсутствия необходимых для этого признаков.

Действительно, ответчиком допущено одно нарушение при продаже одного набора игрушек, однако, как было выше сказано, абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,  то размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Доводы подателя жалобы о том, что судом принято решение без учета правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 по делу № А40-82533/11-12-680, а заявленный размер компенсации в сумме 100 000 руб. является чрезмерным, противоречит  принципам  разумности  и  справедливости,  носит «карательный» характер, отклоняются апелляционным судом, так как ответчиком доказательств, на основании которых возможно снижение компенсации не представлено, в том числе доказательств отсутствия на стороне истца убытков или того, что размер убытков не сопоставимы с размером взысканной компенсации. 

В пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При рассмотрении настоящей категории дел  именно на ответчика возложено бремя предоставления доказательства отсутствия на стороне истца убытков или того, что размер убытков не сопоставим с размером взысканной компенсации (статьи 9, 65 АПК РФ). 

При этом отсутствие расчета убытков со стороны истца не отменяет обязанность именно ответчика доказать отсутствие убытков на стороне правообладателя. 

Исходя из существа отношений, возникновение на стороне истца убытков в результате незаконного использования объектов интеллектуального права предполагается, в силу чего доводы ответчика об отсутствии негативных последствий для истца являются несостоятельными. 

Суд апелляционной инстанции также принимает во внимание правовую позицию, изложенную Конституционным Судом Российской Федерации в пункте 3 Постановления от 24.07.2020 № 40-П, согласно которой будучи мерой гражданско-правовой ответственности, компенсация имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Соответственно, компенсация может быть больше (в умеренных пределах), чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных прав. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 № 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Кроме этого, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что ответчик не доказал также то обстоятельство, что правонарушение не носило грубый характер и ему не было известно о контрафактности используемой продукции, не представил доказательств принятия им мер для проверки товара на контрафактность.

Информацию о правообладателе, охраняемых товарных знаках, лицензиатах и иные сведения, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, можно получить из открытых и общедоступных источников.

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца, ответчиком в материалы дела не представлено.

Кроме того, ранее ответчик ранее привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав иного правообладателя, что подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Тюменской области по делу № А70-4605/2017 от 13.07.2017, что свидетельствует о систематичности нарушений со стороны ответчика.

Анализируя материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для снижения размера компенсации в настоящем случае.

Истцом также были предъявлены требования о взыскании с ответчика расходов по приобретению контрафактного товара в размере 1 008 руб., судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб., почтовых расходов в размере 321 руб. 54 коп.

Требования в данной части удовлетворены судом первой инстанции с учетом правил статей 101, 106, 110 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции полно исследовал и установил фактические обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам и правильно применил нормы материального права, не допустив при этом нарушений процессуального закона. Нарушения норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого решения, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины в связи с подачей апелляционной жалобы относятся на ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «Ясень» оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Тюменской области от 24.06.2021 по делу № А70-6158/2021 – без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

Н.А. Шиндлер